4. RESOLUCION TRIBUNAL INDECOPI Backus y Ambev Peru.pdf

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIN N1326-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N 195126-2003

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SOLICITANTE : UNION DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

OPOSITORA : COMPAA CERVECERA AMBEV PER S.A.C. Solicitud de registro de forma tridimensional de botella - Cosa decidida - Derecho de peticin, excepciones - Avocamiento indebido a causa pendiente - Recurso de reconsideracin, nueva prueba Determinacin de los puntos a tratar por la Sala, artculo 5 de la Ley 27444 - Formas usuales - Distintividad - Distintividad adquirida Lima, dos de diciembre del dos mil cinco I. ANTECEDENTES Con fecha 7 de noviembre del 2003, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Per) solicit el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase cilndrico con boca redonda, pico ranurado con ribete sobresalido, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco cilndrico y base redonda. La circunferencia de la base se encuentra adornada en todo su alrededor por figuras en alto relieve en forma de pestaas. El dimetro de la base es de 7.5 cm. La altura del envase es de 27.5 cm. El envase tiene una capacidad de 620 ml. y se encuentra diseado en vidrio transparente de color amarillo mbar; conforme al modelo, para distinguir exclusivamente cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Incluy la siguiente nota: Al final del cuello lleva en alto relieve un logo con las siglas CFC, el cual no se reivindica.


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Mediante provedo de fecha 27 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos requiri a Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. que cumpla con adecuar su descripcin a los colores que aparecen en el facsmil presentado o que, en su defecto, cumpla con presentar nuevo facsmil donde se aprecie el color amarillo mbar. Asimismo, dej constancia que, toda vez que en el logotipo presentado no se aprecia que en el cuello de la botella aparezca en alto relieve un logo con las siglas CFC y teniendo en cuenta que la solicitante ha sealado que no desea reivindicar dicho elemento, no se considerar en la descripcin del signo solicitado. Con fecha 5 de febrero del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. cumpli con acompaar nueva reproduccin de su envase en dimensiones mayores a las que obran en autos. Respecto al color de su envase, seal que el mismo resulta difcil de precisar - dado que el mbar presenta tonalidades unas veces ms oscuras que otras, las que no siempre pueden ser apreciadas fidedignamente en un facsmil o fotografa -, por lo que consider que la mejor forma de apreciar ese amarillo mbar que se indica en la descripcin de su marca es observando a trasluz dicho envase. Indic que, dado que el signo que se solicita no se trata en realidad de un facsmil o fotografa sino de un envase, est acompaando una muestra del mismo. Con fecha 6 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dio por absuelto el trmite y emiti la orden de publicacin del signo solicitado, describindolo como la forma tridimensional de un envase de forma cilndrica con boca redonda, pico ranurado sobresaliendo el ribete, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, el cuerpo tiene forma cilndrica y la base es redonda y se encuentra adornada por figuras en alto relieve en forma de pestaas alrededor, el envase tiene color amarillo mbar; conforme al modelo, para distinguir exclusivamente cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial1. Con fecha 23 de abril del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. (Per) formul oposicin manifestando lo siguiente: (i) Es una empresa dedicada a la fabricacin, embotellado, distribucin,

venta, importacin y exportacin de cerveza y bebidas; as como a la instalacin, construccin y operacin de cerveceras, fbricas de bebidas y plantas industriales.

(ii) Es licenciataria del logotipo conformado por la denominacin COMPAA CERVECERA AMBEVPERU escrita en letras

1 Cabe sealar que, con fecha 1 de marzo del 2004, la solicitante efectu la publicacin del aviso en los mismos trminos de la orden conferida.


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caractersticas en colores azul y rojo, registrada bajo certificado N 93153 para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

(iii) El signo solicitado carece de distintividad, toda vez que constituye una forma usual de envase, pudiendo ser identificado por el consumidor nicamente con la presencia de una etiqueta.

(iv) Una marca constituida por una forma tridimensional debe presentar caractersticas propias que le otorguen distintividad; sin embargo, el signo solicitado no cuenta con elementos diferenciadores respecto de otras formas tridimensionales que son comercializadas en el mercado para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, constituyendo una forma usual y comn. En tal sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en los incisos b) y c) del artculo 135 de la Decisin 486.

(v) Mediante expedientes N 174826-2003 y N 174827-2003, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. solicit el registro de la marca constituida por la forma de un envase cilndrico con boca redonda, pico ranurado con ribete sobresalido, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco cilndrico y base redonda, para distinguir productos de las clases 21 y 32 de la Nomenclatura Oficial, la cual es igual al signo solicitado. En dichas solicitudes - denegadas en las dos instancias administrativas la solicitante utiliz los siguientes argumentos: - De haberse analizado la registrabilidad del signo solicitado tomando en consideracin la actual realidad del mercado cervecero peruano, se hubiera comprobado su procedencia y validez.

- Desde hace muchas dcadas, las empresas cerveceras peruanas utilizaron para la venta de cerveza, el envase de vidrio mbar de 620 ml materia de la presente solicitud, siendo que en el Per jams se han comercializado cervezas importadas en envases similares al solicitado.

- Actualmente, el grupo empresarial Backus fabrica el 100% de la cerveza nacional, lo cual trae como consecuencia un cambio sustancial en cuanto al poder distintivo y registrabilidad que los referidos envases pueden ostentar.

- El grupo Backus es el nico que emplea los envases de vidrio de 620 ml. En ese sentido, al no existir empresas competidoras que hagan uso de los envases en cuestin, no queda duda que la presencia del referido diseo en el mercado remite a los consumidores al grupo empresarial Backus.

- En aplicacin del ltimo prrafo del artculo 135 de la Decisin 486, que recoge el secondary meaning, el signo solicitado es susceptible de ser registrado como marca.


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- De negarse el registro del signo solicitado, se permitira el uso de su envase a un futuro fabricante, con lo cual se producira confusin en el mercado respecto al origen empresarial del producto, dando origen a un acto de competencia desleal.

vi) Siendo que el producto a distinguir es cerveza, el pblico consumidor elegir el producto en base al precio y sabor, diferencindolo de acuerdo a la marca conformada por la etiqueta y no de acuerdo a la forma del envase, toda vez que sta constituye una forma usual.

vii) En el presente caso, no es posible aplicar la figura de la distintividad adquirida recogida en el ltimo prrafo del inciso c) del artculo 486, puesto que la misma no alcanza a los signos constituidos por formas usuales de los productos o del envase de los mismos.

Cit y acompa jurisprudencia por considerarla aplicable al caso. Con fecha 10 de junio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. absolvi el traslado de la oposicin manifestando lo siguiente: (i) El signo solicitado no constituye una forma usual de los envases de

cerveza: - La simplicidad en el diseo de una marca tridimensional no excluye a ese diseo del registro pues la creatividad es ajena al concepto marcario; bastar que la forma tenga una conformacin especial, no constituya la forma corriente del bien y sea distinta de las formas que otros productores del mismo producto utilizan para expender su propio producto, para que entonces la forma merezca la proteccin correspondiente.

- Si el diseo de una botella desprovista de una etiqueta es capaz de distinguirse clara y fcilmente de las formas de otras botellas disponibles en el mercado para identificar el mismo tipo de productos, entonces la conclusin es que esa forma de botella solicitada est dotada del nivel de distintividad necesario establecido en el artculo 134 de la Decisin 486.

- Por tanto, para determinar la registrabilidad del signo, es necesario demostrar que: i) esa forma no es utilizada como tal por los dems entes que intervienen en la comercializacin o fabricacin de los mismos productos y ii) esa forma es distinguida por los consumidores como identificadora de un origen empresarial especfico.

- Coexisten en el mercado peruano, para distinguir cervezas, las siguientes marcas: CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA, HEINEKEN, QUILMES, CORONA EXTRA, FOSTERS, HOLSTEN y POLAR. Sin embargo, es posible encontrar otras marcas de cervezas cuya produccin es limitada. De las marcas sealadas, slo las cervezas CRISTAL, PILSEN Y CUSQUEA (fabricadas y comercializadas por su empresa) utilizan el envase cuyo diseo se pretende registrar, siendo


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comercializadas las dems cervezas en envases completamente diferentes. En ese sentido, la forma tridimensional del envase cuyo registro se pretende es utilizada nicamente por su empresa (tanto en el mercado limeo como en diferentes mercados al interior del pas), por lo tanto, no puede ser considerada una forma usual, necesaria ni de uso comn. Por ello, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicin establecida en el inciso c) del artculo 135 de la Decisin 486.

- La forma peculiar de la botella asociada a las diversas marcas de su empresa con la cual comercializa sus productos (cerveza) es la forma de comunicacin usual, menos onerosa y ms exacta entre el fabricante y el consumidor.

(ii) El signo solicitado es distintivo: - Por tratarse de una forma tridimensional de envase, el signo solicitado tiene caractersticas de uso inevitable a fin de cumplir su funcin (forma que contiene, forma que permite la salida del contenido y forma que lo sostiene). Sin embargo, la concurrencia de los tres elementos no convierte en s mismos a todos los diseos de envases en formas usuales o habituales y, por lo tanto, irregistrables. En efecto, no existe una forma nica que deban usar todos los agentes comerciales para el mismo producto, pudiendo variar en el tamao, grosor, diseo, textura y color. El lmite de la registrabilidad est dado slo por la posibilidad de confusin con envases idnticos ya usados y registrados con anterioridad; si la forma no es usual o comn y no es ordinaria, se est frente a una forma distintiva. Adems, si el consenso mayoritario del consumidor le reconoce distintividad y lo asocia con un determinado origen empresarial (lo que ocurre en el presente caso), el signo es distintivo y, por lo tanto, registrable.

- Su empresa ha realizado estudios de mercado a fin de determinar si el signo solicitado constituye un signo distintivo para el consumidor peruano, concluyendo que el consumidor asocia dicho envase a su empresa.

(iii) En el supuesto que el signo solicitado no se considere distintivo, ha adquirido distintividad secundaria: Aun cuando el signo solicitado no fuese distintivo en origen, resulta claro (de acuerdo a los estudios realizados) que dicha forma tridimensional ha adquirido significado secundario y, por lo tanto, distintividad, toda vez que el consumidor peruano y los medios comerciales slo lo asocian a un origen empresarial (Backus) y nicamente a las marcas de cerveza que dicha corporacin fabrica y expende, como son: CRISTAL, PILSEN, AREQUIPEA, CUSQUEA, SAN JUAN y MALTA POLAR.

(iv) Las resoluciones citadas por la opositora no son aplicables en el presente caso, toda vez que en ellas se ha incurrido en graves errores


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conceptuales y de aplicacin de la norma legal, por lo que no pueden constituir un precedente.

Cit jurisprudencia y doctrina por considerarlas aplicables al caso. Adjunt los siguientes medios probatorios: - Actas notariales de presencia realizadas en diferentes establecimientos de Lima y otras ciudades del pas a fin de constatar la forma de los envases en los que se comercializa la cerveza.

- Informe realizado por Elspuru Consultores EGE Consultores SAC Dictamen: Establecer si la botella de cerveza 620 ml de la corporacin Backus constituye un signo distintivo (Corporativo) desde el punto de vista de marketing y el consumidor peruano, de fecha 8 de junio del 2004.2

- Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Distintividad de botella Backus - Informe final, emitido en junio del 20043.

- Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Envases de cerveza en el Per - Evaluacin en Hogares, emitido en diciembre del 20034.

- Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Envases de cerveza en el Per - Evaluacin entre minoristas, emitido en diciembre del 20035.

2 En dicho informe se concluy lo siguiente:

- La botella utilizada por Backus como envase es asociada de manera clara con las marcas que la usan y con su origen empresarial y basta que a los consumidores se les presente un envase del mismo color y forma parecida, para que exista un considerable riesgo de confusin.

- Desde hace varios aos Backus viene realizando una cuantiosa inversin en campaas publicitarias, habiendo logrado que la botella de 620 ml. sea asociada con importantes imgenes, sensaciones y valores corporativos, que la convierten en un patrimonio de marca construido a lo largo del tiempo y que le otorgan un valor intangible inconmensurable y que su empresa sea asociada con sensaciones, imgenes y valores corporativos igualmente importantes.

- La asociacin entre la botella Backus, las marcas que la utilizan y su origen empresarial es tan alta que si otra empresa utilizase la misma botella, existira un lato riesgo de confusin y dicha empresa se beneficiara de manera parasitaria de la enorme inversin desarrollada por Backus durante muchos aos.

- La botella Backus goza de significado secundario. 3 En dicho informe, se concluy, luego de realizar un estudio cuantitativo, no probabilstico - con la tcnica de entrevistas en locacin central y una muestra de 600 entrevistados (hombres entre 25 y 54 aos) - que la totalidad de los mismos al ver la botella de 620 ml. en que Backus comercializa sus cervezas la asociaron a las tres marcas que Backus utiliza para expender su producto y que el 91% de consumidores consideran que el producto que se vende en l tiene como origen empresarial a Backus.

4 El informe concluy, luego de realizar un estudio cuantitativo con representatividad nacional a un total de 1,521 entrevistados de ambos sexos mayores de 18 aos, que prcticamente toda la poblacin identifica a la botella de 620 ml. en que Backus comercializa sus cervezas como una botella de cerveza. Asimismo, indican que las marcas a las que pertenecen estas botellas son CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA y AREQUIPEA; y que la compaa a quien pertenecen estas marcas de cerveza es Backus (mencionada por dos de cada tres de los entrevistados). Un tercio de las personas no mencion a Backus como la empresa que fabrica estas cervezas ni precis la empresa que fabrica estas marcas de cerveza; sin embargo, ms de la mitad indic que s conoce a la empresa Backus. Respecto al nivel de acuerdo o desacuerdo con que se use la botella para envasar cervezas extranjeras, algo mas de la mitad est muy en desacuerdo o en desacuerdo en que se utilice la botella para envasar cervezas extranjeras dando como razones que el envase es peruano, para cervezas peruanas y para productos peruanos y que cada marca debe crear su propio envase.


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Material publicitario de las cervezas identificadas con las marcas CRISTAL y PILSEN, contenidas en una botella cuyas caractersticas son las mismas que las del signo solicitado6.

Con fecha 17 de junio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present impresiones a colores de fotografas en las que se observa diversas marcas de cervezas que presentan diferentes formas de envases. Con fecha 21 de junio del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C solicit suspender la tramitacin del presente procedimiento. Manifest lo siguiente: (i) Ha denunciado ante la Comisin de Libre Competencia a Unin de

Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y a diversas empresas que conforman el mismo grupo econmico, as como a la Confederacin de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas, por la comisin de actos contrarios a la libre competencia, debido a la estrategia anticompetitiva del Grupo Backus para que su empresa no acceda al Comit de Fabricantes de Cerveza, el cual administra el sistema de intercambiabilidad de envases.

(ii) La solicitante pretende lograr con el registro del signo tridimensional la utilizacin exclusiva de los envases que son los que intercambian los consumidores al momento de adquirir las cervezas de las distintas marcas existentes en el mercado, a fin de eludir los efectos del futuro pronunciamiento de la Comisin de Libre Competencia.

(iii) El Comit de Fabricantes de Cerveza, integrado nicamente por empresas del Grupo Backus, pretende transferir a favor de la Confederacin de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas la marca colectiva constituida por el tringulo y las iniciales CFC. Dicho procedimiento se encuentra suspendido hasta que se resuelva la denuncia formulada por su empresa.

(iv) Los integrantes del Comit de Fabricantes de Cerveza - cuando no era controlado totalmente por el Grupo Backus - establecieron que, tanto la marca colectiva como el envase homogneo deben ser utilizados siempre en forma conjunta, debido a que, como se ha mencionado, de permitirse la introduccin y circulacin en el mercado de envases

5 Se concluy - luego de realizar un estudio cuantitativo con representatividad nacional en responsables o dueos de locales en los que se vende cerveza - que, de manera espontnea y en primera instancia, casi la totalidad de los entrevistados identifican el envase como una botella de cerveza, siendo las principales marcas asociadas CRISTAL y PILSEN y, en menor proporcin, CUZQUEA y AREQUIPEA. Una gran mayora mencion a Backus como la compaa a la cual pertenecen las marcas que asociaron en primera instancia con la botella (73% a nivel nacional).

6 Dentro de dicho material se aprecia publicidad realizada en los aos 1959, 1960, 1961, 1962, 1980 y 1981.


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cerveceros sin emblemas CFC o con emblemas diferentes, se producira el mismo efecto de lanzar un envase similar pero no idntico del envase cervecero, esto es, el sistema de intercambio colapsara, privando a los participantes en el mercado (consumidores incluidos) de sus beneficios.

(v) La solicitante pretende tener algn derecho exclusivo sobre el envase comn mbar de 620 ml. para que, aun cuando la Comisin de Libre Competencia la hallara responsable, pueda estar en capacidad de impedir el funcionamiento del sistema de intercambiabilidad.

(vi) Ante una conducta anticompetitiva idntica, la Oficina de Signos Distintivos resolvi suspender la tramitacin de los procedimientos hasta que se emita un pronunciamiento definitivo respecto a la denuncia presentada por la ahora opositora, sustentndose en el artculo 65 del Decreto Legislativo 807 y artculo 163 de la Decisin 486.

(vii) Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. pretendi anteriormente registrar el mismo signo tridimensional que hoy solicita, esto es, la botella de 620 ml. utilizada para la comercializacin de cervezas, solicitud que fue desestimada en todas las instancias administrativas. Por ello, no resulta relevante a efectos de suspender el presente procedimiento que la solicitud de registro se haya presentado con anterioridad a la denuncia interpuesta por ella, toda vez que: i) ya fue denegado el registro del envase color mbar de 620 ml., ii) las prcticas anticompetitivas de la solicitante han sido realizadas antes de la presentacin de la denuncia y iii) al formular la denuncia ante la Comisin de Libre Competencia, su empresa no tena conocimiento de la nueva solicitud de registro por parte de la solicitante.

Con fecha 28 de junio del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. present copia de los escritos de fechas 8 y 17 de junio del 2004, presentados ante la Comisin de Libre Competencia en el procedimiento que sigue contra la solicitante. Con fecha 1 de julio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present como prueba adicional, a fin de sustentar que el signo solicitado no constituye una forma usual, el acta notarial realizada en Santiago de Chile el da 4 de junio del 2004 por el Notario Juan Ricardo San Martn Urrejola, en la cual certifica haberse constituido en tres supermercados para constatar los envases cerveceros retornables y no retornables de fabricacin chilena que utilizan las empresas cerveceras para comercializar dicho producto7.

7 El acta acompaa fotografas de las diversas marcas de cervezas encontradas en la diligencia, las cuales son presentadas en diversos envases, tales como:


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Mediante provedo de fecha 9 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos, a fin de proveer el pedido de suspensin solicitado por la opositora, corri traslado de los escritos de fechas 21 y 28 de junio del 2004 a la solicitante a fin de que, en un plazo de cinco das hbiles, formule los descargos que estime convenientes. Con fecha 12 de julio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. manifest que mediante resolucin emitida por la Sala de Defensa de la Competencia con fecha 2 de julio del 2004 - en el expediente N 001-2004-MC1/CLC (relativo a la denuncia interpuesta por Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. contra ella y otras empresas) se dej sin efecto las medidas cautelares impuestas por la Comisin de Libre Competencia a su empresa y las integrantes de su grupo, a la Sociedad Nacional de Industrias y al Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias8. Precis que lo ms importante es que la Sala dej sentado de

Marca

Capacidad de envase

CRISTAL

1 litro retornable; 1 litro desechable; 355 cc desechable, 350 cc en lata y de 250 cc en envase desechable.

ESCUDO

1 litro retornable; 355 cc desechable; 473 cc en lata y de 350 cc en lata;

DORADA 1 litro retornable MALTA MORENITA 1 litro retornable HEINEKEN

1 litro retornable; 330 cc desechable y de 350 cc en lata.

ROYAL GUARD

1 litro retornable; 355 cc desechable y en lata y de 350 cc en lata.

PAULANER 1 litro retornable y de 350 cc en lata LEMON STONES

1 litro retornable; 1.5 litro desechable; 660cc desechable; 355 cc desechable y de 350 cc en lata.

BECKER

1 litro retornable; 1 litro desechable; 354 cc en lata; 255 cc desechable y de 250 cc desechable.

BLTICA 1 litro retornable y de 354 cc en lata. AUSTRAL

1 litro retornable; 1 litro desechable; 355 cc en lata y de 330 cc desechable.

KUNSTMANN

330 cc desechable y de 330 cc en lata.

8 Las medidas cautelares impuestas fueron: (i) No transferir a la Confederacin o a cualquier otra persona, entidad o institucin, las marcas colectivas inscritas en la Oficina de Signos Distintivos bajo los certificados nmeros 003 y 007, lo cual implica la


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manera clara que la forma tridimensional de la botella que pretende registrar es un signo distintivo nico, que no constituye una forma usual y que no es utilizada en el mercado peruano por otra empresa distinta a su empresa. Formul los siguientes comentarios al respecto: (i) El principal argumento que Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.

utiliz para pedir dichas medidas cautelares fue que la botella de 620 ml. es de uso comn y que estaba sujeta a un sistema de intercambiabilidad de envases entre las diversas empresas manufactureras de cerveza en el pas, por lo que dicha empresa tena irrestricto derecho de acceder al mismo sistema de intercambio.

(ii) La Sala de Defensa de la Competencia ha reconocido que: a) siendo su empresa en la prctica el nico productor nacional de cerveza, tiene que concluirse necesariamente que las botellas que utiliza son nicas en el mercado nacional; b) lo que se aprecia es la conducta de un grupo econmico destinado a proteger activos que considera de su propiedad.

(iii) De este anlisis se deriva que queda destruida la tesis de que la forma de envase solicitada constituye una forma usual.

(iv) En un mercado monopolista, donde la forma nica es consecuencia de una nica oferta, los consumidores otorgan a esa forma un elevado carcter distintivo, pues la forma les evoca necesariamente un mismo origen empresarial. De lo contrario, se estara permitiendo que quien ejerce un monopolio no tenga derecho a proteger su signo distintivo.

(v) Si bien la forma nica no es comn y, por tanto, no es usual, dicha forma no impide a nuevos agentes econmicos la posibilidad de recurrir a otras formas de envases, pues tal forma nica no es imprescindible.

Cit doctrina y adjunt jurisprudencia por considerarlas aplicables al caso. Mediante escritos presentados con fecha 16 de julio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present los siguientes documentos: - Acta notarial realizada en la ciudad de Mxico el da 7 de junio del 2004 por el Notario Julio Alejandro Durn Gmez9.

suspensin de los efectos del contrato de transferencia celebrado entre el Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias y la Confederacin de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas.

(ii) No modificar los estatutos del Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias.

(iii)No modificar el Reglamento General de Uso de Marcas Colectivas de Productos del Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias.

9 El notario certifica haberse constituido en diversos establecimientos para constatar los envases de vidrio en que se expenden las cervezas, las cuales son presentadas en diversos envases de diferente capacidad con distintas marcas, tales como: SOL, BAVARIA, INDIO, VICTORIA, CORONA, BOHEMIA, TECATE, CASTA TRIGUEA, CASTA MORENA, CASTA DORADA, entre otras. Asimismo, agreg copia en blanco y negro de fotografas de diversas marcas y envases de cervezas


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- Dictamen realizado por el Doctor Jorge Otamendi Breuer, de fecha 11 de junio del 2004, en el cual analiza las Resoluciones N 9397-2003/OSD-INDECOPI y N 1129-2003/TPI-INDECOPI (en las que se deniega y se confirma la denegatoria del signo distintivo consistente en un envase cilndrico con boca redonda solicitado por su empresa)10 .

- Dictamen realizado por la Doctora Mara Luisa Llobregat Hurtado, Profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante, de fecha 18 de junio del 2004, en el cual analiza el carcter distintivo como funcin y requisito esencial de la registrabilidad de los signos como marcas, el rgimen jurdico de las marcas tridimensionales en la Decisin 486 y en el derecho

que encontr, siendo de precisar que entre las fotografas anexadas no se advierten envases de cerveza semejantes a la forma del signo solicitado.

10 El dictamen concluye lo siguiente: 1. La forma solicitada a registro ha sido calificada de usual - entendiendo como tales a las formas

usadas con habitualidad -, sin embargo, Indecopi no define qu es una forma usual; por el contrario, seala erradamente los siguientes criterios: - Las formas son registrables, en tanto no deriven de las caractersticas propias del producto

o del empleo al que estn destinadas y sean capaces de identificar - Se ha verificado que en el mercado peruano existen envases de diversas bebidas que

tienen en comn con el signo solicitado uno o ms elementos: boca redonda, cuello delgado, tronco cilndrico y base redonda.

- corresponde establecersi presenta alguna caracterstica fuera de lo comn. - Para determinar si la forma tridimensional solicitada constituye una forma usual, deber

compararse la impresin de conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. - las formas tridimensionales registradas (ver informe de antecedentes) y encontradas en el

mercado resultan sustancialmente similares a la forma del envase solicitado. Si se aplicaran estos criterios, no se podra registrar un envase como marca, toda vez que todos los envases derivan en sus formas de la funcin de contener. Respecto a que, para determinar si un envase es de forma usual, se deber comparar con otros, se estara confundiendo lo usual con lo conocido. La resolucin confunde el riesgo de confusin con la forma necesaria o habitual, y el derecho de apropiacin o aplicacin, caracterstico del derecho de marcas, con el derecho de creacin, que se evidencia al hablar de lo conocido, propio del derecho de las invenciones.

2. Un signo no es registrable como marca porque carece de novedad, de especialidad o porque su registro est prohibido.

3. En materia de envases no hay una forma que pueda ser calificada como necesaria. La infinidad de variantes que pueden darse a un envase hacen casi imposible que exista una que pueda ser calificada como funcional y, por ende, necesaria; teniendo en cuenta que toda forma de envase tiene algo de funcional, lo cual no la hace irregistrable.

4. El carcter de usual es el que tiene el envase que deba ser inevitablemente utilizado por los distintos competidores, donde ni los medios comerciales ni el consumidor puedan asociar el envase con determinado origen. En Per no hay otros competidores que usen la forma en cuestin. En Bolivia ese mismo envase se encuentra registrado por un tercero, lo cual constituye otra prueba de su registrabilidad.

5. La utilizacin de encuestas para demostrar el grado de asociacin con un determinado origen que un signo tiene como marca es el medio ms apto para probar su carcter marcario.

6. De negarse el registro del envase solicitado, cualquier persona que desee vender cerveza podr utilizarlo, lo que ocasionara que el consumidor - quien ha visto por aos determinadas marcas de cervezas del mismo dueo en ese envase asocie la cerveza envasada por un tercero en dicho envase con el mismo origen empresarial, creando confusin.

7. El envase en cuestin es un signo registrable.


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comparado y la posibilidad de que el envase solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. sea susceptible de ser registrado como marca tridimensional11.

Con fecha 20 de julio del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. manifest respecto a las afirmaciones vertidas en el escrito de fecha 12 de julio del 2004, presentado por la solicitante, que no es cierto que la Sala de Defensa de la Competencia haya emitido pronunciamiento alguno sobre la registrabilidad del signo materia del presente procedimiento, ya que la Sala slo se ha pronunciado respecto de la medida cautelar ordenada por la Comisin de Libre Competencia, por lo que la Sala slo deba verificar el

11 El Informe concluye lo siguiente: 1. El signo tridimensional solicitado por el Grupo Backus no es un signo usual en el mercado de la

cerveza, ni es necesario para el resto de los empresarios que fabrican y comercializan cerveza en el Per por la existencia de muchas formas alternativas.

2. El registro de las botellas constituye marcas dbiles, porque todas las configuraciones en forma de botella estn condicionadas a la funcin que cumplen y deben tener unos tamaos y colores preferidos por los consumidores y una forma condicionada por su funcin: cuello estrecho y base ms amplia para otorgar estabilidad. Tampoco pueden ser envases sofisticados, porque debido a su consumo masivo y desechable se manifiestan en todos ellos unas tendencias a la sencillez que abarata los costos de produccin de los propios envases.

3. Se ha constatado que las empresas cerveceras peruanas del grupo Backus, desde hace muchas dcadas, utilizan el envase de vidrio mbar de 620 ml., no habindose comercializado en el mercado peruano otros envases similares, lo que otorga al envase solicitado distintividad, toda vez que los consumidores han consolidado el signo como marca al asociar el envase al origen empresarial del Grupo Backus.

4. Las marcas pueden registrarse siempre que sean distintivas en su conjunto aunque sus rasgos examinados aisladamente no sean arbitrarios, siempre que cumplan la funcin esencial de las marcas, es decir, la distintividad de los productos de un empresario en relacin con los productos iguales o semejantes de otros empresarios.

5. De la descripcin del signo solicitado se concluye que no es nada usual en comparacin con otros envases, debido a que su tamao es de gran importancia pues se trata de un envase de 620 ml. Adems, se destacan las pestaas alrededor de su base cilndrica, cuello delgado, el cual se va ampliando hasta llegar a la parte comba, lo que demuestra que la forma es diferente a las dems botellas de cervezas que presentan dos partes bien diferenciadas (la parte superior suele ser de cuello delgado sin variaciones en cuanto al tamao de dicho cuello, y de una parte inferior mas amplia que sirva de base, tambin sin variacin de tamao); por el contrario, el envase de Backus presenta una sola lnea en sus contornos que va aumentando progresivamente desde el cuello hasta su base, en la cual destacan figuras de alto relieve en forma de pestaas, presentando adems como rasgo distintivo en relacin con otras botellas el color amarillo mbar, ya que en el mercado peruano se comercializan cervezas con colores verde y transparente.

6. El Grupo Backus no reivindica el color ni el tamao sino la forma en su conjunto, a fin de evitar la copia exacta del envase por parte de los competidores, los cuales s pueden utilizar tanto el tamao como el color, al ser caractersticas funcionales que pueden necesitar

7. El signo solicitado no presenta ventaja funcional alguna, ni su forma afecta al valor intrnseco del producto.

8. Dado que el signo solicitado no constituye una forma usual, se podra aplicar el secondary meaning, en atencin a que el artculo 135 de la Decisin 486 contempla la aplicacin de esta figura a los signos que en un principio carecieran de fuerza distintiva y la hubieran adquirido con su uso en el mercado.


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cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para dictar una medida cautelar, no pudiendo pronunciarse respecto a la registrabilidad del signo materia de este procedimiento. Con fecha 22 de julio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. absolvi el mandato de fecha 9 de julio del 2004, respecto al pedido de suspensin formulado por la opositora. Manifest lo siguiente: (i) La opositora fundamenta el pedido de suspensin en la medida cautelar

concedida por la Comisin de Libre Competencia mediante Resolucin N 10-2004/CLC-INDECOPI; sin embargo, dicha resolucin ha sido dejada sin efecto mediante Resolucin N 282-2004/TDC-INDECOPI, en la cual la Sala de Defensa de la Competencia revoca la medida cautelar.

(ii) Aun cuando la Sala de Defensa de la Competencia no se pronunci sobre la registrabilidad de la botella de envase como marca, en la motivacin de la resolucin se concluy que dicho envase constituye un activo de Backus y que, por tanto, le asiste el derecho de excluir de su utilizacin a terceros.

(iii) La opositora pretende apropiarse de los activos e intangibles de Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y adquirir ventajas comerciales.

(iv) La presente solicitud de registro de la botella de envase de 620 ml. fue presentada con ms de un mes de anterioridad a la denuncia interpuesta por la opositora ante la Comisin de Libre Competencia, lo que ratifica la falta de sustento del pedido de suspensin, toda vez que la prelacin en procesos administrativos tiene absoluta relevancia.

(v) Su empresa solicit anteriormente el registro de un signo similar al que pretende hoy registrar; sin embargo, en dicho procedimiento, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. no formul oposicin alguna, lo cual implica que reconoca que no exista por su parte objecin alguna.

(vi) Resulta insustancial el pedido de suspensin del presente procedimiento, toda vez que la Comisin de Libre Competencia no es competente para pronunciarse sobre la registrabilidad del signo, siendo la Oficina de Signos Distintivos la nica competente para pronunciarse al respecto.

(vii) Ejercitar un derecho de registro de marca y excluir a un tercero en el uso de ella no puede ser calificado como un acto contrario a la libre competencia.

Con fecha 9 de agosto del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., respecto al escrito de fecha 20 de julio presentado por la opositora, manifest lo siguiente: (i) Mediante Resolucin N 282-2004/TDC-Indecopi, la Sala de Defensa de

la Competencia reconoci que su planteamiento respecto de cautelar los


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envases con los que realiza sus actividades econmicas (envase de 620 ml) constituye un acto legtimo y leal.

(ii) Al sealar la Sala que la accin de intercambiar envases implica la existencia de dos o ms personas o grupos econmicos distintos - lo que no estara operando en la actualidad, puesto que es un nico grupo econmico el que lo estara utilizando - est reconociendo que el envase no constituye una forma usual sino que es un envase de diseo nico utilizado por un solo grupo empresarial.

(iii) Si bien no pretende que dicho criterio sea vinculante u obligatorio respecto a la Oficina de Signos Distintivos, se debe tener presente que ya existe un precedente, en el sentido que slo Backus utiliza este diseo de envase y que, por tanto, resulta nico y no usual, no reconociendo ningn sistema de intercambiabilidad que dara fundamento al alegato de la opositora respecto a que la forma solicitada es una forma usual de envase.

Con fecha 17 de agosto del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present como prueba adicional, a fin de sustentar que el signo solicitado no constituye una forma usual, copia de la Declaracin Jurada que otorg el seor Carlos Dier Salazar, representante legal de la Compaa de Cervezas Nacionales C.A. (Ecuador) el da 7 de julio del 2004, en la cual declara que el envase de 620 cm3 en el que Backus comercializa sus productos no es utilizado por Compaa de Cervezas Nacionales C.A., siendo los nicos envases que utiliza para comercializar su cerveza en Ecuador los que aparecen en las fotografas que anex a dicha declaracin. Con fecha 27 de agosto del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. manifest lo siguiente: (i) Existe consenso a nivel de la jurisprudencia y la doctrina que para

determinar si una forma es usual, es importante analizar las formas que han sido utilizadas en el mercado y si la forma cuyo registro se solicita cuenta con caractersticas peculiares que la distinguen de la usual.

(ii) Hace algunos aos, existieron diversas empresas que competan en el mercado peruano.

(iii) Los diversos competidores acordaron, en el seno del Comit de Fabricantes de Cerveza, utilizar un mismo envase y as estandarizar las botellas de cerveza de 620 ml., diferencindose por la etiqueta y no por alguna caracterstica especial en el envase.

(iv) El signo solicitado corresponde al envase que ha sido utilizado por ms de 30 aos por los distintos proveedores de cerveza, motivo por el que su uso ha sido habitual para vender dicho producto. En ese sentido, aquella empresa que pretendiera inscribir un signo tridimensional para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial tena que


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idear una forma que no sea similar a la usada anteriormente, es decir, distinta al envase de 620 ml., por tratarse de una forma usual.

(v) El uso previo por parte de las diferentes empresas que comercializaban cervezas origin que dicho envase pase al dominio pblico, motivo por el que cualquier proveedor poda y puede utilizar dicha forma para sus envases. Por ello, el signo solicitado no puede ser otorgado a una persona, toda vez que se estara incrementando las barreras de acceso al mercado cervecero, lo que tendra un efecto anticompetitivo.

(vi) Es irrelevante que sea un monopolio el que utilice una forma usual. Por ello, se debe impedir la apropiacin de un signo que, con la amenaza de entrada de nuevos competidores, podra ser utilizado como una estrategia anticompetitiva precisamente para impedir dicha entrada.

(vii) La propia solicitante acepta que si una forma es conocida y utilizada por diversas empresas, no es posible que una de ellas intente apropiarse de dicha forma, puesto que se estara quitando del dominio pblico una forma conocida y que podra ser utilizada por cualquier competidor que desee concurrir al mercado.

(viii) Conforme se aprecia de las pginas web que acompaa, existen en otros pases diversas empresas que utilizan envases similares o idnticos al signo solicitado. Asimismo, tambin es usual dicha forma para distinguir licores de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, los cuales guardan vinculacin con las cervezas.

(ix) La forma tridimensional cuyo registro se solicita no es distintiva, toda vez que no permite distinguir entre las cervezas existentes en el mercado.

(x) El signo solicitado es utilizado desde hace ms de 30 aos, por ello, los consumidores nunca han visto a dicha botella como un signo capaz de proporcionar informacin respecto al origen empresarial, sino ms bien asocian a la botella mbar de 620 ml. con el producto cerveza.

(xi) La identificacin de los consumidores de dicho envase respecto al grupo empresarial no se sustenta en la capacidad de identificacin del envase, sino que se debe a que actualmente slo existe un proveedor de cerveza.

(xii) El nico signo que toma en cuenta un consumidor para su decisin de compra es el que aparece en la etiqueta adherida al envase y no la forma de ste.

(xiii) El origen empresarial slo puede presentarse cuando una empresa comercializa diversos productos y no cuando son comercializados por diversas empresas que forman un grupo empresarial. Por lo tanto, una marca debe identificar su origen empresarial, es decir, identificar a la empresa que lo produce. En el presente caso, el signo solicitado no cuenta con dicha aptitud para identificar el producto respecto de la empresa que lo comercializa, por lo que carece de distintividad.


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(xiv) Un consumidor elegir una cerveza de acuerdo al sabor, cuerpo, precio, etc.; por lo tanto, el signo solicitado no es distintivo pues no permite a los consumidores, en base a la forma de la botella, optar por la cerveza que ms prefieran.

(xv) Si fuera cierto que la botella de 620 ml fuera distintiva, los consumidores podran, slo por la forma del envase, diferenciar entre las distintas cervezas que existen en el pas (CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA, AREQUIPEA). De acuerdo a los propios estudios presentados por la solicitante, los consumidores mencionan diversas marcas de cerveza que son envasadas en la botella de 620 ml.

(xvi) Por tratarse de una forma usual, el signo solicitado no puede acceder a registro en virtud del fenmeno del secondary meaning.

(xvii) En el presente caso, se pretende el registro de un signo que hace menos de un ao fue denegado. Por lo tanto, no existen razones objetivas para cambiar el criterio adoptado por Indecopi en sus dos instancias, atendiendo al principio de predictibilidad y seguridad jurdica que rigen en nuestro ordenamiento.

(xviii) Si fuera posible diferenciar las distintas cervezas que se comercializan en el mercado nicamente por la forma de la botella, no se entiende por qu la solicitante recurre a las etiquetas para distinguir sus productos entre s. Es evidente que las distintas cervezas poseen cualidades distintas y van dirigidas a sectores distintos del mercado, por lo que es necesario que los consumidores las diferencien a travs de las marcas, las cuales van adheridas al envase comn y usual.

(xix) Los estudios de mercado presentados por la solicitante contienen respuestas cuyos contenidos han sido inducidos por sta.

Cit jurisprudencia y doctrina por considerarlas aplicables al caso. Adjunt los siguientes medios probatorios:

- Informe realizado por la empresa Ad Hoc Research SAC Estudio del envase de cerveza de 620 ml, realizado en el mes de agosto del 2004, consistente en un estudio cuantitativo en hogares, en el cual se utiliz la tcnica de entrevista personal directa12.

12 En el Informe se observan los siguientes resultados:

De las preguntas espontneas y mostrando la botella de 620 ml. En qu piensa cuando ve esta botella?

- 57% del total de entrevistados respondi: En cerveza (14% de ellos mencion una determinada marca: CRISTAL, PILSEN y AREQUIPEA).

- 59% del total de entrevistados respondi: En reuniones, diversin. - 29% del total de entrevistados dio diversas respuestas vinculadas a diversas sensaciones.

Percepciones acerca de la botella de cerveza: - 94% del total de entrevistados consider que es un envase comn de cerveza. - 83% del total de entrevistados consider que la diferencia entre esta botella, la de 1 litro

100 y la de 350 ml es el tamao. - 83% del total de entrevistados consider que en el Per siempre se ha vendido cerveza de

cualquier marca en este envase.


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- Informe sobre la Distintividad y Registrabilidad de las Formas Tridimensionales de los Envases en la Legislacin 486 de la Comunidad Andina, elaborado por la Doctora Carmen Arana Courrejolles13.

- Copia de fotografas donde se observan diferentes marcas de cervezas HEMP, RIEGELER, HOEGAARDEN, STORM 2000, CORDOVA - cuyo envase es similar al signo solicitado.

Con fecha 1 de setiembre del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. con relacin al escrito de fecha 16 de julio presentado por la solicitante, manifest lo siguiente: (i) La solicitante indic que las resoluciones recadas sobre los envases

solicitados en los expedientes N 174826-2003 y N 174827-2003, cuyo registro fue denegado, no son aplicables al presente procedimiento, toda vez que se trata de signos diferentes al signo solicitado. Sin embargo, posteriormente present informes en los que se analizan dichas resoluciones, lo que evidencia que la propia solicitante reconoce que se trataba del mismo signo que hoy se pretende registrar.

(ii) Respecto al Informe elaborado por el Doctor Jorge Otamendi Breuer: - De la afirmacin realizada en dicho informe Puede suceder en casos

excepcionales, que haya envases que por su inveterado uso sean de uso comn o generalizado, se desprende que la botella de 620 ml ha sido utilizada por ms de 30 aos, por lo que el uso de las mencionadas botellas ha sido comn o usual.

- 48% del total de entrevistados al ver esta botella pens en cerveza sin importar la marca. En que tipo de productos ha visto esta botella anteriormente?

- El 97% del total de entrevistados en Lima respondi en cerveza. - El 84% del total de entrevistados en la zona norte del pas respondi en cerveza. - El 97% del total de entrevistados en la zona centro del pas respondi en cerveza. - El 98% del total de entrevistados en la zona sur del pas respondi en cerveza. - El 94% del total de entrevistados en la zona oriente del pas respondi en cerveza.

Qu tan de acuerdo o no est con la frase De entrar una nueva marca al mercado, me gustara poder adquirirla con mis actuales envases de 620 ml.?

- 11% del total de entrevistados est totalmente de acuerdo. - 67% del total de entrevistados est de acuerdo. - 2% del total de entrevistados est totalmente en desacuerdo.

- 12% del total de entrevistados est en desacuerdo. 13 En el informe, se concluye que el envase retornable de 620 ml. constituye la forma usual, habitual, generalizada y comn que tiene el envase para transportar, comercializar y consumir cerveza en el Per. Sostiene que el peruano en Lima asocia el envase sin marca con la palabra cerveza y necesita de la etiqueta para identificar la marca: AREQUIPEA, PILSEN TRUJILLO, GARZA REAL, POLAR, etc., no pide el envase solicitado ni el envase Backus & Johnston, porque este envase no es una marca. El envase no comunica un origen empresarial, porque es usual. Estos envases estn asociados al producto cerveza y, por tanto, constituyen formas usuales de comercializacin de ese producto, no comunican un origen empresarial, ni contienen una forma de comunicar el ser marca de forma. Por lo tanto, no es distintiva, dado que la relacin que se mantiene entre signo y producto es slo de identificacin y no de diferenciacin.


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- Coincide con lo sealado en dicho informe en el sentido que la verdadera y nica funcin esencial de la marca es distinguir un producto de otros. En el presente caso, la botella de 620 ml es utilizada por otras empresas cerveceras, siendo imposible que el consumidor pueda distinguirlas sin ver la marca que llevan adherida.

- El argumento del Doctor Otamendi - La mejor prueba de su carcter distintivo es que la generalidad del pblico, sin ver la marca denominativa sabe de qu producto se trata - refuerza su posicin respecto a que dicha botella no es distintiva, toda vez que la generalidad del pblico, sin ver la marca adherida a sta, no puede saber qu cerveza adquiere.

(iii) Respecto al Informe elaborado por la Doctora Luisa Llobregat Hurtado: - Muchos de los argumentos sealados coinciden con los fundamentos de su oposicin, en el sentido de considerar que el signo solicitado no tiene las caractersticas suficientes para que el consumidor pueda elegir el producto, incumpliendo con la funcin diferenciadora inherente de las marcas.

- Al sealar la doctora Llobregat en el mercado peruano no se est utilizando por otras empresas el envase solicitado, no ha tenido en cuenta que en el pas existe ms de una empresa que envasa las cervezas que produce en las botellas de 620 ml. Ello revela que la mencionada doctora no ha tenido la informacin necesaria al realizar su informe, en la medida que no conoce las caractersticas del mercado cervecero nacional.

- Coincide con lo afirmado por la Doctora Llobregat cuando afirma que una forma usual no puede adquirir distintividad por el uso. La misma conclusin es manifestada por la doctora Carmen Arana en el informe presentado por su empresa.

Con fecha 13 de setiembre del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. present copia de las Resoluciones N 581-2004/TPI-INDECOPI y N 582-2004/TPI-INDECOPI, en las cuales se otorga el registro del signo solicitado constituido por la denominacin BACKUS usada con la forma tridimensional de una botella, sin reivindicar la forma tridimensional de la botella, al considerarla irregistrable por s misma, por constituir una forma usual y carecer de distintividad. Con fecha 17 de setiembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present un Informe sobre el Carcter Distintivo de una Determinada Forma Tridimensional, realizado por el doctor Jos Manuel Otero Lastres14.

14 En el informe se concluye lo siguiente:


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Mediante provedo de fecha 20 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dispuso, con relacin al pedido de suspensin planteado por Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C., declarar no ha lugar a la suspensin solicitada al no configurarse los supuestos contenidos en el artculo 65 del Decreto Legislativo 807. Precis que: - No resulta necesario condicionar el pronunciamiento del presente expediente a la resolucin que emita la Comisin de Libre Competencia en el expediente N 001-2004-CLC, en vista que ambos procedimientos difieren en cuanto al fondo de la materia discutida.

- Con relacin al argumento de la opositora - referido a que se debe suspender el presente procedimiento de la misma forma como fueron suspendidos los procedimientos de transferencias de las marcas colectivas seguidos en los expedientes N 198267-2003 y N 198268-2003 - la presente solicitud de registro constituye un supuesto diferente a las

- Las resoluciones dictadas por la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del Indecopi, en las que se deniega el registro del signo tridimensional solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., no estn ajustadas a derecho, por cuanto no han interpretado correctamente las prohibiciones de registro de la Decisin 486 y no han valorado la distintividad sobrevenida adquirida por el signo.

- Se ha incurrido en error al valorar el carcter de usual del signo sin atender a la estructura del mercado de la cerveza en el Per y sin tener en cuenta la doble unicidad del envase solicitado, tanto en la forma como en el nmero de oferentes del producto comercializado en ese nico envase, lo que impide valorarlo desde su carcter usual y obliga a realizar el anlisis de registrabilidad teniendo en cuenta la necesidad funcional o tcnica del mismo para que el resto de empresarios puedan comercializar sus productos dentro del mercado.

- El envase de 620 ml no goza de una forma significativa o especial que le otorgue la consideracin de marca envase. Se trata de una forma que, a priori y en abstracto, no goza per se de un carcter distintivo intrnseco suficiente que otorgue un carcter marcario al signo. Por lo tanto, el envase solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. es, en abstracto, una pseudo marca envase que necesita de elementos adicionales con carcter distintivo que otorguen al conjunto la distintividad de la que, por s solo, carece.

- El signo solicitado ha adquirido un carcter distintivo del que inicialmente careca, toda vez que los consumidores perciben el envase como una verdadera marca, informndoles sobre el origen empresarial del producto distinguido con dicho signo, gozando de notoriedad en el mercado, por lo que debe atribursele una distintividad sobrevenida, por las siguientes razones: - El Grupo Backus ha usado siempre para la comercializacin de sus cervezas el envase que

ahora ha solicitado como marca tridimensional. Se trata de un uso prolongado en el tiempo y extendido a todo el territorio nacional del Per.

- Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. tiene una cuota de mercado del 91% referido al sector de las cervezas, lo cual significa que prcticamente la totalidad de los consumidores de cerveza adquieren los productos de esta empresa, que se encuentra en una situacin de monopolio de hecho.

- El estudio de mercado realizado para conocer el grado de conocimiento por parte de los consumidores del envase solicitado dio como resultado que, de todos los encuestados, el 99% de ellos lo identificaron directamente, sin ningn elemento distintivo aadido, con el Grupo Backus; y el 100% de ellos, con marcas denominativas bajo las cuales comercializa esta empresa sus cervezas.

- El carcter distintivo del envase solicitado se ve reforzado por el hecho de que ninguna de las cervezas extranjeras que se comercializan en el Per se presenta en un envase similar al solicitado.


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solicitudes de transferencia de las marcas colectivas, debiendo analizarse cada caso conforme a sus propias condiciones, las cuales resultan distintas sustancialmente, debiendo tenerse en cuenta adems que el pronunciamiento emitido en dichos casos no resulta vinculante para los dems casos que tramiten las partes involucradas.

Con fecha 12 de octubre del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. present el dictamen realizado por el doctor Fernando Martn Alonso (Argentina)15. 15 En el dictamen se concluye lo siguiente: Respecto a la forma usual - La forma de envase ha sido usada en el Per desde hace ms de 30 aos por las distintas empresas

fabricantes de cerveza, que acordaron usar el mismo envase retornable con el objeto de permitir el intercambio del mismo, aplicando sus propias etiquetas con sus diferentes marcas, permitiendo su posterior reutilizacin.

- En tal sentido, el envase no naci como un elemento diferenciador, sino como un elemento tendiente a homogenizar e igualar. Por tanto, careci desde su adopcin comn por distintas empresas de una funcin distintiva.

- Por la fuerza del uso durante dcadas, el envase se convirti en la forma usual que los peruanos perciben como un envase de cerveza, cayendo en el dominio pblico, lo cual queda confirmado por los estudios de mercado presentados por ambas partes.

- La solicitante argumenta que el envase solicitado es usado nicamente por ella, en virtud de haber fusionado a las distintas empresas que lo utilizaban.

- El envase cuyo registro se solicita constituye una forma usual de un envase de acuerdo al artculo 135 inciso c) de la Decisin 486.

- El legislador andino parece haber visualizado los inconvenientes de aplicar la doctrina del significado secundario a la forma usual de los productos o sus envases. Parece tambin haber notado las complejas implicancias que, en relacin a las formas de los productos, dicho instituto ha generado en los Estados Unidos, pas donde el significado secundario tiene una larga tradicin.

Respecto a la distintividad del signo - La descripcin del signo solicitado no resulta muy apta para analizar el verdadero alcance de su

alegada capacidad distintiva, ya que menciona aspectos claramente impuestos por la funcin: a) pico rasurado (entindase ranurado), que es conocido para aplicar la tapa tipo corona; b) cuello delgado, para servir el producto con ms comodidad; c) pestaas en relieve en la base, usadas para evitar su giro o desplazamiento en el transporte; d) color mbar, usado comnmente para evitar la degradacin del producto por efectos de la luz. El tronco cilndrico y la base redonda son comunes en la industria de los envases en general y de los de cerveza en particular. Las medidas de altura, dimetro de la base y capacidad tampoco aportan una idea clara y definida de la forma del producto. La botella tal como se la ha descrito carece de elementos que permitan visualizar su capacidad distintiva.

- Respecto a las encuestas presentadas por la solicitante, aun cuando sostienen la asociacin del envase con distintas marcas de su fabricacin y con su empresa, dicha asociacin tampoco impide la calificacin del envase como forma usual. Por otro lado, las preguntas realizadas en tales encuestas resultan ser inductivas, toda vez que no preguntaron A qu asocia el envase?, sino por el contrario A qu marcas asocia el envase? Tal pregunta obliga al encuestado a referir a marcas, cuando en realidad hubiera podido contestar refrescante, sabrosa, calor o cualquier otra asociacin no vinculada especficamente a una marca. La posicin dominante de la solicitante en el mercado parecera ser la explicacin de la metodologa adoptada para encarar la encuesta.

- Los encuestados slo reflejan la realidad, ya que para ellos se trata de un envase de cerveza. Slo cuando se les pone en la obligacin de mencionar una marca dicen CRISTAL, entre otras, y finalmente despus, luego de una nueva pregunta inducida, se llega al grupo empresarial.

- El envase cuyo registro se solicita carece de distintividad de acuerdo al artculo 135 inciso b) de la Decisin 486.

Respecto a la distintividad adquirida


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Con fecha 25 de octubre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present el Dictamen Sobre la Capacidad Distintiva de la Botella de Cerveza de 620 ml, realizado por el Doctor Jos Antonio Gmez Segade con asistencia del Profesor Doctor Angel Garca Vidal, en julio del 200416.

Aun en la hiptesis que el artculo 135 de la Decisin 486 fuera aplicable a la forma usual de un envase, no se verifica que el envase cuyo registro se solicita haya adquirido aptitud distintiva respecto de los productos a los cuales se aplica. 16 En el dictamen se concluye lo siguiente: - De acuerdo a las resoluciones dictadas por las Salas de Recurso o por las Divisiones de Anulacin

de la OAMI, como por ejemplo la Resolucin de la Primera Sala de Recurso de 30 de abril de 1999 (R 182/1998) (Actas de Derecho Industrial XX, 1999, pp. 1198-1999), lo que se debe analizar es si el signo solicitado, cuando se utiliza en relacin con los productos o servicios objeto de la solicitud, es capaz de crear en la mente de los consumidores interesados el vnculo necesario con los productos o servicios de una empresa en particular. A este respecto, no es necesario establecer un umbral excesivamente alto, como queda confirmado por lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artculo 7 del RMC, que excluye del registro slo a las marcas que carezcan de carcter distintivo. En este sentido, la Resolucin de la Primera Divisin de anulacin de la OAMI de 12 de setiembre de 1999, declar improcedente la nulidad de una marca comunitaria para distinguir t, por no carecer de todo carcter distintivo con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artculo 7 del RMC. En el mismo sentido que la interpretacin seguida por la OAMI, en el derecho de marcas andino slo cabr entender que un signo no tiene distintividad cuando carece de todo carcter distintivo.

- Al comprobar el carcter distintivo de un signo tridimensional, la autoridad de registro deber valorar si el signo permite que el pblico interesado distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercial y concluya que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados, comercializados o suministrados bajo el control del titular de esa marca. Al igual que sucede con los signos bidimensionales, el grado de distintividad exigido es el mnimo imprescindible para que el signo desempee la referida funcin indicadora del origen empresarial.

- No se debe mostrar una especial exigencia a la hora de admitir la capacidad distintiva de las formas de los productos o de sus envases.

- La funcin indicadora del origen empresarial de productos o servicios, consubstancial a toda marca, no se ve impedida por el uso de la marca por todas o algunas de las sociedades o empresarios de un mismo grupo. Como afirma P. Pettiti, la funcin distintiva permanece e incluso adquiere mayor vigor en la marca de grupo, porque la marca de grupo no distingue los productos o servicios de una sola empresa sino los productos o servicios de las empresas del mismo grupo.

- El uso de la botella de 620 ml color amarillo mbar por parte de las diferentes sociedades que integran el Grupo Backus permite a los consumidores vincular las diferentes cervezas elaboradas por esas sociedades con un mismo ncleo empresarial, el Grupo Backus.

- Si bien el artculo 135 de la Decisin 486 no admite el secondary meaning de los signos compuestos exclusivamente por la forma usual de un producto, no impide el reconocimiento de la adquisicin sobrevenida de la distintividad de un signo. En el caso del signo solicitado, no se est ante una forma usual, toda vez que consta de una forma y un color determinado.

- La botella de 620 ml de color amarillo mbar puede registrarse como marca en el Per, toda vez que es susceptible de representacin grfica y no constituye la forma usual utilizada en el mercado peruano de cerveza. Dicho envase constituye un signo mixto, cuyos elementos no pueden considerarse aisladamente sino en conjunto, esto es, la forma y el color.

- La combinacin de la forma de la botella de 620 ml y el color amarillo mbar posee capacidad distintiva originaria para distinguir cerveza.

- El uso reiterado en el mercado peruano de la botella de cerveza de 620 ml por el grupo Backus permiti que dicho signo se convierta en una marca fuerte, situndose en los niveles ms altos de distintividad.


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Con fecha 25 de octubre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. con relacin al escrito presentado por la opositora con fecha 1 de setiembre del 2005, manifest lo siguiente: (i) En los expedientes N 174826-2003 y N 174827-2003, el signo que se

pretendi registrar presentaba diferencias sustanciales con el actual signo solicitado. En este proceso se reivindican el color mbar del vidrio, las figuras de alto relieve en forma de pestaas, tamaos y volmenes no reivindicados en los procesos anteriores.

(ii) Los informes presentados por el Doctor Otamendi y la Doctora Llobregat, criticados por la contraria, no slo analizaron las resoluciones recadas en dichos expedientes, sino que adems analizaron si la forma tridimensional de la botella resulta o no ser una forma usual, si el signo solicitado es un signo distintivo originario o si ste ha adquirido distintividad.

(iii) Es falso que en el Per actualmente ms de una empresa envase la cerveza que produce en la botella de 620 ml que se pretende registrar. Existe un solo grupo empresarial, el grupo Backus, que, a travs de las diversas empresas que la componen y con autorizacin, utiliza dicho envase, tratndose de una marca de grupo con un solo origen empresarial.

Con fecha 24 de noviembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., con relacin al escrito de fecha 12 de octubre, en el cual la opositora present el dictamen elaborado por el doctor Fernando Martn Alonso, manifest lo siguiente: (i) La opositora ha aceptado lo que su empresa viene afirmando desde un

inicio, es decir, que para que un envase sea registrable, no es necesario que la forma tenga ornamentacin alguna. Basta que sea capaz de proveer al consumidor elementos suficientes que le permitan a ste, teniendo a la vista el envase, determinar la procedencia del producto.

(ii) En su informe, el Dr. Alonso cita al Dr. Otamendi a fin de sustentar la tesis que seala que el envase que se pretende registrar, por s mismo, debe salirse de lo comn y habitual para ser registrable. Es obvio que el Dr. Alonso no ha tomado conocimiento que el Dr. Otamendi ha emitido dictamen en el cual seala que la botella de 620 ml es registrable, goza de capacidad distintiva y que no puede ser considerada como una forma usual.

(iii) La afirmacin vertida en dicho informe respecto a que la distintividad de los envases se encuentra directamente vinculada a su uso generalizado

- Aun cuando no se reconozca la distintividad originaria del signo solicitado, dicha botella ha adquirido distintividad sobrevenida o secondary meaning a consecuencia de su uso.


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para identificar un determinado gnero o producto es errnea, toda vez que cuando se da una situacin de uso generalizado de un tipo de envase para identificar un determinado gnero de productos, se est ante formas usuales y no ante ausencia de distintividad. El Doctor Alonso incurre en confusin al querer definir los conceptos de forma usual y distintividad, toda vez que la primera est referida a una forma genrica que la mayora usa de manera habitual, mientras que la carencia de distintividad intrnseca se da cuando el signo es incapaz de distinguirse del propio producto que pretende identificar.

(iv) Los cuatro profesores que emitieron dictamen a favor de Backus coinciden con lo manifestado por la Dra. Arana, experta de Ambev, y el Dr. Alonso en que si la botella tridimensional que pretende registrar no es de uso corriente por la industria, no es de uso generalizado y no la usa ninguna otra empresa distinta a Backus, entonces dicho envase no puede ser considerado como forma usual.

(v) La afirmacin realizada por el Doctor Alonso - respecto a que el propsito y sentido del registro a la forma usual de los envases tiene el mismo fundamento que el de las designaciones genricas, es decir, evitar que un signo que ya es percibido como el producto mismo salga del dominio pblico con el consecuente perjuicio para los consumidores y competidores - es importante, toda vez que seala que cuando los competidores tienen la opcin de utilizar otras formas de envases para presentar el mismo producto al mercado, no pueden alegar que la forma que ellos desean utilizar sea una forma comn.

(vi) Resulta falsa la afirmacin que indica que desde hace ms de 30 aos la adopcin de dicho envase por diferentes empresas tuvo por objeto permitir el intercambio del mismo, toda vez que nunca ha existido un acuerdo de intercambio de botellas. Sin embargo, en el supuesto que dicho acuerdo existiera, desde el momento que hay un nico fabricante que ofrece cervezas bajo ese envase por varios aos, permite que lo que resultaba intercambiable pase a ser apropiable a ttulo de exclusividad, es decir, registrable como marca.

Con fecha 1 de diciembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present, a fin de desvirtuar las afirmaciones hechas por la opositora en el sentido que la botella de 620 ml ha sido usada por otras empresas, copia de un escrito extendido por Sergio Galindo Neumann, gerente general de Owens-Illinois Per S.A. (la ms grande empresa en el Per que fabrica los envases de 620 ml), en el cual afirma que slo ha fabricado y vendido la botella de 620 ml. color mbar, cuyos planos y diseo adjunt, a Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Compaa Cervecera del Sur del Per S.A. y a Cervecera San Juan S.A.A. Asimismo,


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seal que no ha fabricado ni vendido dicho envase para ninguna empresa fabricante o comercializadora de bebidas gaseosas, chichas o vinos. Con fecha 3 de diciembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. solicit oficiar a la Comisin de Libre Competencia para que disponga la suspensin del trmite del expediente N 1-2004-CLC, correspondiente a la denuncia presentada por Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. contra su empresa y otros, sobre presuntas prcticas restrictivas de la libre competencia. Manifest lo siguiente: (i) La opositora busca que se le permita acceder a un supuesto sistema de

intercambiabilidad del envase cuya solicitud de registro viene desarrollndose en el presente procedimiento.

(ii) La Comisin de Libre Competencia no puede emitir resolucin sobre el fondo del asunto sin que previamente la Oficina de Signos Distintivos se pronuncie sobre la registrabilidad del signo materia del presente expediente.

(iii) La opositora solicit, en su escrito de fecha 21 de junio del 2004, la suspensin de la tramitacin del presente procedimiento, al considerar tambin que existe estrecha conexin entre lo que es materia del expediente N 1-2004-CLC y lo que es materia del presente procedimiento.

Mediante provedo de fecha 3 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos, teniendo en cuenta que la suspensin de un procedimiento es una facultad discrecional de la autoridad competente, de conformidad con el artculo 65 del Decreto Legislativo 807, manifest no haber lugar a lo solicitado - en el sentido de exhortar a la Comisin de Libre Competencia a efectos de suspender el procedimiento N 1-2004-CLC - sin perjuicio de poner en conocimiento de la mencionada comisin el escrito de vista para los fines que considere pertinentes. Con fecha 3 de diciembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. solicit que se disponga como medida cautelar la prohibicin temporal a la opositora del uso del signo solicitado y la fabricacin de botellas en base al diseo tridimensional cuyo registro se pretende. Manifest lo siguiente: (i) De acuerdo a los artculos 6 y 8 del Decreto Legislativo 823, tiene un

derecho expectaticio al uso exclusivo de la marca materia del presente procedimiento.

(ii) El signo solicitado a registro constituye un signo notorio, toda vez que ello ha quedado demostrado con el estudio Distintividad de botella Backus, realizado por la Compaa Apoyo Opinin y Mercado.


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(iii) Existe una clara amenaza de infraccin a su derecho expectaticio del signo solicitado por parte de la opositora, lo que podra ocasionarle graves perjuicios.

(iv) La medida cautelar solicitada no causar perjuicio alguno a la opositora, toda vez que dicha empresa an no ha realizado ningn tipo de inversin.

Cit doctrina que consider aplicable al caso. Adjunt los siguientes medios probatorios: - Copia de diversas publicaciones en diarios locales, en las cuales se comenta sobre las disputas existentes entre las empresas Ambev y Backus respecto al uso de la botella de 620 ml para distinguir cervezas.

- Copia de las pginas 140 a 149 del libro El uso de la Marca y sus Efectos Jurdicos de Elena de la Fuente Garca.

- Copia de los escritos presentados ante la Comisin de Libre Competencia en el expediente N 1-2001-CLC.

Mediante provedo de fecha 21 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos seal que - atendiendo a la naturaleza del procedimiento, el cual versa sobre un derecho expectaticio al registro de marca - no corresponde acceder a la medida cautelar solicitada. Precis que, sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a que un signo distintivo notoriamente conocido ser protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a las disposiciones contenidas en los artculos 224 y siguientes de la Decisin 486, queda a salvo el derecho de quienes se arroguen la titularidad de una marca notoriamente conocida de interponer la accin correspondiente conforme a ley. Con fecha 3 de enero del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present dos escritos: En el primero, manifest lo siguiente: (i) Cervecera Boliviana Nacional S.A. tiene registrado en Bolivia el diseo

tridimensional de un envase, referido a una botella de capacidad de 620 ml con una forma simple, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Dicha empresa es una filial de Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C., perteneciendo al mismo grupo econmico.

(ii) Cuando CBN solicit a registro dicho signo, seal que el diseo tridimensional de botella no es una forma usual y que satisface los requisitos de distintividad; lo cual contradice completamente los argumentos vertidos por su afiliada al formular oposicin en el presente procedimiento.

(iii) Cervecera Boliviana Nacional S.A. no slo ha obtenido el registro de un diseo de envase similar en Bolivia, sino que, adems, ha planteado contra Compaa Boliviana de Bebidas S.A. una accin de infraccin por


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la distribucin que hace de la cerveza CUZQUEA en envases de 620 ml. exactamente iguales al envase que ahora pretende registrar su empresa.

Con el segundo, present un artculo publicado en el diario El Comercio de fecha 20 de diciembre del 2004, en el cual se entrevista al seor Nemesio Torvisco, Director Gerente Financiero de Anypsa, quien anuncia estar prxima a ingresar en el mercado peruano una cerveza bajo la marca Ampay, sealando que utilizarn sus propias botellas, fabricadas con un molde propio para as no entrar en la pelea de los envases. Con fecha 3 de enero del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. present el dictamen realizado por la doctora Mara Baylos Morales (Espaa) sobre la Capacidad Distintiva de la Botella de Cerveza de 620 ml17. Con fecha 6 de enero del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C., con relacin al escrito de fecha 25 de octubre del 2004 -, en el cual la solicitante present el dictamen elaborado por el doctor Jos Antonio Gmez Segade con asistencia del Profesor Doctor Angel Garca Vidal -, consider que dicho dictamen refuerza la posicin que viene argumentando a travs del presente procedimiento, por cuanto seala que al ser la forma usual usada ininterrumpidamente por distintas empresas no es distintiva y, adems, en el supuesto negado que se conceda el registro, ste servira como una barrera al mercado. Con fecha 20 de enero del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present copia del captulo Comentarios de Jurisprudencia Europea e Internacional en el libro Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, Tomo XXIII, ao 2002. En ella el profesor Montiano Monteagudo,

17 En el Dictamen se concluye lo siguiente: - Los envases de cervezas utilizados habitualmente tanto en el Per como en el mercado internacional

resultan sustancialmente similares al envase solicitado, difiriendo en caractersticas secundarias que, desde luego, no lo dotan de la peculiaridad requerida para que el consumidor la asocie a un origen empresarial en concreto.

- La marca solicitada no ha adquirido secondary meaning, ya que Backus jams la ha utilizado tal y como la ha solicitado, sino que siempre ha identificado sus cervezas con sus marcas y no con el envase en que sta se comercializa, que es una forma usual del producto que utiliza Backus, como lo hacen multitud de empresas cerveceras tradicionalmente.

- El hecho de que Backus jams haya utilizado la botella sin otro aditamento constituye un reconocimiento de que sta carece de distintividad. Del mismo modo debe interpretarse el hecho de que la haya solicitado con posterioridad y le haya sido denegado por dos veces y slo cuando la ha solicitado junto a la denominacin Backus le ha sido concedida.

- La marca tridimensional hubiera podido constituir un modelo o diseo industrial antes de vulgarizarse. - La solicitud de registro del envase tpico de una cerveza contraviene el concepto de marca y ha sido

solicitada para hacerse con un monopolio perpetuo en el mercado del producto, impidiendo toda legtima competencia, y no para distinguir sus productos en el mercado, que es la funcin de la marca.


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Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu Fabra comenta la sentencia del TJCE de 18 de junio del 2002, asunto C-299/99, caso Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products Ltd.18. Con fecha 3 de febrero del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., con relacin al escrito de fecha 27 de agosto presentado por la opositora, reiter los argumentos que viene sosteniendo a travs del presente procedimiento y agreg lo siguiente: (i) La opositora seala que el uso previo por parte de diferentes empresas

que comercializaban cerveza origin que el envase haya pasado a dominio pblico, motivo por el cual cualquier proveedor podra y puede utilizar dicha forma para sus envases. Esta tesis es errnea, puesto que el concepto de dominio pblico es un concepto absolutamente alejado al concepto de marca, vinculado nicamente a las nuevas creaciones. Admitir que un signo pasa a dominio pblico sera destruir la tesis que el derecho marcario descansa sobre el principio de la apropiacin, el cual permite a cualquier persona adoptar - por el registro de un elemento - un signo distintivo, aun aqul que pudo haber sido usado por un tercero, que abandon su derecho sobre el signo, o aqul constituido por un elemento conocido, pero que no ha sido apropiado.

(ii) La tesis del significado secundario reconoce la existencia de un significado primario, es decir, que el signo que se registra en razn de dicha figura sigue siendo en esencia un signo carente en absoluto de distintividad, al cual se le reconoce de manera excepcional la posibilidad

18 El caso referido a la solicitud de nulidad de la marca constituida por la forma tridimensional de una mquina de afeitar compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias que forman un tringulo equiltero, otorgada a favor de Koninklijke Philips Electronics NV. motiv los siguientes comentarios:

- Pueden ser objeto de marca los signos que posean un mnimo de capacidad o fuerza diferenciadora para servir de nexo entre productos o servicios y fuentes de procedencia u origen empresarial, lo cual alcanza a las formas tridimensionales, incluso a las dotadas de funcionalidad tcnica.

- Los signos no requieren de un nivel creativo ni de singularidad ms o menos elevada para acceder al registro, ya que nicamente se prohibe el registro de aqullos que carecen del ms mnimo rasgo que permita su reconocimiento o identificacin entre el pblico de los consumidores y que pasen absolutamente desapercibidos en el mercado como referentes de alguna procedencia empresarial.

- As, slo estaran excluidas las formas tridimensionales de uso generalizado y comn en el sector del trfico considerado y que carecieran de cualquier elemento singular o particular que las distinguiese respecto de las formas generalmente utilizadas en el trfico con anterioridad a la fecha de la solicitud.

- Al momento de evaluar una solicitud de estos signos deben tenerse en cuenta algunas circunstancias de hecho, tales como: la duracin del uso de la marca o los esfuerzos publicitarios realizados por su titular a efectos de implantarla o consolidarla como tal en el pblico de los consumidores.

- No puede exigirse a las formas tridimensionales que adicionen elementos arbitrarios, ya que ello sera tanto como reconocer que esos signos adolecen estructuralmente de capacidad distintiva. En consecuencia, lo que se prohibe es el registro de los envases que, en las costumbres leales y constantes del comercio, resulten habituales o usuales en el sector de actividad considerado.


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de registro porque adquiri la distintividad a travs del uso. Ciertamente, donde exista un grado mnimo de distintividad, el signo no puede ser rechazado de acuerdo al artculo 135 inciso b) de la Decisin 486.

(iii) Coincide con la Dra. Arana en el sentido de que las formas usuales de los productos no pueden adquirir distintividad y, por tanto, no pueden ser objeto de registro an cuando se logre probar que han adquirido aptitud distintiva en virtud del uso, pues la ley as expresamente lo prohibe.

(iv) Sin embargo, el signo solicitado no constituye una forma usual, pues no es utilizado por nadie distinto a su empresa, al punto que si sta decidiera retirar del mercado el envase solicitado, ste no existira.

(v) El hecho de que las empresas cerveceras que forman parte de su grupo puedan intercambiar sus envases no hace perder al envase el carcter de marca ni lo convierte en una forma usual, habitual ni comn, ni significa que los competidores, que no pertenecen a su grupo estn legitimadas a usarla como un envase comn o genrico.

(vi) La opinin contenida en el informe presentado por la Doctora Arana sobre una supuesta forma usual de su envase se basa en situaciones incorrectas, que no tienen sustento en los hechos, de lo que se asume que careci de la informacin necesaria, resultando extrao que la opositora no le haya entregado los informes preparados por Apoyo Opinin & Mercado, toda vez que no hace referencia a los mismos ya que con ello hubiera llegado a una conclusin absolutamente distinta a la que llega en este informe.

Mediante Resolucin N 2015-2005/OSD-INDECOPI de fecha 16 de febrero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundada la oposicin y deneg el registro del signo solicitado. Consider lo siguiente: (i) Respecto a la forma usual del envase alegada por la opositora: - Las formas usuales se refieren a aquellas configuraciones externas de los productos o de sus envases que, sin ser indispensables en el comercio, son habitualmente utilizadas por distintos empresarios en la presentacin de sus productos dentro del mercado.

- La solicitante no ha reivindicado el tamao ni la capacidad del envase, por lo que resultan irrelevantes los argumentos referidos a que el signo solicitado constituye un envase de 620 ml, ya que el carcter de dicho signo ser analizado con relacin a los dems envases de cerveza que, en distintos tamaos, se ofrecen en el mercado.

- La prohibicin de registro de formas usuales contempladas en el artculo 135 inciso c) de la Decisin 486 debe ser analizada en el contexto actual de nuestro propio mercado. En ese sentido, resultan irrelevantes los medios probatorios presentados por la solicitante referidos a los envases de cervezas utilizados en pases distintos al Per, como son Chile, Ecuador y Mxico.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUC

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4. RESOLUCION TRIBUNAL INDECOPI Backus y Ambev Peru.pdf

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