From Invention to Patent, From Invention to Patent, patentas tool for Business patentas tool for Business

SuccessSuccess: Case studies: Case studies

Marco Marzano de Marinis, Associate Legal Marco Marzano de Marinis, Associate Legal OfficerOfficer

Small and Medium-sized Enterprises DivisionSmall and Medium-sized Enterprises Division

World Intellectual Property OrganizationWorld Intellectual Property Organization

WIPO in pilloleWIPO in pillole

Che cosa è la OMPIChe cosa è la OMPI

Qual’è il suo mandato Qual’è il suo mandato

– Protezione intenazionaleProtezione intenazionale– Promozione di una cultura della PI Promozione di una cultura della PI – Demistificazione della PI Demistificazione della PI – Cooperazione intenazionale con glu Cooperazione intenazionale con glu

uffici e le Istituzioni relazionate con la uffici e le Istituzioni relazionate con la PI PI

– etc….etc….

./.. WIPO in pillole…../.. WIPO in pillole….– 182 Stati Membri182 Stati Membri

– Gestione di 23 trattati in materia di Gestione di 23 trattati in materia di Proprietà Intellettuale Proprietà Intellettuale Sistema di protezione mondialeSistema di protezione mondiale Accordi per la classificazione e registrazione internazionale Accordi per la classificazione e registrazione internazionale

degli attivi immaterialidegli attivi immateriali..

– Supporto Supporto vis à vis vis à vis della: della: Protezione degli attivi immaterialiProtezione degli attivi immateriali Sviluppo delle regolamentazioni in materia di PI su scala Sviluppo delle regolamentazioni in materia di PI su scala

globaleglobale Cooperazione con Stati MembriCooperazione con Stati Membri

Knowledge Driven Knowledge Driven « New »« New » EconomyEconomy

Attivi Materiali:

Fattori della produzione: Terra, Capitale e lavoro

MARKET DEVELOPMENT

Attivi immateriali:

Idee, Brevetti,

Disegni, TM,

Capitale intellettuale al centro

della nuova economia

Sviluppo economico Sviluppo economico

Micro-economiaMicro-economia

Intellectual Intellectual PropertyProperty

Macro-Macro-economiaeconomia

./.. Knowledge Driven ./.. Knowledge Driven « New »« New » EconomyEconomy

Il sistema dei didirti di privativa industriale è cruciale per ricompensare

e motivare inventori e ricercatori, da un lato; e allo stesso tempo dare

sicurezza agli investitori tato pubblici

che privati, dall’altro.

Un adeguato sistema di diritti di proprietà intellettuale é estremamente importante per acquisire finanziamenti provenienti dall’estero (Foreign Direct Investments,

FDI) o per incoraggiare le imprese straniere a trasferire i loro conoscimenti

tecnologici.

La PI e Attori EconomiciLa PI e Attori Economici

Posizione dominante degli attivi immateriali nella nuova economiaPosizione dominante degli attivi immateriali nella nuova economia

Università e Centri di ricerca: Perno dello sviluppo intellettuale del Università e Centri di ricerca: Perno dello sviluppo intellettuale del

PaesePaese

PMI: 90% delle Imprese italiane sono PMI, contribusicono: PMI: 90% delle Imprese italiane sono PMI, contribusicono: Presence in Presence in

the market; Employment; GDP; the market; Employment; GDP; il il 70% dei prodotti e servizi che accedono 70% dei prodotti e servizi che accedono

al mercato sono prodotti da PMIal mercato sono prodotti da PMI

Utilizzazione del sistema di diritti di PI pari al 2%Utilizzazione del sistema di diritti di PI pari al 2%– Scarsa conoscenza del sistema di PI;Scarsa conoscenza del sistema di PI;– Percezione del sistema come: complesso e articolato, necessità di un supporto Percezione del sistema come: complesso e articolato, necessità di un supporto

esterno (esperti in PI: avvocati e agenti in PI); esterno (esperti in PI: avvocati e agenti in PI); – Il sistema è percepito come caro e pertanto accessibile unicamente alle grandi Il sistema è percepito come caro e pertanto accessibile unicamente alle grandi

imprese o ai centri di ricerca di imprese privateimprese o ai centri di ricerca di imprese private

Sfruttamento dinamico del sistema di PI:Il sistema di PI si converte in uno strumento

cruciale per sostenere lo sviluppo commerciale del entità che lo utilizza, tanto un’Università

come una impresa.

Sfruttamento

Monopolio Nuova via per Potenziare le entrate

IP come strumento finanziario

•Licensing

•Franchising

•Merchandising

•Investitori pubblici: CE, Governi, Istituzioni nazionali etc..•Investitori Privati : Banche, Business Angels, etc.

./.. IP and SMEs./.. IP and SMEs

•Brevetto •Marchio

•Disegno Industriale

Approccio statico

Approccio patologico al sistema di PI Conoscenza limitata del sistema di PI, l’utilizzo delle privative

industriali è percepito unicamente da una prospettiva di lotta alla

contraffazione

•R&D Partnerships,

•Accordi di ricerca

•Strategie di sfruttamento, creazione di TTO

Proposte OMPIProposte OMPI1. Formazione delle risorse Umane, in materia di:1. Formazione delle risorse Umane, in materia di:

– Gestione dei TTOGestione dei TTO

– capacita negoziale per i contratti in aventi ad oggetto accordi di licenza con aspetti di PI capacita negoziale per i contratti in aventi ad oggetto accordi di licenza con aspetti di PI marketing tecnologicomarketing tecnologico

– Patent Information Patent Information

2. Assistenza nella elaborazione dei regolamenti di PI delle Università e centri di ricerca2. Assistenza nella elaborazione dei regolamenti di PI delle Università e centri di ricerca

3.3. Supporto nella creazione di reti o consorzi aventi finalità di R&D e PISupporto nella creazione di reti o consorzi aventi finalità di R&D e PI

– Corsi di formazione Corsi di formazione

– Sostegno nella elaborazione dei regolamenti di gestione degli attivi immaterialiSostegno nella elaborazione dei regolamenti di gestione degli attivi immateriali

– Assitenza alla creazione di reti di sviluppo e assistenza in material di PIAssitenza alla creazione di reti di sviluppo e assistenza in material di PI

4. Etc… (proposte da enti esterni)4. Etc… (proposte da enti esterni)

Materiale:-- Giuridico

-- Business

-- Case studies

-- Helpline

WWW.WIPO.INT WWW.WIPO.INT /SME/SME

../. La OMPI e il sostegno che ../. La OMPI e il sostegno che offreoffre

Materiale di semplice utilizzazione Sito web in 6 lingue: Inglese, Spagnolo,

Francese, Russo, Cinese e Arabo 2005 90,000 pagine visitate al mese

2004 72,000 pagine visitate

2003: 51,000 pagine visitate

2002: 28,000 pagine visitate

Vi ringrazio Vi ringrazio

per la vostra attenzione!per la vostra attenzione!

WIPO: SMEs website: WIPO: SMEs website: www.wipo.sme/intwww.wipo.sme/int

marco.marzano@wipo.intmarco.marzano@wipo.int

Stanford UniversityStanford University::Cohen-Boyer « recombinant DNA Cohen-Boyer « recombinant DNA

 » Patent  » Patent

1 tecnologia, “recombinant DNA” (brevetto pioniere nelle biotecnologie);

Creazione di un TTO gestito con una persona, in con una persona, in seguito al successo ottenuto con la seguito al successo ottenuto con la commercializzazione delle tech. Sviluppate, oggi commercializzazione delle tech. Sviluppate, oggi il TTO è composto da 20 persone, piú di 1100 il TTO è composto da 20 persone, piú di 1100 brevetti, interamente licenziati a imprese private; brevetti, interamente licenziati a imprese private;

La strategia di commercializzazione di questa La strategia di commercializzazione di questa tecnologia si è basata su licenze non esclusive;tecnologia si è basata su licenze non esclusive;

Questa brevetto universitario, scaduto nel 1997, è considerato come la Questa brevetto universitario, scaduto nel 1997, è considerato come la tecnologia avente il maggiore impatto commerciale e il più alto reddito tecnologia avente il maggiore impatto commerciale e il più alto reddito mai generato da una invenzione di questo tipo. mai generato da una invenzione di questo tipo.

L’Università di Stanford ha adottato una tecnica di commercializzazione L’Università di Stanford ha adottato una tecnica di commercializzazione per questa tecnologia basata su per questa tecnologia basata su LICENZE NON ESCLUSIVELICENZE NON ESCLUSIVE::– 406 SOCIETÀ406 SOCIETÀ hanno ottenuto una licenza (Società, Start-ups, laboratori hanno ottenuto una licenza (Società, Start-ups, laboratori

biotech)biotech)

– alla scadenza del brevetto dicembre 1997, alla scadenza del brevetto dicembre 1997, 125125 sono risultati essere i prodotti sono risultati essere i prodotti commercializzati con il brevetto Cohen-Boyercommercializzati con il brevetto Cohen-Boyer

– I benefici generati dal brevetto durante la sua vita 1980-1997 ammontano a:I benefici generati dal brevetto durante la sua vita 1980-1997 ammontano a: 255 ML DI $ PER LICENZE CONCESSE255 ML DI $ PER LICENZE CONCESSE 35 ML35 ML DI $ PER PRODOTTI COMMERCIALIZZATIDI $ PER PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

./..Stanford University./..Stanford University::Cohen-Boyer « recombinant DNA Cohen-Boyer « recombinant DNA

 » Patent  » Patent

CETRI, Universidad Nacional del Litoral CETRI, Universidad Nacional del Litoral (Argentina)(Argentina)

CETRICETRI : TTO creato dall’Università del Litoral con la finalità di gestire correttamente : TTO creato dall’Università del Litoral con la finalità di gestire correttamente lo sfruttametno commerciale dei risultati scientifici ottenuti nei laboratori di ricerca lo sfruttametno commerciale dei risultati scientifici ottenuti nei laboratori di ricerca

Il CETRI ha gestito sino ad ora più di 1700 contratti di collaborazione con imprese Il CETRI ha gestito sino ad ora più di 1700 contratti di collaborazione con imprese private private

Le attività di ricerca che il CETRI generalmente negozia hanno ad oggetto, contratti Le attività di ricerca che il CETRI generalmente negozia hanno ad oggetto, contratti per ricerca specifiche, consulenze, servizi al settore privatoper ricerca specifiche, consulenze, servizi al settore privato

Più di 20 tipi diverse di tecnologie sono stati trasferiti al settore privato tramite accordi Più di 20 tipi diverse di tecnologie sono stati trasferiti al settore privato tramite accordi di licenzadi licenza

Le entrate complessive generate dal CETRI sono equivalenti al 10% degli del budget Le entrate complessive generate dal CETRI sono equivalenti al 10% degli del budget dell’Università del Litoraldell’Università del Litoral

BTG e UK UniversitiesBTG e UK UniversitiesRisonanza Magnetica (Magnetic Risonanza Magnetica (Magnetic

Resonance Imaging-MRI)Resonance Imaging-MRI)

BTG da pubblico a privato: Istituto britannico per la commercializzazione BTG da pubblico a privato: Istituto britannico per la commercializzazione dei risultati scientifici delle università UKdei risultati scientifici delle università UK

MRI, Tecnolgia sviluppata da tre Università UK: MRI, Tecnolgia sviluppata da tre Università UK: Nottingham (Peter Mansield, Premio nobel per la Medicina nel 2003), Aberdeen, e Oxford

Nel generare tale tecnologia la BTG ha combinato le tre tecnologie, introducendo alcune migliorie

BTG si è incaricato di sviluppare commercialmente la tecnologia tramite accordi di licenza mirati in tutto il mondo

Tra il 1986 e il 1989 il 99% degli MRI erano licenziati su tecnologia BTG, I principali licenziatari erano: Marconi, Siemens Toshiba, Hitaci, GE, Bruker, Fonar, Shimadzu, Esaote.

Attraverso la strategia adottata da BTG per gli accordi di Licenza, la BTG ha distribuito sino ad ora $64 Ml.

INTA e RELMOINTA e RELMO

INTA, Instituto Nacional de Tecnologia Agricola, INTA, Instituto Nacional de Tecnologia Agricola, – Centro di ricerca pubblico per la ricerca Agraria Centro di ricerca pubblico per la ricerca Agraria

RELMO, piccola impresa argentina RELMO, piccola impresa argentina – specializzata nella creazione di qualità di soya geneticamente modificate specializzata nella creazione di qualità di soya geneticamente modificate

RELMO e INTA raggiungono un accordo di cooperazione per la creazione di una varietà di soya resistente ai glifossati (Glyphosate)

INTA contribuisce con la tecnologia di base RELMO, si fa carico (economicamente e praticamente) di sviluppare la tecnologia di

base nei propri laboratori o in strutture adegute alla scopo I risultati di questa collaborazione scientifica sono commercializzati in esclusiva da

RELMO, che riconosce a INTA una percentuale sulle vendite (royalty) Punti di forza di questa iniziativa:Punti di forza di questa iniziativa:

– Possibilità per INTA di finanziare ulteriori ricerche attraverso le royalty corrisposte da INTA in seguito Possibilità per INTA di finanziare ulteriori ricerche attraverso le royalty corrisposte da INTA in seguito alla commercializzazione dei prodotti basati sulla sua tecnologia di base.alla commercializzazione dei prodotti basati sulla sua tecnologia di base.

– RELMO acquisice: 1) due tecnologie: la prima derivante da INTA, la seconda sviluppata sulla RELMO acquisice: 1) due tecnologie: la prima derivante da INTA, la seconda sviluppata sulla tecnologia di base; 2) una posizione di mercato esclusiva, derivante da un prodotto tecnologicamente tecnologia di base; 2) una posizione di mercato esclusiva, derivante da un prodotto tecnologicamente avanzato. avanzato.

FONDEF (CILE)FONDEF (CILE) Dal 1992 finanzia parzialmente progetti di R&D aventi un alto impatto Dal 1992 finanzia parzialmente progetti di R&D aventi un alto impatto

economico e sociale. economico e sociale.

Il contributo del FONDEF concede raggiunge un massimo del 60% del Il contributo del FONDEF concede raggiunge un massimo del 60% del costo totale del progetto, con una contribuzione massima di $ 700.000. costo totale del progetto, con una contribuzione massima di $ 700.000.

Il bando di concorso impone ai partecipanti di presentare richieste oggetto Il bando di concorso impone ai partecipanti di presentare richieste oggetto di ricerche congiunte Università+Impresa. di ricerche congiunte Università+Impresa.

Il restante 40 % del progetto deve essere coperto in misura equivalente dai Il restante 40 % del progetto deve essere coperto in misura equivalente dai partner del progetto 20% Univ. 20% Impresapartner del progetto 20% Univ. 20% Impresa

FONDEF: FONDEF: 71 richieste di brevetto nazionali71 richieste di brevetto nazionali

FUNDACION CIENCIAS PARA LA VIDA 1INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1P. UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 4UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 2P. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 5UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 18UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION 2UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 6UNIVERSIDAD DEL MAR 1UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 17UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 2UNIVERSIDAD DEL BIO BIO 1UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 1UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 3UNIVERSIDAD DE CHILE 5UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 2

ANPCYT (Argentina)ANPCYT (Argentina) Progetto creato nel 2004, avente come finalità lo stimolo della crescita della Progetto creato nel 2004, avente come finalità lo stimolo della crescita della

sensibilità alla tutela dell’innovazione da parte degli attori innovanti sensibilità alla tutela dell’innovazione da parte degli attori innovanti (università ed imprese)(università ed imprese)

Il Fondo sostiene (a fondo perduto, tramite fondi concessi dal BID) la Il Fondo sostiene (a fondo perduto, tramite fondi concessi dal BID) la registrazione dei brevetti da parte dei destinatari dei bandi che registrazione dei brevetti da parte dei destinatari dei bandi che periodicamente l’ANPCYT Pubblica. periodicamente l’ANPCYT Pubblica.

Il finanziamento copre il 100% della fase iniziale della richiesta di brevettoIl finanziamento copre il 100% della fase iniziale della richiesta di brevetto Bandi publicati:Bandi publicati:

– I:diretto a Università e centri di ricercaI:diretto a Università e centri di ricerca– II: diretto a PMI del settore metalmeccanico e quimico (escluso il II: diretto a PMI del settore metalmeccanico e quimico (escluso il

farmaceutico).farmaceutico). Obbiettivo è di pubblicare 4 bandi l’anni per incrementare il livello di tutela Obbiettivo è di pubblicare 4 bandi l’anni per incrementare il livello di tutela

da parte degli attori innovanti. da parte degli attori innovanti.

Progetto finanziato dalla CE nell’ambito dei 6° PQProgetto finanziato dalla CE nell’ambito dei 6° PQ– I treinnio 2002-2005 4 MeuroI treinnio 2002-2005 4 Meuro– 2 triennio 2005-2008 6 Meuro2 triennio 2005-2008 6 Meuro

Finalità: fornire assistenza ai partecipanti Finalità: fornire assistenza ai partecipanti ai progetti finanziati nell’ambito dei PQ CE, relativamente agli accordi che hanno ad oggetti la tutela della R&D o clausole relative ad accordi aventi ad oggetto aspetti relazionati con la PI.

Progetto nato dal TTO e dal Master in IP dell’Univ. di Progetto nato dal TTO e dal Master in IP dell’Univ. di AlicanteAlicante

consorzio composto da: consorzio composto da: – Università di AlicanteUniversità di Alicante– Università di Cracovia “Jagiellonian Univ.”Università di Cracovia “Jagiellonian Univ.”– EURICEEURICE