LEY DE MARCAS

GRUPO 21:Ainara ArtolaTelmo de la CabaNéstor de la FuenteMiguel JaureguiberriJoana Jiménez

ÍNDICEIntroducción: LEY DE MARCASSENTENCIA VITALITESENTENCIA EQUILIBRA VS. EQUILIBRANCESENTENCIA MULTIAVENTURA vs. HANNAH

BARBERASENTENCIA NOMBRE DOMINIO Banco

VitoriaSENTENCIA ORIENT WATCHSENTENCIA DIOR y CHANNEL vs. YODEYMASENTENCIA ZARAGOZA VIRTUAL.COM

Ley marcas 17/2001Legislación sobre Marcas, Competencia

exclusiva del Estado (art. 149.1.9)Ley para la adecuación a la normativa

comunitaria europea

Reglamento CE nº 40/94 del Consejo• Introduce concepto de marca comunitaria Signo distintivo aplicable a todo el territorio de la UE• Se introduce este concepto para aproximar las marcas nacionales y las comunitarias y que así dos marcas que produzcan los mismos efectos en España estén sujetos a normativas distintas.

Introducción teóricaConcepto de Marca: Signo susceptible de

representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa con respecto de otras.

Puede estar integrada por distintos elementos: Denominativos: palabra o combinaciones de palabras Gráfico o emblemático: imágenes, figuras, símbolos y

dibujos Integrado por letras o cifras, tridimensional: envoltorios,

envolturas… Sonoros y mixtos: Combinación de los anteriores

Nomenclátor de marcasExiste una clasificación de productos

y servicios a nivel europeo para el registro de las marcas de fábricas o de comercio y las marcas de servicio

45 clases de productos y servicios: Productos (clases 1 a 34) Servicios (clases 35 a 45)

SENTENCIAVITALITE

SENTENCIA VITALITEJURISDICCIÓ

N COMUNITARIO

¿QUÉ?MARCA COMUNITARIA:Solicitud de registro

DENEGADA

¿POR QUÉ?IMPROCEDENCIA:

productos o servicios que no tienen una

relación directa con la denominación

solicitada.¿QUIÉN?

The Sunrider Corporation:

VITALITEVS.

Oficina de Armonización del Mercado

Interior (marcas, dibujos y modelos

ANTECEDENTES1 de abril de

1996 presentó SOLICITUD de

marca comunitaria

denominativa en la Oficina de

Armonización del Mercado Interior

Registro solicitado es

VITALITEConforme alARREGLO DE

NIZA (15 de junio

1957)

CLASE 5Productos

farmacéuticos...

CLASE 29Carne, pescado, fruta, verdura

CLASE 32aguas minerales y gaseosas, y otras

bebidas sin alcoholResolución de 19 de enero de 1999, el

examinador DENEGÓ la solicitud:

artículo 38 del Reglamento núm.

40/94

ARTÍCULO 7 apartado 1, letras b) y c), del

Reglamento núm. 40/94

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Requiere que se considere un conjunto de elementos: la impresión general

dada por la marca en su conjunto y la percepción del consumidor

• Anule la resolución, en la medida en que no acoge sus pretensiones

• Condene en costas a la parte demandada

Solicitud DEMANDANTE

• Desestime el recurso• Desestime el recurso

Solicitud DEMANDADO

SOLICITUD AL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DECISIÓN TRIBUNAL

1•Anular la resolución de la Sala Segunda de

Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior

•Productos a los que se refiere: «alimentos para bebés» y «agua mineral con o sin gas»

2 •Desestimar el recurso en todo lo demás

3•La parte demandante soportará sus propias

costas y la mitad de las costas de la demandada. Esta última cargará con la mitad de sus costas

Sentencia del TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 3 de Noviembre de 2005

Marcas. Concesión de inscripción.

SENTENCIARecurso de casación nº190/2003

Sentencia nº1387/2002 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, recaída en el recurso nª 1548/2000, sobre concesión de inscripción de la marca internacional gráfica 681.083 “EQUILIBRANCE”.

CONTRA

ANTECEDENTES DE HECHOEn el proceso Contencioso-Administrativo,

se dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Don Lorenzo, contra la resolución de la OEPM, que denegó la inscripción de la marca internacional grafica “EQUILIBRANCE”, para designar productos de la clase 5ª del Nomenclátor internacional.

Don Lorenzo interpone recurso de casación, exponiendo los siguientes motivos:

Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 5 de Mayo de 2006

INSCRIPCIÓN DE MARCAS MIXTAS. DENEGACIÓN. SIMILITUD

Vs

SENTENCIARecurso de casación nº 7969/2003

interpuesto por la Entidad MULTIAVENTURA, S.L.

La sentencia dictada por la S.7ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J de Madrid recaída en el rec. Nº 798/2000 sobre denegación de inscripción de las marcas mixtas nº 2.159.362 y 2.159.363 “MULTIAVENTURA”

CONTRA

ANTECEDENTES DE HECHO

En el Proceso Cont.-Adm. se dictó sentencia desestimando el recurso promovido por MULTIAVENTURA S.L., contra las resoluciones de la oficina Española de Patentes y Marcas, que estimó los recursos de alzada interpuestos contra otras, que concedió las inscripciones de las marcas mixtas nº 2.159.362 y 2.159.363, para designar productos de la clase 35ª y 41ª del Nomenclátor internacional.

FALLO

MULTIAVENTURA S.L. ALEGA Hanna-Barbera Productions (HBP) NO MONOPOLIO de representación gráfica de monopolio. EN BASE A:

Sentencia del T.S, Sala 3ª de 17/12/1990

Notificada la sentencia, MULTIAVENTURA S.L. INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN, exponiendo los siguientes motivos:1) Infracción por inaplicación

del art. 1 de la Ley 32/88 de Marcas,

2) Infracción por inaplicación de los art. 3.1 y 30 de la Ley 32/88 de Marcas,

3) Violación en la aplicación del contenido del art. 12.1 a) de la Ley 32/88 de Marcas.

Por providencia 11/01/06, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación.

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

3.1. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro

válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones

de la presente Ley.30. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.

1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO1. OEPM deniega inscripción de marcas mixtas

“MULTIAVENTURA” Nº 2.159.362 Y 2.159.363 Para las clases 35 y 41. ¿Por Qué? Similitud y relación entre las áreas comerciales.

2. Se interpone recurso Contencioso-Administrativo = Desestimado por similitud con el dinosaurio Hanna-Barbera.

3. MULTIAVENTURA presenta recurso de casación, exponiendo los motivos antes señalados

4. No tiene transcendencia el argumento de que la marca pretendida goza de la distintividad que exige el art. 1 de la Ley de Marcas, ya que, el hecho de estar incursa en la prohibición del art. 12 de la ley de marca, le impide tener acceso al registro.

FALLODESESTIMATORIO el recurso de

casación nº 7976/2003, contra la sentencia dictada por la 7ª de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, recaída en el recurso nº 798/2000; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Al amparo de lo preceptuado en el Nº 1, d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional.

◦ Por infracción, por inaplicación, la prohibición del art. 12.1 a) Ley de Marcas.

◦ Por infracción del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable.

◦ Por infracción, por inaplicación, la prohibición del art. 12.1 a) de la Ley de marcas, atinente al riesgo de asociación con el art. 13 c) de la Ley de Marcas.

1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:

d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

SENTENCIA NOMBRE DOMINIO BANCO VITORIA

Partes

Demandante: Banco de Vitoria S.A.

Demandado: Multimedia Digital Rioja, S.L.

Objeto de demanda Nombre de dominio

“bancodevitoria.com”

Fundamentos jurídicos

-Política Uniforme de Solución de

Controversias en materia de Nombres de

DominioAdoptada por ICANN (Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers)

-Reglamento adoptado por el mismo organismo

-Presentada la demanda ante el Centro de Arbitraje y

Mediación de la OMPI (4/4/2001).

-Tras la verificación registral(19/4/2001) Notificación al

demandado

-14/5/2001 Se presenta la falta de personación y

contestación a la demanda

-22/5/2001 Contesta al Centro via email alegando

que estaba ausenteLa firma demandante ostenta la titularidad

de numerosos registros de marca en España

para el distintivo BANCO DE VITORIA,

junto con el logo característico (todo

debidamente acreditado)

Banco de Vitoria constituida en 1900 y

conocida por dicha denominación

El demandado obtuvo el nombre de dominio “bancodevitoria.com”

el 2/3/2000

www.bancodevitoria.com solo aparecen los

números “212.163.200.128”

El demandado es titular de otros muchos nombres de dominio, algunos de los cuales se corresponden con

las marcas y denominaciones de

otros bancos españoles

1 32

”Banco de Vitoria” propiedad del Banco de

Vitoria Uso continuado de la marca “Banco de Vitoria”

NOTORIEDAD Nombre de dominio

idéntico, por lo que puede existir confusión (competencia desleal) No existe interés

legítimo del demandado e imposibilidad de

casualidad Mala fe

Pretensiones de las partes

Se solicita la transferencia del

nombre de dominio

El demandado no contesta ni al email de

Banco de Vitoria, ni a los del Centro de Arbitraje

posteriores

Examen de los presupuestos

para la estimación de la demanda

contenidos en el apartado 4 a)

de la política uniforme

Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, o semejante, produciendo confusión, con una marca sobre la que el demandante tenga derechos Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe

1º) Semejanza entre el nombre de dominio y las

marcasConcurrencia del primer requisito

indiscutibleComparación de marca con nombre

de dominio. El “.com” no entra en juego

3º) Intereses legítimos a favor del demandado titular del

nombre de dominio

Dada la notoriedad de Banco de Vitoria y la cercanía geográfica del

demandado

La no contestación = reconocimiento implícito de

inexistencia de derechos legítimos

2º) Posible existencia de mala fe

Párrafo 4.b de Política Uniforme

i)Impide que el titular pueda adoptar el

nombre de dominio.Dada la notoriedad, el

demandado era consciente de su adquisición ajena.

Posible confusión de los clientes

iii)Tenencia pasivaDebido a que en la página web

solamente aparecen unos números, se considera una

tenencia pasiva del nombre de dominio

Según la interpretación de numerosas decisiones del Centro de

Arbitraje, la tenencia pasiva es causa justificativa de la mala fe

ii) Marca notoria:Dado la notoriedad de la

marca, no puede tratarse de una mera coincidencia, sino que el demandado quería

obtener algún beneficio, o no dejar al titular de la marca ejercer sus derechos

como propietario

Decisión

que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

El nombre de dominio “bancodevitoria.com” es idéntico a la marca "BANCO DE VITORIA" de la que es titular el demandante

dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno

Debido a que…

El Panel ordena la transferencia del

nombre de dominio

“bancodevitoria” al demandante.

SENTENCIAORIENT WATCH

Aproximación general (STS 1103/2001, 22 noviembre, sala de lo Civil)

1.- “Orient Watch”, pide

nulidad 1ª instancia contra Rita por todas

las marcas inscritas con el

nombre de “Creacions

Orient”. El juez les da la razón y determina que las marcas de doña Rita son

nulas.

2.-Doña Rita

recurre en apelación

ante Audiencia Provincial

3.- Confirmación

parcial, juez de 1ª instancia

tenia razón en anular casi todas las

inscripciones de “Creacions

Orient”, menos 1.

4.- “Orient Watch”

presenta recurso

de casación ante TS por esa

sentencia de la

Audiencia Provincial

El juez de 1ª instancia admite la demanda de Orient Watch y falla a su favor, declarando nulas las marcas inscritas por doña Rita

1ª InstanciaDesestiman la apelación, pero declara nula una de las marcas de Orient Watch por haber caducado la acción de nulidad, por lo que doña Rita la podía inscribir.

Audiencia Provincial

• El Tribunal Supremo entiende que la marca que la AP había dejado inscribir a doña Rita tampoco podía inscribirse, ya que ésta la había inscrito de mala fe. De acuerdo con el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (ley aplicable en este caso), la acción de nulidad de las marcas registradas de mala fe es imprescriptible.• Respecto a lo que exige doña Rita de declarar su marca como prioritaria, no podría hacerse porque al ser declarada nula es como si nunca hubiese existido.• Por tanto, el TS viene a ratificar lo que había declarado la 1ª instancia.

Tribunal Supremo

SENTENCIA DIOR Y CHANNEL VS. YODEYMA

VS.

STC nº 7/2002 PROPIEDAD INDUSTRIAL: COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL Demandante: Chanel SA y Parfums Christian Dior SA Demandado: Perfumes y Cosméticos Yodeyma SL

por: COMPETENCIA DESLEAL

• Acto de publicidad adhesiva (art. 6b LCD) Uso o referencia a marcas ajenas, con el objetivo de confundir directa o indirectamente al consumidor final

• Actos de aprovechamiento de marca ajena (art. 12 LCD)

RECURSO DE ALZADA

CRITERIOS DE

VALORACIÓN

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS en virtud de lo dispuesto en:

- Ley de Competencia Desleal- Ley de Patentes

REQUISITOS

Comportamiendo doloso o culposo

Relación de causalidad

• Gastos surgidos de la investigación de las actividades que constituyen el acto de competencia desleal

DAÑO EMERGENT

E• Beneficio obtenido por

Yodeyma por la comercialización de pdtos. sirviéndose de marca ajena

LUCRO CESANTE

FALLO: Yodeyma debe cesar la comercialización de perfumes o cosméticos haciendo cualquier referencia o alusión (escrita /verbal) a marcas ajenas.

Retirar del mercado todos los documentos en los que aparezcan las marcas de Dior o Chanel.

Indemnización de daños y perjuicios

Publicación de la STC en un medio de comunicación nacional (Objetivo: rehabilitar la fama de Dior y Chanel.

Pago de costas causadas en el juzgado

SENTENCIAZARAGOZA VIRTUAL. COM

CASO: ZARAGOZAVIRTUAL.COM

Demandante: SEINTENCO SL

Demandados: INTERNET ZARAGOZA, SOCIEDAD CIVIL

+ J.G.S como socio de Internet Zaragoza, Sociedad Civil

+ RESIDUO CERO SL

zaragozavirtual.com

Zaragoza-Virtual.com

Desde 1998 utiliza como marca y nombre comercial:

Utiliza posteriormente como marca:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Se solicita EL CESE EN EL USO DEL DOMINIO ‘zaragoza-virtual.com’ en virtud de:

Ley de Marcas: o art. 1 marca: signo/medio que sirva para distinguir B/S

de una persona similares a los de otrao art. 30 el registro de una marca confiere a su titular el

dcho. Exclusivo de utilizarla en el tráfico económicoo art. 31 el titular de la marca puede utilizar las acciones

del art. 35 contra quien lesione su derecho

Ley de Competencia Deslealo art. 6 regula los actos de confusión

Ley General de Publicidado arts. 26 y 27: regulan los actos de publicidad que inducen

a confusióncon empresas, actividades, marcas

FALLO: Se declaran ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Obligación de los demandados de cesar en el uso del dominio ‘Zaragoza-Virtual.com’ + excluir su publicidad

Prohibición para la parte demandada de utilizar en cualquier tráfico mercantil, comercial o de internet el dominio o la referencia a ‘Zaragoza Virtual’

Los demandados deben notificar la noticia:

· a sus clientes· por la televisión local donde se ha

difundido la publicidad

FUNDAMENTOS DE DERECHOLa OEPM otorga la inscripción de la marca

EQUILIBANCE, solicitada por DISTRIBORG SA. Para la clase 5ª (productos dietéticos...)

Contra esta resolución interpone recurso Contencioso-Administrativo Don Lorenzo (titular marca EQUILIBRA), para la clase 5ª que ampara sustancias dietéticas de uso médico.

La Sala desestima el recursoContra esta sentencia, se interpone recurso

de casación Por Don Lorenzo.

FALLODESESTIMAN el recurso de

casación nº 190/2003, interpuesto por Don Lorenzo, contra la STS. 1387/2002 dictada por la sección Primera de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid el 28/10/02,Con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

(art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional)