Materia Patentable y exclusiones a la patentabilidad

10.12.2012F Fernandez Brañas

Certum est quia impossible est....

Patentable: todo lo que no está excluido o exceptuado............

Nuevo: todo lo que no está incluido en el estado de la técnica....

Inventivo: todo lo que no es obvio.....

• Diferentes legislaciones y diferentes exclusiones

– USA vs Europa

• USA: "everything under the sun made by man"

– pero: Title 35 US Code 101: métodos para evitar el pago de impuestos no son patentables!

EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Materia Patentable

SINO

Criterios de Patentabilidad

•Novedad•Actividad Inventiva•Aplicación Industrial•Suficiencia descriptiva•Claridad

Exclusiones - (Art. 52(2) EPC)

Excepciones - (Art. 53 EPC)

Patente

Novedad

Actividad Inventiva

Claridad

Suficiencia descriptiva

Estado de la técnica

Criterios de Patentabilidad

Requerimientos básicos de Patentabilidad: Quid pro Quo

• Tiene que existir una INVENCIÓN en cualquier campo de la tecnología

• La Invención debe ser suceptible de APLICACIÓN INDUSTRIAL

• La Invención debe ser NUEVA

• La Invención debe implicar una ACTIVIDAD INVENTIVA

• La Invención debe estar SUFICIENTEMENTE DESCRITA

no patentable

EXCLUSIÓN invenciones sin carácter

técnico

EXCEPCIÓNinvenciones técnicas pero

no patentables por otras razones

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• Las EXCLUSIONES y EXCEPCIONES a la norma general son

interpretadas en sentido ESTRICTO (T356/93, T19/90, T315/03 G1/04)

• ART 27 (1) TRIPS, ART 52 (1) Convención Europea de Patentes: Se concederán Patentes a toda INVENCIÓN, en todos los campos de la tecnología, que sea NUEVA, que implique una ACTIVIDAD INVENTIVA y sea suceptible de APLICACIÓN INDUSTRIAL.

Exclusiones: TRIPS y EPC

Exclusiones: TRIPS y PCT

• TRIPS: no enumera las invenciones no patentables sin caracter técnico (Art 27)

• PCT: permite a las autoridades de búsqueda internacional o de examen preliminar no realizar la búsqueda, dar una opinión o examen preliminar en los supuestos del Artículo 52(2) EPC (R39, R67)

Exclusiones: Convención Europea de Patentes (EPC)

Convención Europea: Art 52 (2): No se consideran invenciones patentables:

Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos

Creaciones estéticas

Reglas y métodos para llevar a cabo actos mentales, juegos o realizar negocios, y programas de ordenadores

Presentaciones de información

Art 52 (3): solo en tanto la patente se refiere a estas actividades como tales.

Métodos matemáticos

• T208/84: métodos de procesamiento digital de imágenes: Los métodos matemáticos se aplican a números y procuran un resultado numérico. El algoritmo o fórmula es un concepto abstracto que indica como operar con los números.

• Si el método matemático se usa en un proceso técnico, el proceso es applicado en una entidad física (en este caso la imagen almacenada como señal eléctrica) que cambia cuando el método se implementa.

• Aunque la idea resida en un método matemático, reivindicaciones dirigidas a un proceso técnico donde el método matemático se utiliza son patentables, ya que el método matemático no se protege como tál.

Descubrimientos científicos

• EP00938954 (T1538/05):

• Claim 1. The"magnetic' (magnetic) force characterized in that it is born as a result of the mutual deformations of the electric fields (of only existing electric charges) due to their relative movements.

• Claim 2. New unknown force in the atom, born as a result of the mutual deformations of the existing electric fields due to the relative movement (between the nucleus and electron) according Claim 1, characterized in that said force repulses the electron from the nucleus.

• Ni la descripción ni las reivindicaciones describian un contenido técnico de aplicación.

Creaciones estéticas

• Los efectos estéticos no son patentables

• Objectos o estructuras caracterizados por elementos técnicos si son patentables como tales asi como los procedimientos para su preparación.

Ø Tejido con una estructura de fibras particular

Ø Proceso para tallar diamantes (el diamante tallado no sería patentable)

Ø Composición capaz de mantener durante periodos largos el olor o el sabor, o capaz de acentuar el olor

Juegos y Métodos de hacer Negocios

• Reglas e instrucciones de carácter abstracto o intelectual no son patentables. Los aparatos o procesos para llevar a cabo las reglas o instrucciones sí pueden ser patentados.

• T1161/04 (The Nasdaq Stock Market, Inc): "1. Apparatus (10) for rebalancing a capitalization weighted stock index comprising:

Ø means (18, 19, 20) adapted to receive as input a data

Ø feed of information relating to stocks in a stock index;

Ø means (12, 42, 60) adapted to classify stocks in the........

• Considerado una invención técnica, novedosa pero no inventiva.....

Invenciones ejecutadas por Computadora

• Invenciones ejecutadas por programas: incluyen métodos, aparatos, medios de lectura y almacenamiento y programas de computadora.

• Programas de computadora son patentables si el programa tiene el potencial de producir un efecto técnico al ser ejecutado en una computadora (T935/97 y T1173/97). El efecto técnico de be de ir mas alla de la mera interacción física entre la computadora (hardware) y el programa (software)

• Efecto técnico: control de un proceso industrial, control de un robot, sistema de navegación, o un programa que hace que la computadora sea mas rápida y eficiente....etc

Presentaciones de información

• Una invención definida solo por el contenido de la información o la estética de la misma no es patentable

• La manera y el método de presentar la información puede ser patentable

• Interfases de aplicaciones de computadora normalmente no son patentables

• Bases de datos como tales no son patentables

• Soportes fisicos electromagneticos que contienen elementos funcionales no son simples presentaciones de informacion y no se caracterizan solo por el contenido de la información o la forma estética de la misma (T1749/06 y T1194/97)

• TRIPS Art 27(2): Miembros pueden excluir invenciones cuya explotación fuese contraria a la moralidad, orden público, o para proteger la vida humana, animal o vegetal, para proteger la salud y un posible daño al medio ambiente, siempre y cuando la exclusión no se haga por razones domésticas.

• Miembros pueden excluir a) los metodos de tratamiento quirúrgico, terapeútico y de diagnóstico sobre el cuerpo humano o animal y b) plantas y animales (con excepción de microorganismos) y procedimientos esencialmente biológicos para producirlos. Los paises debe ofrecer protección bien sea de patentes u otra forma sui generis efectiva de protección de variedades de plantas.

Las excepciones a la Patentabilidad > TRIPS, PCT

• PCT: no menciona el orden público o la moralidad. Permite a las autoridades de búsqueda internacional o de examen preliminar norealizar la búsqueda, dar una opinión o examen preliminar en los supuestos de los metodos de tratamiento quirúrgico, terapeútico y de diagnóstico sobre el cuerpo humano o animal y las variedades de plantas y animales (con excepcion de microorganismos), y los procedimientos esencialmente biologicos para producirlos (R39, R67 PCT)

Las excepciones a la Patentabilidad : TRIPS, PCT

Art. 53(a) EPC Art. 53(b) EPC

Variedades de plantas o animales, y

procedimientos esencialmente biológicos para

producirlos

Las excepciones a la Patentabilidad : EPC (Art 53)

Art. 53(c) EPC

Metodos de tratamiento quirúrgico,

terapeútico y de diagnóstico sobre el cuerpo humano o

animal

Invenciones cuya explotación comercial

fuera contraria al orden público o la

moralidad

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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE

• Explotación comercial contraria al orden público o la moralidad:

ü Invenciones que provoquen desorden público, actos criminales, terrorismo o comportamientos ofensivos: protección de la integridad física de los individuos , protección del medio ambiente y la biosfera

ü Lo que constituye un comportamiento ético o moral difiere según las diferentes culturas

ü El concepto de orden público y moralidad se basa en normas constitucionales o acuerdos internacionales de amplio consenso, normalmente apoyadas por leyes penales (por ejemplo, Convención de Ottawa).

• Explotación comercial contraria al orden público o la moralidad:

ü Applicación estricta (T356/93, T19/90)

ü Encuestas de opinión pública pueden variar con el tiempo y son manipulables (T356/93) y no son el criterio para establecer si la invención es contraria al orden público o la moralidad

ü El daño al medio ambiente solo puede ser valorado depues de estudios intensivos que frecuentemente se llevan a cabo despues de la concesión de la patente por los organismos reguladores competentes. Esos organismos reguladores tienen la capacidad de prohibir la explotación de la invención cuando se tiene evidencia del daño medioambiental.

Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE

ü La patentabilidad se deniega solo si el propósito general de la invención es contrario a el orden público o la moralidad. El hecho que la invención pueda tener un uso “concebible” contrario a los principios de moralidad y orden público no afecta la patentabilidad.

ü La patente no otorga el derecho a explotar la invención

ü El efecto económico del monopolio concedido por la patente no se toma en consideración. El monopolio es un beneficio derivado del derecho de exclusividad concedido por la patente. Este derecho esta arraigado en el sistema de patentes.

Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE

• Invenciones Biotecnológicas:

ü Regulación especifica en el Reglamento 26-29 CPE con referencia a la Directiva Europea 98/44/EC

ü El material biológico aislado o producido por un proceso técnico es patentable incluso si se encuentra presente en la naturaleza. (R27a)

ü El cuerpo humano en cualquier etapa de su formación y el simple descubrimiento de uno de sus elementos no es patentable. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano, incluida la secuencia parcial o total de un gén, puede ser patentable (R29(1)(2) CPE).

ü La aplicación industrial de un gén tiene que ser descrita en la solicitud (R29(3) CPE, recital 23 98/44/EC).

Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE

Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE

• Concretamente excluido en el reglamento: (R28 CPE)

ü Clonación de seres humanos

ü Procedimientos para modificar la línea germinal de seres humanos

ü Uso industrial o comercial de embriones humanos

ü Procesos para modificar la constitución genética de los animales causando sufrimiento sin un beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales, y animales derivados de tales procesos

• Variedades de plantas (y animales) no son patentables bajo la CPE (Art 534(b) y la directiva 98/44/EC. Tampoco lo son los procedimientos esencialmente biológicos para producirlas.

• Invenciones cuya realización técnica no se restringe a una variedad en particular, si no que puede ser implementada en varias variedades si son patentables (G1/98, 98/44/EC, R 27(b) CPE)

• Una reivindicación que no reivindica variedades específicas individualmente es patentable, a pesar de que comprende multitud de variedades (G1/98).

• Directiva 98/44/EC prevee licencias cruzadas entre los titulares de patente y de variedades vegetales (UPOV) en caso de sobrelapamiento

Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53b CPE

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Plantas versus variedades

Golden Delicious:no patentable (variedad)

manzanas

Plantas que contienen el gen X para aumentar el contenido en Vitamina C:patentable

tomates

plantas

Variedad A que contiene el gen X: no patentable(variedad)

Tomates que contienen el gen X para aumentar el contenido en Vitamina C: patentable

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Patente vs protección UPOV

PATENTE

• Planta definida por una o mas características inventivas, no por el genoma completo

• Todas las plantas con la característica inventiva están protegidas:

– transgénicas, de especies próximas or lejanas (bacteria, glyphosate resistance)

– Mutación genética (e.g. girasol)

• La invención debe ser nueva e inventiva

• Protección total

– no EU-wide breeders' exemption

UPOV

• Variedad definida por el genoma completo

• Solo la variedad y las variedades derivadas esencialmente de ella tienen protección

• Variedad debe ser nueva, pero no hay requisito de actividad inventiva

• Breeders' exemption:

– Libre uso de la variedad para desarrollar nuevas variedades

– Libre comercialización de las variedades desarrolladas

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Decisiones de los casos Broccoli/tomate sobre procedimientos esencialmente biológicos (G 2/07, G 1/08)

• Métodos clasicos de producción de plantas mediante

cruzamiento de genomas competos y selección ulterior no son

patentables, incluso si hay pasos técnicos antes o despues de

el método biológico (por ejemplo, selección con marcadores

genéticos).

– Marker-assisted breeding not patentable

– Aplicable a métodos de producción y selección animal

Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53(c) CPE

ü Los métodos de tratamiento terapeútico asi como los métodos de diagnóstico y quirúrgicos aplicados sobre el cuerpo humano o animal no son patentables.

ü Exclusión basada en la política de salud pública en los países Europeos de manera que las actividades médicas no se vean impedidas por el monopolio concedido por la patente.

ü Sin embargo, compuestos para ser utilizados en usos médicos si son patentables (Art 54(4)(5) CPE). Son los llamados “primer uso médico” y “segundo uso médico”

Usos Médicos bajo la CPE

Producto: "Substancia X"

é nuevo sobre

1er uso médico: "Substancia X para uso en medicine"

é nuevo sobre

2o uso médico: "Substancia X para use en el tratamiento del cancer de colon

é nuevo sobre

Uso médico ulterior: "Substancia X para uso in el tratamiento de la esclerosis múltiple"

Protección absoluta

Protección Limitada al uso médico

Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53(c) CPE

• El uso terapeútico puede ser no solo el tratamiento de una nueva enfermedad, sino también el tratamiento de la misma enfermedad mediante un método terapeútico diferente como:

Ø El regimen de administración del medicamento (G2/08))

Ø La via de administración del medicamento (T51/93, G2/08)

Ø La población de pacientes (T19/86, T836/01, G2/08)

Gracias por su atención

ffernandez@epo.org