US patenting procedures (2)Massimo Barbieri

E-mail: massimo.barbieri@polimi.it

M. Barbieri © 2013

Post-Grant Review:

Può essere presentata da qualsiasi terzo interessato (entro 9 mesi dalla concessione del brevetto) sulla base di un motivo di nullità (mancanza di novità, mancanza di attività inventiva, mancanza di chiarezza e insufficienza di descrizione, preuso, vendita).È il richiedente a dover dimostrare la nullità.

Autorità competente: Patent Trial and Appeal Board (PTAB)Decisione sul merito: entro un anno (proroga di 6 mesi)

Appello: Court of Appeal of the Federal Circuit Dimostrare che almeno una rivendicazione è nulla («more likely than not»)Non può essere instaurata dopo una causa di nullità (che viene sospesa)Il titolare può instaurare una causa di contraffazione contro un terzo, che può presentare una post-grant review e una riconvenzionale di nullità (ll).Le misure cautelari (richieste entro 3 mesi dalla concessione del brevetto) non sono sospese se è stata richiesta una post-grant review

Post-Grant Review

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Inter Partes Review:

Consente di attaccare la validità d un brevetto nel periodo successivo ai primi 9 mesi dalla concessione

Il richiedente deve dimostrare che almeno una rivendicazione è sicuramente nulla («reasonable likelihood»)

Gli unici motivi di nullità sono novità e attività inventiva (le prove adducibili sono anteriorità brevettuali e pubblicazioni scientifiche)

Inter Partes Review

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Confronto con la procedura europea

USPTO EPOMancanza di chiarezza Sì No

Estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale

No Sì (art. 100 EPC)

Esame formale No* Sì [R77(1)]

Procedura ulteriore Sì No

• Tre giudici brevettuali amministrativi (US), il primary examiner fa parte della Divisione di Opposizione (EPO)

• Ammissibilità

*decide il direttore dell’USPTO (la decisione non è appellabile)

Confronto US - EPO

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• Il reperimento delle prove è più facile negli Stati Uniti (il PTAB può disporre la «discovery»; per l’opposizione europea è in capo all’opponente il compito di procurarsi tutte le prove, senza la possibilità di costringere il titolare del brevetto a fornire prove di nullità solo in suo possesso).

Interazione con cause di meritoPost-Grant Review e Inter Partes Review hanno la precedenza su eventuali cause in merito

In Europa

Germania Non si può instaurare una causa di nullità finché dura il periododi opposizione

Gran Bretagna

Il tribunale può procedere autonomamente senza aspettare l’esito dell’opposizione

Italia La causa di nullità può essere sospesa o prolungata al fine di tener conto dell’esito

Confronto US - EPO

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First to file

Con il first to file viene abbandonata la «Hilmer Rule»: non si teneva conto di una priorità estera ma solo della data di deposito della domanda negli Stati Uniti

Rimane invariata la «Wertheim doctrine»: è sufficiente che almeno rivendicazione della domanda successiva sia supportata dal documento di priorità

Preuso*Non priva più di novità il successivo deposito di un altro inventore

Differenze rispetto alla procedura EPLe domande di brevetto non ancora pubblicate fanno parte dello stato della tecnica e sono utilizzate per valutare la non-ovvietà

*Il preutente deve dimostrare di aver usato commercialmente l’invenzione almeno un anno prima della data della prima divulgazione da parte dell’inventore

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First to file

Lo stato della tecnica è costituito da quattro categorie di nozioni:• le comuni conoscenze generali• le conoscenze potenziate• le conoscenze nascoste• domande di brevetto anteriori pubblicati successivamente

Concetto di novità assoluta (lo stato della tecnica comprende tutte le conoscenze, ovunque esse siano state rese accessibili al pubblico, con qualunque mezzo)

Valutazione attività inventiva all’EPO (esclusioni)• le conoscenze nascoste (perché non facilmente accessibili a un tecnico del

settore);• le domande di brevetto ancora segrete alla data di deposito della domanda

in valutazione;• le anteriorità particolarmente datate, evitando di combinarle con altre

anteriorità recenti.

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Grace period

Ha un effetto difensivo rispetto a qualsiasi altra divulgazione (anche di una domanda di priorità).

Cumulabile con il diritto di priorità

Sistema US: definito «first to publish», in quanto la predivulgazione garantisce una priorità di un anno opponibile a chiunque

Utilizzando il «grace period» si perde la possibilità di estendere la domanda di brevetto in quei paesi che non prevedono un’analoga disciplina

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First inventor to file

La domanda del non avente diritto non costituisce un diritto anteriore opponibile

Nessun termine fissato per l’avente diritto (quando la prima domanda sarà pubblicata, si applicherà il «grace period» a beneficio dell’inventore

Nuova procedura denominata «derivation proceeding» (PTAB): entro un anno dalla pubblicazione della domanda

Se il brevetto è stato concesso all’usurpatore, il vero inventore può promuovere un’azione civile di derivation (entro un anno dalla concessione)

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Post-Grant Review

Inter Partes Review

Novità assoluta

First to file

Preuso

«Best mode» non più richiesto (almeno da fase PCT)

Sconto del 75% per «micro-entities»

Aumento delle tasse (15%)

Conclusioni

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Bibliografia

Micaela Modiano – Le nuove procedure di revisione dei brevetti statunitensi e loro confronto con l’opposizione europea (Rivista di Diritto Industriale 2012 – pp. 244 – 257)

Giovanni Guglielmetti – La riforma della legge americana sui brevetti adotta la regola del first to file (Rivista di Diritto Industriale 2012 –pp. 120 – 132)