285

16 november 1987, 55e jaargang, nr 11 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 40 30 40.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Personeel. - Register van Octrooigemachtigden.

Necrologie.

In memoriam Drs A. T. Puister door Drs J. P. Potter (blz. 286/7).

Artikel.

Mr H. J. G. Pieters, De jongste wijziging van de Rijksoc-trooiwet (blz. 287-299).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht: geen.

2. Merkenrecht.

Nr 69 Rechtbank Amsterdam, 5 maart 1986, Giant Manu-facturing Co./D. Hoenson & Co. (ten gevolge van het ver­moeden van kwade trouw bij Hoenson, moet Hoenson wor­den belast met het bewijs dat zij van het gebruik van het merk Giant door Giant Co. niet heeft geweten; ter afwering van de vordering tot nietigverklaring van Hoenson's depot van het woordmerk Giant, dient Hoenson ter staving van het gestelde normale gebruik van het merk Giant nadere gege­vens aan te voeren).

Nr 70. President Rechtbank Haarlem, 31 maart 1987, MBI Publications/Th. H. Gransbergen h.o.d.n. Thegra, en E. Damsteeg (titels zijn vatbaar voor bescherming als merk; aan MBI komt het auteursrecht toe op o.a. een artikel door Damsteeg in haar dienst geschreven; associatiegevaar tus­sen de omslag van het blad van Thegra en de folderomslag

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 55e jaargang

De Industriële Eigendom Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een af­zonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentiaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 40 30 40. Postgirorekeningnr 17 300.

van MBI, waaraan een eigen persoonlijk karakter toekomt; onzorgvuldig handelen van Damsteeg als (ex)-werknemer; bevel tot overdracht van de op naam van Damsteeg staande postbus aan MBI) (met noten D.W.F. V.).

Nr 71. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 27 juni 1986, Cartier S.A./Huf Schoenen B.V. e.a. (getoetst aan het criterium in het Union-arrest, is er overeenstemming, zowel auditief als visueel, tussen Cartier en Roland Cartier; shawls en leder­waren enerzijds en schoenen anderzijds zijn soortgelijke wa­ren).

Nr 72. Voorzitter Rechtbank Brussel, 22 april 1986, Clark Overseas Shoes/Chaussures Cecil (het woord CRALK voor schoenen maakt inbreuk op het merk CLARKS voor schoe­nen e.d.; het gebruik van eenzelfde verpakking voor CRALK-schoenen als door eiseres wordt gebruikt voor CLARKS, is een onrechtmatige daad; handhaving van se-kwestratie bevolen).

Nr73. President Rechtbank Haarlem, 12 juni 1987, Gardis­ette International A.G. e.a./Intradex International (gebruik van het beeldmerk Gardisette zodanig dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat gedaagde deel uitmaakt van de dealerorganisatie van eiseressen, is in strijd met 13A, 1, sub 2 BMW; de licentiehoudster is niet ontvankelijk in een op 13A gebaseerde vordering).

3. Modellenrecht.

Nr 74. President Rechtbank Haarlem, 26 juni 1987, Bertella B.V./Gebr. Ypma B.V. (geen bescherming op grond van de BTMW voor modellen die vóór de inwerkingtreding van de BTMW op de markt zijn gebracht, doch op grond van art 2, lid 7 Berner Conventie zijn op deze modellen de rechtsregels van toepassing die vóór 1 jan. 1975 op modellen van toepas­sing waren; het bloempotten/schalen model van Bertella

N r l l Blz. 285-316 Rijswijk, 16 november 1987

286 Bijblad Industriële

komt voor bescherming krachtens de Aw in aanmerking; twee modellen van Ypma maken inbreuk op het auteurs­recht van Bertella).

4. Handelsnaamrecht.

Nr 75. Rechtbank Zwolle, 28 april 1987, J. M. G. van den Bosch h.o.d.n. Aatax Almere/J. van Leeuwen, h.o.d.n. Aa-Tax (dat derden die wellicht een ouder recht hebben, geïn-timeerde ongemoeid hebben gelaten is geen reden om geïn-timeerde bescherming van haar handelsmaan te onthouden; verwarringsgevaar aangenomen; geen kostenveroordehng in handelsnaamprocedures).

b. Beschikkingen van de Octrooiraad.

Nr 76. Afdeling van Beroep, 2 december 1986 (afbakening van niet voorgepubliceerde literatuur dient alleen te geschie­den, indien anders niet duidelijk kan worden aangegeven wat de uitvinding is).

Officiële mededelingen

Personeel.

Beëindiging dienstverband. Aan de heer W. J. Gill'ard, 1 e medewerker Bureau Comp­

tabiliteit en Kas, tevens plv. comptabele, is op zijn verzoek met ingang van 1 november 1987 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 mei 1987, nr Personeel 87028).

Aan mevrouw M. C. J. Ruygrok, administratief mede­werkster in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 oktober 1987 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Econo­mische Zaken van 25 augustus 1987, nr Personeel 87046).

Indiensttreding. De heer P. van Manieren is met ingang van 1 oktober 1987

als hoofd van Bureau Huishoudelijke Dienst in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 1987, nr Personeel 87057).

Necrologie

In Memoriam Drs A. T. Puister.

Kort na het begin van zijn 62ste levensjaar overleed op 1 september jl. geheel onverwacht voor velen Drs. Antonius Tonnis Puister. Slechts zeer weinigen wisten dat hij reeds enige tijd ernstiger ziek was dan hij naar buiten liet blijken.

Anton Puister werd op 28 augustus 1926 in Groningen geboren. Zijn gehele schoolopleiding en universitaire studie voltrokken zich in zijn geboortestad en hij was dan ook een Groninger in hart en nieren.

In 1951 trad hij in dienst van destijds 'deBPM',(Bataafsche Petroleum Maatschappij) dit dienstverband werd tot 1984 voortgezet. In die lange tijd bekleedde hij een veelheid van functies op diverse locaties zoals Londen, Parijs en Amster­dam en ten slotte was hij de laatste 3 jaren tot aan zijn

Eigendom, nr 11 16 november 1987

Wetgeving.

Inwerkingtreding van enige artikelen van de Rijkswet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (blz. 314).

Mededelingen.

Computer/Law Forum (blz. 314).

Boekbespreking.

Paul Mathély, Le Droit Francais des Signes Distinctifs, Pa­rijs, 1984, besproken door Mr S. Boekman (blz. 315).

Boekaankondiging. E. C. M. Jurgens en V. van Lingen, Omroeprecht en auteurs­recht, Zwolle, 1986, door Mr S. Boekman (blz. 315/6).

Litteratuur.

Mevrouw F. M. Weinberg, administratief medewerkster op arbeidsovereenkomst, is met ingang van 1 oktober 1987 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigen­dom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 1987, nr Personeel 87058).

Benoeming in vaste dienst. De heer A. E. Borsboom, medewerker in tijdelijke dienst

bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 oktober 1987 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 september 1987, nr Personeel 87052).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Dr J. H. J. den Hartog op zijn verzoek op 14 oktober 1987 in bovengenoemd Register is ingeschreven.

pensionering de Primus Inter Pares van de SHELL-Octrooi-afdeling in Den Haag. Ook buiten het directe verband met SHELL heeft hij zich gemanifesteerd op vele gebieden van het brede onderwerp Industrieel Eigendom; zo was hij en­kele jaren lid van het bestuur van de Vereniging Industriële Eigendom (de Nederlandse Groep van de AIPPI), lid van het Executive Committee en in die kwaliteit actief aanwezig op internationale congressen. Voorts heeft hij constructieve bijdragen geleverd op diverse conferenties ter voorbereiding van de teksten van het Europees Octrooiverdrag en het Gemeenschapsoctrooiverdrag, dit laatste in het kader van zijn EIRMA-aktiviteiten (European Industrial Research Management Association), terwijl ten slotte ook de Studie­commissie Industriële Eigendom in ruime mate van zijn lidmaatschap heeft kunnen profiteren.

Na zijn pensionering bleef hij op internationaal niveau

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 287

actief, zoals blijkt uit de recente publicaties van WIPO in het juli/augustus nummer van Industrial Property 1987 waarin de door hem en Dr A. Hüni voorbereide WIPO Memoranda betreffende de Harmonisation of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions (Manner of Claiming, and Unity of Invention) werden gepubliceerd.

Hij bezat in ruime mate dat scherpe analytische vermogen dat zo essentieel is om een goed octrooigemachtigde te zijn; hij kon met gedegen kennis van zaken zijn standpunt goed verwoorden en was een constructief denkend en, bovenal, gerespecteerd debater.

Hoewel hij in de Orde van Octrooigemachtigden geen bijzondere functie heeft uitgeoefend heeft hij zich toch sterk voor het Orde-leven geïnteresseerd. Veel ledenvergaderin­gen heeft hij bijgewoond en hij was dan als regel op opval­lende wijze aanwezig.

In zijn management-functie bij SHELL had hij in de eerste plaats de grote verdienste steeds achter zijn mensen te willen staan; daarnaast kon hij zeer goed op zakelijke wijze priori­teiten afwegen. Zo'n afweging resulteerde dan doorgaans in een korte en duidelijk geformuleerde richtlijn of beslissing, kristalhelder, men wist precies waar men aan toe was. Lei­ding geven kostte hem geen moeite en hij deed het graag.

Zijn karakter was in de kern op vriendelijkheid gebaseerd, hij was iemand die anderen goed in hun waarde kon laten,

het maken van een laatdunkende opmerking was er voor hem niet bij. Hij trad de ander graag open tegemoet. Hij had de gave om met typische Groningse humor, op het geschikte moment gebruikt, de ander voor zijn standpunt te winnen ofwel het ontstaan van een spanningsveld te vermijden. Gronings was ook zijn nuchtere kijk op zaken en zijn afkeer om te spreken over onderwerpen waarover hij geen grondige kennis bezat.

Helaas heeft hij slechts kort van zijn pensioenjaren kun­nen genieten waardoor veel plannen voor een aktief leven, - o.a. door meer wetenschappelijke studie te verrichten op het terrein der numismatiek, zijn grote hobby - niet gereali­seerd konden worden.

Anton Puister heeft zich door zijn brede interesse, zijn creatieve en levendige inzet en zijn opvallende, positieve kwaliteiten een vooraanstaande plaats in nationale en inter­nationale kringen der Industriële Eigendom verworven. Bij velen genoot hij aanzien, binnen SHELL, in de AIPPI, in de Orde en daarbuiten. Allen die hem hebben gekend zullen hem met blijvend respect gedenken.

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en zijn dochter die hem te vroeg moeten missen.

J. P. Potter.

Artikel

De jongste wijziging van de Rijksoctrooiwet.1)

Mr H.J.G. Pieters.

1. Inleiding Kort voor het zomerreces is de wijziging van de Rijks­

octrooiwet ook door de Eerste Kamer aanvaard en als rijks­wet van 29 mei 1987 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 316). Publikatie vond ook in het septembernummer van het Bijblad plaats (blz. 234-240).

Daarmee is een omvangrijke aanpassing aan de interna­tionale ontwikkelingen in het octrooirecht afgerond. De vorige herziening, neergelegd in de rijkswet van 13 december 1978 (Stb. 706) bevatte aanpassingen aan het Europees Oc­trooiverdrag en het Verdrag tot samenwerking inzake oc­trooien (P.C.T.). De nu tot stand gekomen herziening betreft aanpassingen aan het Gemeenschapsoctrooiverdrag en het P.C.T.

Daarnaast zijn ook nog aanpassingen gewenst gebleken waaraan los van verdragsteksten in de praktijk of om wet­stechnische redenen behoefte bleek te bestaan. Al met al doet de laatste herzieningswet denken aan een kerstboom van allerhande nodige en wenselijke voorzieningen.

Voor alle volledigheid wil ik hier nog melding maken van twee wijzigingen van beperktere strekking van de Rijks­octrooiwet die kort voor 1987 gestalte hebben gekregen: de rijkswet van 12 december 1985 (Stb. 660) tot wijziging van een aantal bepalingen in de wetgeving van het Koninkrijk in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba, in werking getreden op 1 januari 1986, en dé rijkswet van 26 juni 1986 (Stb. 369) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet in verband met de invoe­ring van de boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Nederlandse Burgelijk Wetboek. Deze laatste rijkswet is nog niet in wer­king getreden.

') De auteur heeft met dank gebruik gemaakt van een door Mr E.C. Nooteboom vervaardigd schema van de inwerking­treding van onderdelen van de Rijksoctrooiwet.

De drang ̂ tot herziening is nog niet ten einde. Op aan­drang van zowel de Tweede als de Eerste Kamer zal nog een wijzigingsontwerp moeten worden uitgewerkt voor de ge­dwongen licentie wegens afhankelijkheid (art. 34, lid 4 Row). En in de Tweede Kamer ligt nog een ontwerp voor aanpassing van de Rijksoctrooiwet aan de gelijktijdig inge­diende Gebruiksmodellenwet.

Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van de drie belangrijkste in Europa tot stand gekomen octrooiverdragen die op de achtergrond van de wijzigingswetten staan.

Daarna wordt ingegaan op de recente wijzigingen in de Rijksoctrooiwet. Een diepgaande beschouwing is in het ka­der van dit artikel niet nodig en zou ook een doublure betekenen van de 44 bladzijden beslaande memorie van toelichting bij het ontwerp van de wijzigingswet.

Tenslotte wordt de inwerkingtreding van de wijzigingswet besproken, die in fase zal plaatsvinden. Dat is nodig omdat sommige bepalingen geen uitvoering in het Octrooiregle­ment nodig nebben, anderen weer wel en nog weer andere bepalingen pas in werking treden te zamen met het Gemeen­schapsoctrooiverdrag. En dat laatste ligt in de schoot der Goden, of beter: in het nog ongewisse politieke krachtenspel binnen de EEG.

2. De belangrijkste Europese octrooiverdragen De integratie van octrooirecht heeft zich binnen Europa

in drie stappen ontwikkeld: het Verdrag van Straatsburg tot eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (1963), het Europees Octrooiverdrag (München 1973) en het Ge­meenschapsoctrooiverdrag (Luxemburg 1975, weer bijge­schaafd in Luxemburg 1985).

Het verdrag van Straatsburg houdt basisprincipes van octrooirecht in: definiëring van de begrippen nieuwheid, uitvindingshoogte en toepassing op het gebied van de nij­verheid. Als een uitvinding hieraan niet voldoet is het daar­voor verleend octrooi van de aanvraag af nietig. Voorts

288 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald. Het Europees Octrooiverdrag heeft een voor thans 13

Europese staten, waarvan 9 EEG-staten, gemeenschappelij­ke octrooiverlening in het leven geroepen, welke plaatvindt door het Europees Octrooibureau. Dit bureau beoordeelt de aldaar ingediende octrooiaanvragen met inachtneming van in het verdrag neergelegde regels van formeel en materieel octrooirecht. De bepalingen van het Verdrag van Straatsburg zijn in het Europees Octrooiverdrag geïncorporeerd. Een door het Europees Octrooibureau verleend Europees oc­trooi heeft in elke verdragsluitende staat, die in de betrokken octrooiaanvrage is aangewezen, dezelfde rechtsgevolgen als die van een nationaal octrooi in de betrokken staat. Het Europees octrooi vormt daarom als het ware een bundel nationale octrooien van dezelfde inhoud.

Het Gemeenschapsoctrooiverdrag bepaalt nu dat zo'n Europees octrooi voor het gezamenlijk grondgebied van de EEG-staten een eenheid zal vormen. Dit Gemeenschapsoc­trooi vervangt de bundel van nationale octrooirechten voor de EEG-staten door één octrooi dat in al deze staten dezelf­de rechtsgevolgen heeft, welke in het verdrag zijn bepaald.

Te zamen met het Europees Octrooiverdrag is daarmede een octrooiwetgeving gecreëerd die geheel door internatio­nale bepalingen wordt beheerst. Dit systeem zal echter de bestaande regelingen niet geheel opheffen. In de eerste plaats blijft naast de Europese octrooiverlening de verlening van nationale octrooien mogelijk, maar het aantal daarvan is aanmerkelijk afgenomen. In de tweede plaats zullen aan­vragers de mogelijkheid hebben in plaats van een Gemeen­schapsoctrooi een Europees octrooi met nationale rechtsge­volgen te verlangen.

Het Gemeenschapsoctrooiverdrag is nog niet in werking getreden. In zeven lid-staten zijn de parlementaire goedkeu­ringsprocedures voltooid; in Ierland en Denemarken nog niet. In 1985 is een herziening ondernomen, waarbij een centrale beroepsgang is geformuleerd en is gepoogd de in­werkingtredingsbepaling te wijzigen, zodat het verdrag ook zonder Denemarken en Ierland in werking kon treden. Dit laatste is niet gelukt en de teksten van 1985 zijn dan ook nog niet definitief. Inmiddels tekent zich echter wel af dat een inwerkingtreding tussen 10 van de inmiddels 12 landen wel­licht tot de mogelijkheden behoort. Ook deze herziene tekst zal, nadat zij is ondertekend, nog de parlementaire goedkeu­ringsprocedures in de lid-staten moeten doorlopen.

3. Overzicht van de wijzigingen in de Rijksoctrooiwet De memorie van toelichting deelt de wijzigingen in drie

categorieën in. In de eerste plaats de bepalingen die de toepassing waarborgen van het Gemeenschapsoctrooiver­drag. In de tweede plaats de bepalingen, niet zozeer nodig voor de rechtstreekse toepassing van het verdrag, maar hoogst gewenst voor de harmonisatie van de Rijksoctrooi­wet met het Gemeenschapsoctrooiverdrag en het Verdrag van Straatsburg van 1963. En in de derde plaats alles waar­aan nog verder in de praktijk of om wetstechnische redenen behoefte bleek te bestaan.

a. Toepassing van het Gemeenschapsoctrooiverdrag De voor Gemeenschapsoctrooien geldende regels zijn ge­

heel te vinden in het verdrag. Meestal geeft het verdrag zelf een uitputtende regeling, maar bij een aantal onderwerpen verwijst het verdrag naar het nationale recht van de ver­dragsluitende staten.

De Rijksoctrooiwet is dus in beginsel niet van toepassing op Gemeenschapsoctrooien; de wet is dit alleen op punten, waar het verdrag een verwijzing naar het nationale recht bevat of nationale aanvulling toelaat. Voor de Rijksoctrooi­wet heeft dit in hoofdzaak drie gevolgen.

De begripsomschrijving "Europees octrooi" in artikel 1 van de Rijksoctrooiwet moet niet het Gemeenschapsoctrooi omvatten. Anders zou het Gemeenschapsoctrooi ingevolge artikel 29M in beginsel zijn onderworpen aan de bepalingen van deze wet, hetgeen zoals uiteengezet juist niet de bedoe­ling is.

Omdat de bepalingen van de Rijksoctrooiwet niet op alle

punten waar naar het nationale recht verwezen wordt zonder meer kunnen worden toegepast op Gemeenschapsoctrooi­en, behoeft een aantal bepalingen van de wet aanpassing. Het betreft hier in het bijzonder artikel 32, dat het voorge-bruik regelt, de artikelen 34 en 34a, die voorschriften inzake gedwongen licenties geven, en ten slotte artikel 52, dat re­gelen bevat ter voorkoming van de zogenaamde dubbele bescherming.

Ten slotte zijn bepalingen in de Rijksoctrooiwet opgeno­men op onderwerpen waar het verdrag aanvullende natio­nale bepalingen toelaat. Het betreft een nieuw artikel 29R, dat bepaalt dat de octrooihouder zijn uit het gemeenschaps­octrooi voortvloeiende rechten in Nederland eerst kan uit­oefenen nadat hij een vertaling in het Nederlands van het octrooischrift heeft ingediend. Door deze bepaling wordt gevolg gegeven aan het voorbehoud, dat het Koninkrijk op grond van artikel 88 van het verdrag bij de bekrachtiging daarvan zal maken. Het betreft voorts de toevoeging van een nieuw zesde lid aan artikel 43B waarbij het vorderen van een redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 34 van het verdrag afhankelijk wordt gesteld van het eerder verschaffen van een vertaling in het Nederlands van de conclusies van een ge­publiceerde aanvrage.

Resumerend: voor de toepassing van het Gemeenschaps­octrooiverdrag zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de Row.: artikel 1, het opschrift van hoofdstuk III, de arti­kelen 29M, eerste lid, 29 R (nieuw), 32, zesde lid (nieuw), 34, tiende en elfde lid (nieuw), 34A, derde lid (nieuw), 43 B, zesde lid (nieuw), en 52, eerste en tweede lid.

b. Harmonisatie met het Gemeenschapsoctrooiverdrag en het Verdrag van Straatsburg

Naast de bovenvermelde wijzigingen, die de toepassing van het Gemeenschapsoctrooiverdrag mogelijk maken, be­vat de wijzigingswet ook een aantal wijzigingen, die het materiële nationale octrooirecht betreffen. Zij vloeien voort uit de gelijktijdig met de totstandkoming van het verdrag in 1975 aangenomen "Resolutie betreffende aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen". Bij deze resolutie hebben de verdragsluitende staten op zich genomen zo spoedig moge­lijk hun nationale wetgevingen inzake nationale octrooien zodanig te wijzigen dat het Verdrag van Straatsburg kan worden bekrachtigd en deze wetgevingen zoveel mogelijk kunnen worden aangepast aan de overeenkomstige bepalin­gen van het Europees Octrooiverdrag, het Gemeeschapsoc-trooiverdrag en het PCT. De bedoeling van de resolutie is geweest verschillen in de nationale wetgevingen, die kunnen leiden tot het hanteren van verschillende normen, op te heffen. Ook binnen eenzelfde wetgeving, zoals de Rijksoc­trooiwet, is het echter evident dat er geen verschillen mogen zijn in de rechtsgevolgen die uit een Gemeenschapsoctrooi voortvloeien en die welke ingevolge de Rijksoctrooiwet aan een Europees octrooi of een rijksoctrooi zijn verbonden.

De Rijksoctrooiwet is overigens bij de Rijkswet van 13 december 1978 reeds nagenoeg geheel in overeenstemming gebracht met eisen van materieel octrooirecht die het Ver­drag van Straatsburg stelt en die ook zijn overgenomen in het Europees Octrooiverdrag en het PCT. Op één punt is echter nog geen uitvoering gegeven aan eerstgenoemd ver­drag, namelijk aan de in artikel 1, derde volzin, daarvan voorgeschreven terugwerkende kracht van de nietigverkla­ring van octrooien. Voorts is gebleken dat de aanpassing aan het Europees Octrooiverdrag nog nader kan worden verwe­zenlijkt en wel met betrekking tot uitvindingen die een mi­cro-organisme betreffen. Voorschriften hierover zijn in arti­kel 28B vastgesteld en zullen, krachtens een in dit artikel opgenomen delegatie, in het Octrooireglement worden vast­gesteld. In deze voorschriften wordt tevens rekening gehou­den met het op 28 april 1977 te Boedapest tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, dat onlangs, op 2 juli 1987, voor het Koninkrijk in werking is getreden.

Ter uitvoering van het Europees Octrooiverdrag bleek het voorts nog nodig de Octrooiraad aan te wijzen als instantie

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 289

die rogatoire commissies van het Europees Octrooibureau zal ontvangen en behandelen. Daartoe zijn twee nieuwe leden in artikel 18 opgenomen.

De uit de resolutie voortvloeiende verplichting de Rijks-octrooiwet zoveel mogelijk aan te passen aan de overeen­komstige bepalingen uit het Gemeenschapsoctrooiverdrag dwong in hoofdzaak tot invoering van een tweetal nieuwe bepalingen daarvan. De nieuw in te voeren bepalingen zijn de artikelen 29S t/m 29X regelende de mogelijkheid tot beperking van een verleend octrooi en artikel 44A (nieuw) betreffende de zogenaamde indirecte octrooi-inbreuk. Wij­ziging van de bestaande bepalingen betreft in hoofdzaak de artikelen 30 en 31, die de uit een octrooi voortvloeiende rechten omschrijven, artikel 33, derde lid, dat thans een beperking inhoudt ten aanzien van de overgang van een licentie, en artikel 51, dat op een tweetal punten wordt gewijzigd. Behalve de invoering van enkele nietigheidsgron-den, die artikel 51 in zijn huidige vorm niet kent, wordt in het vijfde lid de zogenaamde terugwerkende kracht van de nietigverklaring van octrooien ingevoerd. Hiermede is te­vens uitvoering gegeven aan het enige uit het Verdrag van Straatsburg overgebleven punt, dat hierboven werd vermeld. Ten slotte is de terminologie in artikel 44bis betreffende de toepasselijkheid van de Rijksoctrooiwet op het continentaal plat aangepast aan hetgeen ingevolge het Gemeenschapsoc­trooiverdrag ter zake zal gelden.

Resumerend: de uit harmonisatieoverwegingen voort­vloeiende wijzigingen in de Rijksoctrooiwet zijn de volgen­de : de artikelen 18, derde en vierde lid (nieuw), 22B, tweede lid (nieuw), 29S t/m 29X (nieuw), 30, eerste, derde en vierde lid, 31, onder d (schrapping), 32, tweede lid, 33, derde lid (schrapping), 34, derde lid, 44A (nieuw), 44B (oud 44bis), 51, eerste, derde, vijfde, zesde (nieuw), zevende (nieuw), en achtste lid, en 53, tweede lid.

c. Overige wijzigingen Ten slotte zijn in de Rijksoctrooiwet nog op een aantal

punten wijzigingen en aanvullingen aangebracht, waaraan in de praktijk of om wetstechnische redenen behoefte bleek te bestaan. Als zodanig kan worden vermeld het opnemen van wijzigingen in de artikelen 1 en 19C in verband met een betere omschrijving van het begrip internationale aanvrage. Ook wijzigingen in de artikelen 18 en 18A, in verband met recente Nederlandse wetgeving en nog aanhangige ontwer­pen van wet met betrekking tot het bewijsrecht en het pro­cesrecht. Voorts kunnen worden genoemd twee aanvullin­gen in artikel 22A, eerste lid, die dwingend voorschrijven dat bij indiening van de aanvrage de naam van de uitvinder wordt vermeld en dat die aanvrage vergezeld moet zijn van een uittreksel. Hierbij is rekening gehouden met de verge­lijkbare voorschriften in het Europees Octrooiverdrag. Ver­der is in artikel 221 een bepaling opgenomen die reeds in dit stadium de aanvrager verplicht de Octrooiraad de bezwaren mee te delen die in andere landen tegenover een overeen­komstige aanvrage zijn gerezen. Voorts is in een nieuw arti­kel 28A een regeling in het leven geroepen met betrekking tot de openbaarheid van dossiers van octrooiaanvragen en van daarop verleende octrooien, welke regeling de bestaan­de bepalingen, die telkens terinzagelegging van bepaalde stukken voorschrijven, vervangt door een bepaling die open­baarheid vooropstelt behoudens uitdrukkelijke uitzonde­ring. In een nieuw artikel 29Q is de mogelijkheid van rechts­herstel opgenomen, indien bij de vervulling van formalitei­ten ten aanzien van Europese octrooien door overmacht termijnen zijn overschreden. In artikel 30A en artikel 51, vijfde lid, is het begrip rechtsgevolgen van het octrooi nauw­keuriger omschreven.

In de artikelen 43 A en 43B is een lacune opgevuld, die na een vorige wijziging was geconstateerd. Ten slotte moet worden vermeld de wijziging in artikel 54, eerste lid, ertoe strekkende de inbreukacties in eerste aanleg te concentreren bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; deze wij­ziging houdt mede verband met de bij de totstandkoming van het Gemeenschapsoctrooiverdrag in 1975 aangenomen Resolutie betreffende centralisatie van de rechtspraak inza­

ke inbreuk op Gemeenschapsoctrooien in de verdragsluiten­de staten.

De hierboven weergegeven wijzigingen, vooral die betref­fende de artikelen 22A en 28A, hebben weer tal van aanpas­singen van andere artikelen nodig gemaakt, die verder on­besproken blijven.

4. De inwerkingtreding van de wijzigingswet Ingevolge artikel X van de wijzigingswet wordt het tijdstip

van inwerkingtreding bij Koninklijk besluit bepaald, welk tijdstip voor de verschillende artikelen of onderdelen daar­van verschillend kan worden gesteld. Zo'n gefaseerde inwer­kingtreding is nodig gezien het doel van de wijzigingen of gezien het feit dat nog nadere uitvoeringsvoorschriften no­dig zijn. Men kan vier categorieën onderscheiden.

De eerste categorie betreft bepalingen, die eerst bij inwer­kingtreding van het Gemeenschapsoctrooiverdrag in wer­king zouden moeten treden. Dat zijn die welke hierboven onder a zijn besproken, maar ook enkele die onder b behan­deld zijn. Onder dit laatste vallen de in artikel 30, derde lid, in te voeren uitzondering op het uitsluitend recht van de octrooihouders voor apothekers, waar de Nederlandse far­maceutische industrie slechts node aan wil, en de in artikel 53, zevende lid, tot twee jaar verkorte termijn, waarbinnen de vordering tot opeising van een octrooi moet zijn ingesteld.

Zoals in de aanvang van deze beschouwing al is vermeld, kan de inwerkingtreding van het Gemeenschapsoctrooiver­drag nog wel een aantal jaren op zich laten wachten. En wat dan eventueel in werking zal treden zal een gewijzigde versie zijn van het verdrag van 1975, waarvan in de wijzigingswet is uitgegaan. Daarbij zal op zijn minst de definitie van het begrip Gemeenschapsoctrooiverdrag in artikel 1 Row weer op de helling moeten.

De tweede categorie betreft die bepalingen die in werking kunnen treden zo spoedig mogelijk nadat de daarmee ver­band houdende uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld. Daarvoor is wijziging van het Octrooireglement nodig, waarover echter nog overleg gevoerd moet worden met be­langhebbende kringen. Daarna moet die wijziging nog de behandeling in de Rijksministerraad en de Raad van State doorlopen. Hier kunnen nog verscheidene maanden mee gemoeid zijn.

Het betreft de wijzigingen in de artikelen 18, derde en vierde lid, 22A (aanwijzing van de uitvinder, overlegging van een uittreksel), 22B (depot van micro-organismen), 28A (openbaarheid van de dossiers) en 29S t/m 29X (beperking van octrooien), alsmede de daarmee samenhangende wijzi­gingen en de overgangsartikelen II, III en IV.

De derde categorie wordt gevormd door die bepalingen waarvan de inwerkingtreding afhangt van die van de wijzi­ging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het betreft wijzigingen in de artikelen 18 en 57.

De vierde categorie ten slotte betreft die bepalingen waar­voor geen uitvoeringsvoorschriften zijn vereist en die niet onder categorie 1 of 3 vallen. Op deze bepalingen, waarvan de belangrijkste zijn de artikelen 44A (middellijke octrooi­inbreuk), 51 (terugwerkende kracht van de nietigheid en uitbreiding van de nietigheidsgronden) en 54 (concentratie van rechtspraak) heeft betrekking het onlangs gepubliceerde K.B. van 27 oktober 1987, dat de inwerkingtreding daarvan vaststelt op 1 december 1987 (vgl. dit nummer, blz. 314).

Aan het slot van dit artikel is een staatje opgenomen dat de verdeling in de vier categorieën inzichtelijk maakt. Daar­na is opgenomen de tekst van de artikelen van de Rijksoc­trooiwet van categorie 4, zoals zij na 1 december zullen gelden.

Ik zal thans de bepalingen van categorie 4 in volgorde van de artikelnummering aan de orde stellen. Bepalingen die enkel een correctie van verwijzing naar andere artikelen of artikelleden zijn, worden overgeslagen.

Artikel 1. Een nieuwe definitie voor het begrip "interna­tionale aanvrage", waardoor mede wordt gedekt het geval dat de aanvrager heeft aangegeven dat hij zowel een Euro-

290 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

pees octrooi met gelding voor het Koninkrijk als een door de Octrooiraad verleend octrooi wenst te verkrijgen.

Artikel 18, eerste lid, en artikel 18A. Afschaffing van de deskundigeneed.

Artikel 19C hangt samen met de definitie, besproken bij artikel 1.

Artikel 221. Het vierde lid geeft volledigheidshalve een rechtsgrondslag voor reeds in het Octrooireglement opge­nomen bepalingen, ingevolge welke geen taks behoeft te worden betaald of betaalde taksen worden teruggegeven.

Het zevende lid bevat de verplichting tot verstrekking van gegevens over parallelle buitenlandse octrooiaanvragen. Deze verplichting, die thans in artikel 23, tweede lid, staat, wordt in de tijd naar voren gehaald.

Artikel 23. Het oude tweede lid is artikel 221, zevende lid, geworden.

Artikel 290 is bij nota van wijziging ingevoegd. Het was nog de enige bepaling die de Octrooiraad verplichtte bij aangetekend schrijven kennisgevingen te doen. Deze ver­plichting is vervallen.

Artikel 290. Artikel 17A is van overeenkomstige toepas­sing verklaard op overschrijding van de termijnen, gesteld bij artikel 290 en krachtens artikel 29P met betrekking tot formaliteiten voor Europese octrooien.

Artikel 30, eerste en vierde lid. In navolging van het Ge­meenschapsoctrooiverdrag is ook het invoeren van het ge­octrooieerde voortbrengsel onder het uitsluitend recht be­grepen.

Artikel 30A, eerste lid. Het begrip "rechtsgevolgen van het octrooi" is nader gepreciseerd;

Tweede lid, onder a. Het begrip "inbreuk" is nader gepre­ciseerd; aan de handelingen als bedoeld in artikel 43A zijn die, bedoeld in artikel 44A (indirecte inbreuk), toegevoegd.

Artikel 31. Schrapping van de onder d geregelde tentoon­stellingsvrijstelling in navolging van het Gemeenschapsoc­trooiverdrag.

Artikel 32, tweede lid. Zie artikel 44B. Artikel 33. Schrapping van de als overbodig gevoelde

bepaling dat, tenzij anders bepaald, een licentie alleen met het bedrijf op anderen kan overgaan. Harmonisatie met het Gemeenschapsoctrooiverdrag. Het overgangsartikel V be­paalt, dat ten aanzien van bij inwerkingtreding bestaande licentieovereenkomsten de oude bepaling blijft gelden.

Artikel 34, derde lid. Zie artikel 44B. Artikel 39, tweede lid. Uitbreiding met de handelingen

bedoeld in artikel 44A (indirecte inbreuk). Artikel 43A, tweede lid. Verfijning van een in 1977 inge­

voerde wijziging. Artikel 43B, tweede lid. Zie artikel 43A. Artikel 44A. In navolging van het Gemeenschapsoctrooi­

verdrag wordt de mogelijkheid geschapen ook tegen indi­recte octrooi-inbreuk op te treden. Een mogelijkheid die sinds het arrest H.R. 18 februari 1949 (NJ 1949, 357) zeer beperkt was opgevat en door de onderhavige bepaling wordt verruimd en nader omschreven.

Artikel 44B. Uitbreiding tot het continentaal plat (oud artikel 44bis). In het eerste lid wordt ook de werkingssfeer

van het nieuwe artikel 44A tot het continentaal plat uitge­breid. Voorts wordt, in navolging van het Gemeenschapsoc­trooiverdrag, het begrip "delfstoffen" vervangen door "na­tuurlijke rijkdommen", dat in het tweede lid nader wordt omschreven.

Artikel 51. In het eerste lid worden de nietigheidsgronden in overeenstemming gebracht met die in artikel 57 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag. De inwerkingtreding van de­ze bepaling bevat een wetstechnische finesse: de verwijzing in het eerste lid, onder b, naar artikel 22B, tweede lid, blijft voorlopig buiten toepassing, omdat dit artikellid nog in het Octrooireglement moet worden uitgewerkt en daarom nog niet in werking kan treden.

De nieuwe nietigheidsgronden gelden niet ten aanzien van vóór 1 december 1987 verleende octrooien (artikel VI).

De wijziging van het eerste lid brengt een nieuwe formu­lering van het derde lid met zich.

In het vijfde lid wordt de terugwerkende kracht van de nietigheid van het octrooi geregeld. De formulering loopt parallel aan die in artikel 30A, eerste lid.

Het zesde en zevende lid houden uitzonderingen op de terugwerkende kracht van de nietigheid in. Dit is een onder­werp dat zeker nog wel nadere beschouwingen in dit blad verdient, met name voor wat betreft de vraag of een vorde­ring mogelijk is tot vergoeding van schade ontstaan door een bij eerdere rechterlijke uitspraak opgelegd verbod op basis van een octrooi dat bij een latere uitspraak wordt nietig verklaard.

Ingevolge overgangsartikel VI, tweede lid, werkt voor de vóór 1 december 1987 verleende octrooien de nietigverkla­ring terug tot 1 december 1987.

Het achtste lid bevat een nieuwe formulering van wat thans nog het zesde lid is.

Artikel 52, eerste lid. Een zelfde formulering als in de artikelen 30A, eerste lid, en 51, vijfde lid.

Artikel 54 breidt in het eerste lid de uitsluitende bevoegd­heid van de Haagse rechtbank uit tot opeising van Europese octrooiaanvragen.

In het nieuwe tweede lid wordt de Haagse rechtbank en de Haagse president in kort geding eveneens uitsluitend bevoegd voor vorderingen terzake van de handhaving van octrooien en van daarmee verwante vorderingen, zoals die op grond van indirecte octrooi-inbreuk en die tot vaststelling van een redelijke vergoeding. Deze bepaling maakt het, tezamen met het nieuwe artikel 51, mogelijk dat de verweer­der in een inbreukactie met succes de nietigheid van het octrooi in discussie kan stellen.

Voor op het tijdstip van inwerkingtreding aanhangige vorderingen blijven de oude competentieregels van kracht (artikel VIII).

Artikel 56, eerste lid, is aangepast aan het nieuwe artikel 54, tweede lid.

Met deze uiteenzetting zijn hopelijk wat lichtjes ontstoken in de bonte kerstboom van de Wijzigingswet.

's-Gravenhage, september 1987.

Inwerkingtreding onderdelen van de Rijkswet van 29 mei 1987 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet.

Onderdeel Artikel Opmerkingen* Categorie Onderdeel Artikel Opmerkingen* Categorie

A

B

1 2 3 4

1

2

1 1 1 1

2(3)

2(4)

wachten op GOV wachten op GOV wachten op GOV betreft internationale aanvrage kan niet omdat X niet kan kan niet omdat A3 niet kan

ischapsoctrooi verdrag; glement.

1 1 1

4

2

2

C

D

E 1

2 3

8A(1)

17A(5)

18(1)

18(1) 18(3), 18(4)

kan niet omdat H5 niet kan kan niet omdat X niet kan in mvt genoemd wvst is nog niet in werking getreden deskundigen

rogatoire commissie. OR moet eerst gewij­zigd

2

2

3 4

* GOV OR =

= Gemeei Octrooire

wachten op GOV wachten op GOV wachten op GOV betreft internationale aanvrage kan niet omdat X niet kan kan niet omdat A3 niet kan

ischapsoctrooi verdrag; glement.

1 1 1

4

2

2

C

D

E 1

2 3

8A(1)

17A(5)

18(1)

18(1) 18(3), 18(4)

kan niet omdat H5 niet kan kan niet omdat X niet kan in mvt genoemd wvst is nog niet in werking getreden deskundigen

rogatoire commissie. OR moet eerst gewij­zigd 2

16 november 1987 Bijt )lad Industriëh ; Eigendom, n r l l 291

Onderdeel Artikel Opmerkingen * Categorie Onderdeel Artikel Opmerkingen * Categorie

F 18A kan in samenhang met E2 4

AB 29L(3) kan niet omdat H niet kan

2

G 19C kan 4 AC HSTK HA wachten op GOV 1 H 1 t /m AD 29M(1) wachten op GOV 1

7 22A uitvinder/uittreksel. AE{AD&) ivm 290 reeds praktijk bij de 4 eerst OR wijzigen 2 nota van Wijzi­ octrooiraad

I 22B(2n- ging w) micro-organismen.

Eerst OR wijzigen 2 AF{AE) 1;2 29P kan niet omdat X niet

kan 2

J 1 22C(1) kan niet omdat H3 AG(AF) 29Q kan óók als D niet kan 4 niet kan 2 29R wachten op GOV 1

2 22C(1) kan niet omdat X niet kan 2

AH(AG) HSTK IIB (nw)

beperking van octrooien. eerst OR wijzigen

2

K 22D(2) kan omdat N3 en N4 kan 4

29S t /m 29X(nw)

L 1 22F(1) kan niet omdat L2, 3 AI(AH) 1 30(1) kan los van GOV 4 niet kan 2 2 30(3) apothekers, wachten op 1

2 22F(1) kan niet omdat X niet GOV kan 2 3 30(4) kan los van GOV 4

3 22F(2n- AJ(Aï) 1 30A(1) kan omdat AS kan 4 w) kan niet omdat H1 2 30A(2) kan omdat AS kan 4

niet kan 2 AK(AJ) 31 kan los van GOV 4 M 1 22G(3) kan niet omdat X niet

kan 2 AL(AK) 1 32(2) kan omdat AS en AT

kunnen 4

2 22G(6) kan niet omdat X niet 2 32(6nw) wachten op GOV 1 kan 2 AM(AL) 1 33(3oud) kan los van GOV worden 4

N 1 221(4) amvb hoeft nog niet 4 geschrapt 2 221(6) kan niet als X niet kan 2 2 33(3nw) kan omdat AU5 kan 4 3 22I(7n-

w) OR hoeft niet gewijzigd 4 AN(AM) 1 34(3) kan omdat AS en AT

kunnen 4

4 22I(8ev) kan omdat N3 en 7 kunnen 4

2 34(6) kan niet omdat X niet kan

2

5 22I(9n-w) kan niet omdat X niet

3 34(10; llnw)

wachten op GOV 1

kan 2 ACKAN) 23A(3nw) wachten op GOV 1 6 221(10 AI\AO) 39(2) kan omdat AS kan 4

nw) kan omdat NI en 4 kunnen 4

^Ö(AP) >

43A(2) aanvullen omissie ivm 30(4)

4

7 221(10) kan ook als X niet kan 4 AR(AQ) 1 43B(2) moet vanwege AQ 4 0 1 22J(1) kan omdat N4 kan 4 2 43B(6nw) wachten op GOV 1

2 22J(1) kan niet omdat X niet kan 2

AS(AR) 44A(nw) indirecte inbreuk kan los van GOV

4

P 1 22K(2) kan omdat N3, 4 en 7 AT{AS) 1 44bis(l) kan omdat AS kan 4 kunnen 4 2 44bis(l) kan los van GOV 4

2 22K(4) kan omdat N4 kan 4 3 44bis(2) kan omdat AT2 kan 4

e 1 t /m AU(AT) 1 51(1) kan los van I en GOV 4 5 23 kan omdat N3 en 4

kunnen 4 (bij KB bepalen, dat stukje mbt 22B, lid 2,

R 24A kan omdat Q kan 4 pas in werking treedt S 24B kan niet omdat H1 en

L3 niet kunnen 2 indien 22B zelf in wer­king treedt)

T 25(2) kan niet omdat X niet kan 2

2 51(2) kan niet omdat T en X niet kunnen

2

U i ; 2 26(1) kan niet omdat X niet 3 51(3) kan omdat AU1 kan 4 kan 2 4 51(5nw) terugwerkende kracht 4

V 27(1 ) kan niet omdat X niet kan 2

van de nietigheid kan omdat AS kan;

W 28(2) kan niet omdat X niet 5 51(6;7nw) moet en kan als AU4 4 kan 2 kan.

X 28A (nw) openbaarheid aanvra-

6 51(8nw) kan omdat AU1 en AM1 kunnen

4

gêdossiers AV(A\J) 1 52(1) wachten op GOV 1 eerst OR wijzigen 2 2 52(1) kan omdat AS kan 4

Y 29 kan niet omdat X niet 2 3 52(2) wachten op GOV 1 kan 4 52(4) kan omdat AU5 kan 4

z 291 kan niet omdat H5 niet 2 AW{AV) 1 53(4) kan als AM1 kan 4 kan 2 53(7) liever niet los van GOV 1

AA 1 t /m kan niet omdat H niet 2 AX(AW) 1 54(1) concentratie rechtspraak 4 3 29K(1;4;5) kan opeising europees oc­4 29K(5) kan niet omdat X niet 2 trooi

kan 2 54(2nw) inbreukzaken kan omdat 4 5 29K(6) kan niet omdat N4 en 7 4 AS kan

kunnen AY(AX) 56(1) kan omdat AX kan 4

292 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

Onderdeel Artikel Opmerkingen * Categorie Onderdeel Artikel Opmerkingen * Categorie

AZ(AT) 57(2) genoemd wvst is nog niet in werking getreden

3 Artikel Vil moet omdat AT(^ U)\ 4 en 3 kunnen

Artikel II hoeft niet omdat H en S niet kunnen

2 2 moet omdat AT(^ U)4 4 kan

Artikel III hoeft niet omdat I niet kan

2 Artikel VII hoeft niet omdat 1 AV(,4 W)l niet kan

Artikel IV hoeft niet omdat X niet kan

2 Artikel VIII moet omdat AW(AX) 4 kan

Artikel V moet omdat AL(AM)ikan

4 Artikel IX moet de eerste keer 4

TEKST VAN ARTIKELEN VAN DE RIJKSOCTROOIWET, ZOALS DIE KOMEN TE LUIDEN NA DE INWERKING­TREDING VAN ONDERDELEN VAN DE RIJKSWET VAN 29 MEI 1987 (STB. 316) OP 1 DECEMBER 1987.

Artikel 1. In deze Rijkswet en de daarop berustende bepalingen

wordt verstaan onder: Europees Octrooiverdrag: het op 5 oktober 1973 te Mün-

chen tot stand gekomen Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 1975, 108 en 1976, 101);

Europees octrooi: een krachtens het Europees Octrooiver­drag verleend octrooi, voor zover dat voor het Koninkrijk is verleend;

Samenwerkingsverdrag: het op 19 juni 1970 te Washing­ton tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Trb. 1973, 20);

internationale aanvrage: een ingevolge het Samenwer­kingsverdrag ingediende aanvrage, waarin het Koninkrijk is aangewezen en waaruit blijkt dat de aanvrager voor het Koninkrijk een overeenkomstig deze Rijkswet verleend oc­trooi wenst te verkrijgen.

Artikel 18. 1. De Octrooiraad en zijn afdelingen zijn bevoegd getui­

gen en deskundigen te horen. Ieder, die als getuige is opge­roepen en in Nederland woonachtig is, is verplicht aan die oproeping gevolg te geven, in handen van de Voorzitter van de Octrooiraad of van de afdeling de eed of de belofte af te leggen, dat hij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen, en getuigenis af te leggen, behoudens verscho­ning, wanneer tussen de getuige en een opgeroepen of ver­schenen belanghebbende een der betrekkingen bestaat, ge­noemd in artikel 1946 Nederlands Burgerlijk Wetboek of de getuige verkeert in het geval van de bepaling sub 3° van dat artikel. De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten. De Octrooiraad en zijn afdelingen kunnen hun de verplichting tot geheimhouding opleggen.

2. De Octrooiraad en zijn afdelingen zijn verder bevoegd de verschijning van belanghebbenden, die in Nederland woonachtig zijn, in persoon te gelasten.

Artikel 18A. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften

vastgesteld betreffende de toelating als gemachtigde bij de Octrooiraad, alsmede voorschriften inzake de uitoefening van het beroep van gemachtigde en het toezicht op de wijze van uitoefening van dat beroep. Daarbij kan de met toezicht belaste colleges de bevoegdheid worden verleend getuigen en deskundigen op te roepen en te horen en in Nederland woonachtige getuigen de verplichting worden opgelegd om te verschijnen, de daarbij omschreven eed of belofte af te leggen en getuigenis af te leggen, behoudens het recht van verschoning op de gronden vermeld in de artikelen 217-219 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering. Voorts worden voor deze gevallen voorschriften gegeven betreffen­de de oproeping van de getuigen en deskundigen en hun verhoor.

Artikel 19C. De Octrooiraad treedt op als aangewezen bureau in de

zin van artikel 2, onder (xiii), van het Samenwerkingsver­drag, indien de aanvrager ingevolge hoofdstuk I van dat Verdrag het Koninkrijk heeft aangewezen en uit de aanvrage blijkt, dat hij voor het Koninkrijk een overeenkomstig deze Rijkswet verleend octrooi wenst te verkrijgen.

Artikel 22D. 1. Ter zake van een aanvrage moet, zolang daarop geen

octrooi is verleend, twee jaar na de indiening op de laatste dag der maand waarin deze heeft plaatsgevonden of inge­volge artikel 8A geacht wordt te hebben plaatsgevonden en verder elk volgend jaar op die dag een bij algemene maat­regel van Rijksbestuur te bepalen bedrag bij het Bureau voor de industriële eigendom worden betaald. Voor een aanvrage ingediend ingevolge artikel 8 A wordt de eerste betaling eerst verschuldigd na het tijdstip van werkelijke indiening. Bij betaling na de vervaldag zijn verhogingen verschuldigd, waarvan de hoegrootheid nader bij algemene maatregel van Rijksbestuur wordt vastgesteld.

2. De aanvrage dan wel een inmiddels daarop verleend octrooi vervalt, wanneer de in het eerste lid bedoelde bedra­gen niet binnen zes maanden na de vervaldag zijn betaald. Betaling niet meer dan zes maanden vóór de vervaldag is toegelaten. De Octrooiraad tekent het verval in de openbare registers aan, geeft daarvan kennis in het in artikel 25 be­doelde blad en stelt een derde, die een nog niet afgehandeld verzoek als bedoeld in artikel 221, tweede of tiende lid, of artikel 22J, eerste lid, heeft gedaan, van het verval op de hoogte.

3 Indien op de vervaldag niet is betaald, herinnert de Octrooiraad de aanvrager binnen veertien dagen schriftelijk aan de betaling. Indien drie maanden na de vervaldag niet is betaald, zendt de Octrooiraad een afschrift van deze her­inneringsbrief aan allen, die blijkens in de openbare regis­ters ingeschreven stukken ter zake van de aanvrage rechten hebben verkregen of rechtsvorderingen hebben ingesteld. Op het ontbreken van de herinneringsbrief kan in rechte geen beroep worden gedaan.

Artikel 221. 1. Indien de aanvrager daarom schriftelijk verzoekt, stelt

de Octrooiraad een onderzoek in naar de stand van de techniek betreffende hetgeen met inachtneming van het bij of krachtens artikel 5A bepaalde aangemerkt moet worden als het onderwerp van de aanvrage. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevraagde uitsluitende rechten in de volg­orde, waarin deze in de aanvrage voorkomen, er met de in die rechten door de aanvrager aangebrachte wijzigingen, voor zover deze de inhoud van de aanvrage niet wezenlijk veranderen. De Octrooiraad kan een dergelijk onderzoek achterwege laten, indien dit wegens de onduidelijkheid van de aanvrage niet uitvoerbaar is.

2. Na de terinzagelegging van de aanvrage kan ook een ander schriftelijk verzoeken een dergelijk onderzoek in te stellen. Het bepaalde in het eerste lid is op dit onderzoek van toepassing. Echter kan bij het onderzoek desgevraagd worden afgeweken van de volgorde, waarin de uitsluitende

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 293

rechten in de aanvrage voorkomen. De verzoeker kan onder overlegging van een exploit als bedoeld in artikel 43 A, derde lid, verlangen, dat dit onderzoek in de eerste plaats gericht wordt op het gedeelte van de octrooiaanvrage, dat in het exploit nauwkeurig is aangegeven.

3. Op schriftelijk verzoek van de aanvrager doet de Oc-trooiraad de aanvrage onderwerpen aan een nieuwheidson-derzoek van internationaal type als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, onder a), van het Samenwerkingsverdrag. Zulk een nieuwheidsonderzoek wordt aangemerkt als een in het eerste lid bedoeld onderzoek naar de stand van de techniek.

4. Bij de indiening van een verzoekschrift als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, moet een bij algemene maat­regel van Rijksbestuur te bepalen bedrag worden betaald. Bij algemene maatregel van Rijksbestuur kan worden be­paald in welke gevallen geen bedrag verschuldigd is of be­taalde bedragen worden teruggegeven.

5. Een verzoekschrift als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid is door de verzoeker of zijn schriftelijk gemach­tigde ondertekend. Indien de verzoeker niet in het Konink­rijk woont, is hij verplicht in Nederland domicilie te kiezen bij een gemachtigde.

6. De Octrooiraad geeft van een verzoekschrift ais 'be­doeld in het tweede lid kennis aan de aanvrager. De raau geeft, indien of zodra de aanvrage ter inzage is gelegd, van een verzoekschrift als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid kennis in het in artikel 25 bedoelde blad en voegt het bij de ter inzage gelegde aanvrage.

7. De aanvrager is verplicht op verzoek van de Octrooi-raad binnen een door deze te stellen termijn een opgave te doen van de tijdstippen waarop en de landen waarin door hem een octrooiaanvrage voor dezelfde uitvinding werd ingediend, de Octrooiraad schriftelijk te machtigen in deze landen omtrent die aanvragen inlichtingen in te winnen en de bezwaren mede te delen welke, voor zover hem bekend, in die landen tegen zijn aanvrage zijn gerezen.

8. De Octrooiraad kan ten behoeve van het onderzoek naar de stand van de techniek het advies inwinnen van het Europees Octrooibureau, bedoeld in het Europees Octrooi­verdrag.

9. De Octrooiraad deelt de aanvrager en, in het geval bedoeld in het tweede lid, eveneens degene die het desbe­treffende verzoek heeft gedaan, schriftelijk het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek mede of, zo dit onderzoek niet is ingesteld, de reden hiervan. Hierbij kan de Octrooiraad tevens wijzen op bezwaren te ontlenen aan de bepalingen van deze Rijkswet, die tegen verlening van oc­trooi op de aanvrage gemaakt zouden kunnen worden. De raad geeft, indien of zodra de aanvrage ter inzage is gelegd, van deze mededeling kennis in het in artikel 25 bedoelde blad en voegt een afschrift daarvan bij de ter inzage gelegde aanvrage. Mocht de aanvrage na indiening van een verzoek als bedoeld in het tweede lid en vóór de mededeling betref­fende het onderzoek worden ingetrokken, dan geeft de raad de verzoeker hiervan schriftelijk kennis.

10. Indien de aanvrager of, na terinzagelegging van de aanvrage, een ander schriftelijk daarom verzoekt, zet de Octrooiraad het onderzoek voort over enig gedeelte van de aanvrage, ten aanzien waarvan het onderzoek in verband met het bij of krachtens artikel 5 A bepaalde niet heeft plaats­gehad of onvolledig is geweest. Bij het indienen van het verzoekschrift moet een bij algemene maatregel van Rijks­bestuur te bepalen bedrag.worden betaald. Het vierde lid, tweede volzin, en het vijfde, zesde, zevende, achtste en ne­gende lid zijn van overeenkomstige-toepassing.

Artikel 22J. 1. Na de mededeling betreffende het onderzoek, bedoeld

in artikel 221, negende lid, kan de aanvrager of, nadat een afschrift van die mededeling bij de ter inzage gelegde aan­vrage is gevoegd, een ander schriftelijk aan de Octrooiraad verzoeken een beslissing te nemen omtrent de verlening van octrooi op de aanvrage. Bij het indienen van een daartoe strekkend verzoekschrift moet een bij algemene maatregel van Rijksbestuur te bepalen bedrag worden betaald.

2. Artikel 221, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. Indien het verzoek door een ander dan de aan­vrager is gedaan en de aanvrage na indiening van dat ver­zoek en vóór het besluit van de aanvraagafdeling, bedoeld in artikel 24, wordt ingetrokken, geeft de raad de verzoeker hiervan schriftelijk kennis.

Artikel 22K. 1. Een aanvrage vervalt, indien niet binnen zeven jaren

na de indiening daarvan een verzoekschrift als bedoeld in artikel 22J is ingediend.

2. Ingeval ten aanzien van een aanvrage vóór het verstrij­ken van de in het eerste lid bedoelde termijn een verzoek om instelling of voortzetting van een onderzoek als bedoeld in artikel 221, eerste, tweede of tiende lid, is gedaan, doch van de in het negende lid van dat artikel bedoelde mededeling betreffende het onderzoek niet ten minste vier maanden vóór dat verstrijken kennis is gegeven in het in artikel 25 bedoelde blad, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn verlengd tot vier maanden na de kennisgeving in het in artikel 25 bedoelde blad van die mededeling. Voor de in afdeling III van dit hoofdstuk bedoelde aanvragen is in de genoemde gevallen een verlenging van vier maanden na de dagtekening van de mededeling inzake het onderzoek, onderscheidenlijk het aanvullende onderzoek, van toepassing.

3. Een nieuwe aanvrage als bedoeld in artikel 8A, die ten minste één maand vóór het verstrijken van de krachtens het eerste of tweede lid voor de oorspronkelijke aanvrage gel­dende termijn wordt ingediend, vervalt, indien niet binnen laatstbedoelde termijn een verzoekschrift als bedoeld in ar­tikel 22J is ingediend, met dien verstande dat het tweede lid van overeenkomstige toepassing is.

4. Een nieuwe aanvrage als bedoeld in artikel 8A, die minder dan één maand vóór het verstrijken dan wel na het verstrijken van de krachtens het eerste of tweede lid voor de oorspronkelijke aanvrage geldende termijn wordt inge­diend, vervalt, indien niet binnen één maand na de indiening een verzoek om instelling van een onderzoek als bedoeld in artikel 221, eerste of tweede lid, is gedaan en vervolgens niet binnen vier maanden na de kennisgeving in het in artikel 25 bedoelde blad van de in artikel 221, negende lid, bedoelde mededeling betreffende het onderzoek een verzoekschrift als bedoeld in artikel 22J is ingediend.

5. De Octrooiraad tekent het verval in de openbare regis­ters aan en geeft daarvan kennis in het in artikel 25 bedoelde blad.

Artikel 23. 1. Nadat een verzoekschrift als bedoeld in artikel 22J is

ingediend, bereidt de Octrooiraad de in het derde lid be­doelde behandeling van de aanvrage voor. Artikel 221, ze­vende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Is de Octrooiraad van oordeel, dat een aanvrage niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoet, dan geeft hij de aanvrager daarvan kennis onder mededeling van de be­staande bezwaren en stelt hem in de gelegenheid tot ophef­fing daarvan, hetzij door zich schriftelijk binnen een behoor­lijke termijn tegen de aangevoerde bezwaren te verweren, hetzij door aanvulling of verbetering van de oorspronkelijke aanvrage.

3. Na voltooiing van de in het eerste lid bedoelde voor­bereiding stelt de Octrooiraad de aanvrage met de daarop betrekking hebbende stukken in handen van een door hem samen te stellen aanvraagafdeling, die de aanvrage in be­handeling neemt.

4. Nadat de aanvrager door de aanvraagafdeling is ge­hoord, althans behoorlijk is opgeroepen, en hem zo nodig behoorlijk gelegenheid is gegeven haar bezwaren op te hef­fen, geeft zij haar beslissing zo spoedig mogelijk.

5. Alvorens omtrent de al of niet-openbaarmaking van de aanvrage te beslissen kan de aanvraagafdeling aan de Oc­trooiraad verzoeken een nader onderzoek als bedoeld in artikel 221, eerste lid, in te stellen.

6. Indien de aanvrage in strijd is met het bij of krachtens artikel 5A bepaalde, wordt dit vastgesteld in een beslissing

294 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

van de afdeling. Op verzoek van de aanvrager geschiedt dit zo spoedig mogelijk. Daartoe kan de aanvrage, op verzoek van de aanvrager, nog tijdens de voorbereiding in handen van een aanvraagafdeling worden gesteld. Het vierde lid en artikel 24, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing. Hangende de beslissing wordt voor het overige de behande­ling van de aanvrage geschorst op verzoek van de aanvrager of indien de aanvraagafdeling zulks dienstig oordeelt.

Artikel 24A. 1. Binnen drie maanden na de eindbeslissing kan de aan­

vrager in beroep komen bij de Octrooiraad, door indiening van een met redenen omklede memorie van grieven.

2. Indien een beslissing als bedoeld in artikel 23, zesde lid, wordt genomen, voordat de eindbeslissing wordt geno­men, kan de aanvrager van eerstbedoelde beslissing slechts afzonderlijk en wel binnen drie maanden in beroep komen.

3. Over het beroep beslist een afdeling van beroep van de Octrooiraad, de aanvrager gehoord, althans behoorlijk op­geroepen. Alvorens te beslissen kan de afdeling van beroep aan de Octrooiraad verzoeken een nader onderzoek als be­doeld in artikel 221, eerste lid, in te stellen.

4. De leden, die betrokken zijn geweest bij het onderzoek inzake de aanvrage bedoeld in artikel 221, eerste lid, of bij de in artikel 23, eerste lid, bedoelde voorbereiding van de behandeling van de aanvrage dan wel deel hebben uitge­maakt van de aanvraagafdeling, mogen geen deel uitmaken van de in het vorige lid bedoelde afdeling van beroep.

5. Van een besluit van een afdeling van beroep wordt de aanvrager onverwijld kennis gegeven onder opgave van de gronden waarop het besluit steunt.

Artikel 29K. 1. De artikelen 20, 2IA, 22, eerste lid, eerste volzin, en

22A, vijfde lid, zijn op de internationale aanvrage niet van toepassing.

2. Op de internationale aanvrage wordt de datum, waar­op de in de artikelen 20 en 22 of 39 van het Samenwerkings­verdrag bedoelde stukken bij de Octrooiraad zijn binnenge­komen, alsmede een volgnummer vermeld.

3. Voor de internationale aanvrage moet het in artikel 21 bedoelde bewijs van betaling worden overgelegd binnen de termijn bedoeld in artikel 22, eerste en tweede lid, of, in voorkomend geval, artikel 39, eerste lid, van het Samenwer­kingsverdrag. Binnen dezelfde termijn moet een vertaling in het Nederlands van die aanvrage worden overgelegd. De vertaling maakt deel uit van de internationale aanvrage; zij moet op verzoek van de Octrooiraad binnen een door die raad te stellen termijn worden gewaarmerkt. De aanvrage vervalt, indien niet tijdig aan het in dit lid bepaalde is vol­daan.

4. De Octrooiraad gaat zo spoedig mogelijk na, tenzij hem is gebleken dat de aanvrage reeds is komen te vervallen uit hoofde van artikel 24 of 39, tweede lid, van het Samen­werkingsverdrag, of is voldaan aan het bij of krachtens artikel 22A, derde en vierde lid, bepaalde. Indien hieraan niet is voldaan geeft hij hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan de aanvrager, onder opgave van de voorschriften waar­aan niet is voldaan. De aanvrage vervalt, indien niet binnen vier maanden na dagtekening van deze kennisgeving alsnog aan de opgegeven voorschriften is voldaan.

5. De in artikel 22C bedoelde kennisgeving en terinzage-legging geschieden zo spoedig mogelijk, doch niet eerder dan nadat is vastgesteld dat aan het bij of krachtens artikel 22 A, derde en vierde lid, bepaalde is voldaan of een verzuim op dit punt tijdig is hersteld. Het in artikel 18 van het Samenwerkingsverdrag bedoelde verslag of de in artikel 17, tweede lid, onder a), van dat Verdrag bedoelde verklaring en het in artikel 35 van dat Verdrag bedoelde verslag worden mede ter inzage gelegd. Eerst na de terinzagelegging van de internationale aanvrage overeenkomstig artikel 22C kan ar­tikel 43A toepassing vinden.

6. Indien een in artikel 221, eerste, tweede of tiende lid, bedoeld verzoek wordt gedaan, zal het door de Octrooiraad in te stellen onderzoek als aanvulling dienen op het in artikel

18 van het Samenwerkingsverdrag bedoelde verslag. Bij al­gemene maatregel van Rijksbestuur kan worden bepaald wanneer en in hoeverre zulk een aanvullend onderzoek ach­terwege blijft, alsmede wanneer en in hoeverre het in artikel 221, vierde of tiende lid, bedoelde bedrag wordt verminderd. De in artikel 221, negende lid, bedoelde mededeling noemt in voorkomend geval de hoogte van het terug te betalen bedrag.

Artikel 290. De houder van een Europees octrooi, die niet in Neder­

land woont, is verplicht hier te lande domicilie te kiezen en daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Octrooiraad, welke keuze van kracht blijft, behoudens schriftelijk ter ken­nis van de Octrooiraad te brengen wijziging van het gekozen domicilie. Indien ten tijde van de in artikel 29N, eerste lid, bedoelde aantekening in het openbare register niet aan de hiervoren omschreven verplichting is voldaan, geeft de Oc­trooiraad hiervan binnen veertien dagen kennis aan de oc­trooihouder onder vermelding van de datum waarop deze aantekening is gedaan. Het octrooi vervalt indien na verloop van drie maanden na deze datum niet alsnog aan de in de eerste volzin omschreven verplichting is voldaan. De Oc­trooiraad doet van dit verval aantekening in het eerder be­doelde register en maakt daarvan melding in het in artikel 25, eerste lid, bedoelde blad.

Artikel 29Q. Artikel 17A vindt overeenkomstige toepassing, indien de

houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldig­heid, niet in staat is geweest de bij artikel 290 gestelde termijn of een krachtens artikel 29P gestelde termijn in acht te nemen.

Artikel 30. 1. Een octrooi geeft de octrooihouder behoudens de be­

palingen der artikelen 31-34B het uitsluitend recht: a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf

te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, behalve voor zover het een voortbrengsel betreft dat ingevolge artikel 3, tweede lid, van octrooiverlening is uitgesloten, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

2. Het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrij­ving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

3. Het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelin­gen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooi­eerde, daaronder begrepen het door toepassing van de ge­octrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbreng­sel.

4. Is een voortbrengsel, als in het eerste lid, onder a of b, bedoeld, in het Koninkrijk of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland rechtmatig in het verkeer ge­bracht, dan handelt de verkrijger of latere houder niet in strijd met het octrooi, door dit voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te gebruiken, te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Een voort­brengsel als in het eerste lid, onder a of b, bedoeld, dat voor de dag van openbaarmaking overeenkomstig artikel 25 van de aanvrage, welke tot het octrooi heeft geleid, of, indien het een Europees octrooi betreft, voor de dag, waarop overeen­komstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiver­drag de vermelding van de verlening van het Europees oc­trooi is gepubliceerd, in een bedrijf is vervaardigd, mag

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 295

niettegenstaande het octrooi ten dienste van dat bedrijf wor­den gebruikt of blijven gebruikt.

Artikel 30A. 1. Een Europees octrooi wordt geacht van de aanvang af

geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 30,43 B en 44A bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is herroepen tijdens een oppo­sitieprocedure.

2. De terugwerkende kracht van de herroeping heeft geen invloed op:

a. een beslissing ter zake van handelingen in strijd met het in artikel 30 bedoelde uitsluitend recht van de octrooi­houder of van handelingen als bedoeld in de artikelen 43B en 44A, die voor de herroeping in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd;

b. een voor de herroeping gesloten overeenkomst, voor zover deze voor de herroeping is uitgevoerd; uit billijkheids­overwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen, en wel in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is.

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onder b, wordt onder het sluiten van een overeenkomst mede verstaan het ontstaan van een licentie op een andere in artikel 33, tweede lid, 34A of 34B aangegeven wijze.

Artikel 31. Het uitsluitend recht van de octrooihouder strekt zich niet

uit tot: a. het gebruik, aan boord van schepen van andere landen,

van datgene, wat het voorwerp van zijn octrooi uitmaakt, in het schip zelve, in de machines, het scheepswant, de tuigage en andere bijbehorende zaken, wanneer die schepen tijdelijk of bij toeval in de wateren van het Koninkrijk verblijven, onder voorbehoud dat bedoeld gebruik uitsluitend zal zijn ten behoeve van het schip;

b. het gebruik van datgene, wat het voorwerp van zijn octrooi uitmaakt, in de constructie of werking van voor de voortbeweging in de lucht ofte land dienende machines van andere landen, of van het toebehoren der machines, wan­neer deze tijdelijk of bij toeval in het Koninkrijk verblijven;

c. handelingen vermeld in artikel 27 van het op 7 decem­ber 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (Stb. 1947, H 165), mits deze handelingen betrekking hebben op een luchtvaartuig van een onder c van dat artikel bedoelde andere staat dan het Koninkrijk.

Artikel 32. 1. Hij, die datgene waarvoor door een ander octrooi is

gevraagd, binnen het Koninkrijk of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland reeds in of voor zijn bedrijf vervaardigde of toepaste of aan zijn voornemen tot zodanige vervaardiging of toepassing een begin van uitvoering had gegeven op de dag van indiening van die aanvrage of, indien de aanvrager een recht van voorrang geniet ingevolge artikel 7, eerste lid, dan wel ingevolge artikel 87 van het Europees Octrooiverdrag, op de dag van indiening van de aanvrage, waarop het recht van voorrang berust, blijft niettegenstaan­de het octrooi, als voorgebruiker bevoegd de in artikel 30, eerste lid, bedoelde handelingen te verrichten, tenzij hij zijn wetenschap ontleend heeft aan hetgeen reeds door de oc­trooiaanvrager vervaardigd of toegepast werd, of wel aan beschrijvingen, tekeningen of modellen van de octrooiaan­vrager.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van dat deel van het aan Nederland of de Neder­landse Antillen grenzende - of, indien het een Europees octrooi betreft, van het aan Nederland grenzende - conti­nentaal plat, waarop het Koninkrijk soevereine rechten heeft, doch uitsluitend voor wat betreft handelingen, gericht op en verricht tijdens het onderzoek naar de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen als in artikel 44B bedoeld of het winnen daarvan.

3. Binnen de in artikel 25, derde lid, bedoelde termijn of,

indien het een Europees octrooi betreft, binnen de in artikel 99, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag bedoelde termijn kan degene, die meent voorgebruiker te zijn, de Octrooiraad verzoeken omtrent de feitelijke handelingen, op grond waarvan hem de in het eerste lid bedoelde bevoegd­heid zou toekomen, een verklaring te verstrekken. Indien de bedoelde handelingen ten genoegen van de Octrooiraad zijn aangetoond, verstrekt de raad hem die verklaring. Hierdoor staan de daarin vermelde feitelijke handelingen vast, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Van het verstrekken van zo­danige verklaring wordt in de openbare registers van de Octrooiraad aantekening gedaan.

4. Een verzoek tot verkrijging van een verklaring als in het vorig lid bedoeld, moet met redenen zijn omkleed, dui­delijk naam en woonplaats van de verzoeker vermelden en door deze of diens schriftelijk gemachtigde ondertekend zijn. De gemachtigde, die voldoen moet aan de voorwaar­den, bij algemene maatregel van bestuur voor de toelating als zodanig te stellen, vertegenwoordigt de verzoeker voor de gehele behandeling van het verzoek behoudens vervan­ging of herroeping. Indien de verzoeker niet in het Konink­rijk woont, is hij verplicht in Nederland domicilie te kiezen bij een gemachtigde.

5. Het recht in het eerste lid bedoeld gaat alleen met het bedrijf op anderen over.

Artikel 33. 1. Door een licentie wordt van de octrooihouder de be­

voegdheid verkregen, handelingen te verrichten, die volgens artikel 30 aan anderen dan hem niet vrijstaan. Die bevoegd­heid strekt zich uit tot alle in bedoeld artikel vermelde handelingen en geldt voor de gehele duur van het octrooi, tenzij bij de verlening der licentie een minder omvangrijk recht is toegekend.

2 Een licentie ontstaat door een overeenkomst, door een aanvaarde uiterste wilsbeschikking of, overeenkomstig arti­kel 34, door een besluit van Onze Minister van Economische Zaken of van de Octrooiraad. De door een overeenkomst of aanvaarde wilsbeschikking ontstane licentie is tegenover derden geldig, nadat de titel in de openbare registers van de Octrooiraad is ingeschreven. Voor de inschrijving is een bij algemene maatregel van Rijksbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd.

3. Zo het recht op een vergoeding voor een licentie inge­volge de bepalingen van artikel 51, achtste lid, of artikel 53, vierde lid, op een ander overgaat, wordt door de nieuwe rechthebbenden aanspraak verkregen op een deel van de in het geheel voor de licentie betaalde en te betalen vergoeding in verhouding tot de tijd, gedurende welke de licentie in normale omstandigheden nog van kracht moet blijven. Is hetgeen de licentiehouder nog moet betalen niet voldoende om de nieuwe rechthebbende te verschaffen wat hem toe­komt, dan heeft deze voor het ontbrekende verhaal op de vroegere.

Artikel 34. 1. Onze Minister van Economische Zaken kan, indien het

algemeen belang dit naar zijn oordeel vordert, van een oc­trooi een licentie van een door hem nauwkeurig omschreven inhoud aan een door hem aangewezen persoon verlenen. Alvorens zijn besluit te nemen onderzoekt Onze Minister, tenzij de te dezen vereiste spoed zich daartegen verzet, of de octrooihouder bereid is de licentie onder redelijke voor­waarden vrijwillig te verlenen. Hij stelt daartoe de octrooi­houder in de gelegenheid schriftelijk en, zo deze dit verzoekt, ook mondeling van zijn gevoelen te doen blijken. Het besluit vermeldt de gronden waarop het berust en wordt aan de octrooihouder bij aangetekende brief toegezonden. Bij zijn besluit kan Onze Minister de verkrijger van de licentie het stellen van zekerheid binnen een bepaalde termijn opleggen. Tegen het besluit staat voor de octrooihouder binnen een maand na de verzending beroep op Ons open. Het beroep heeft schorsende werking, tenzij het besluit van Onze Minis­ter op grond van de te dezen vereiste spoed anders bepaalt; wordt in laatstbedoeld geval het besluit in beroep geheel of

296 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

gedeeltelijk vernietigd, dan worden daarbij tevens de gevol­gen geregeld.

2. Indien noch de octrooihouder, noch een ander krach­tens een hem verleende licentie na verloop van drie jaren na de dagtekening van het octrooi in het Koninkrijk of in een andere, bij algemene maatregel van Rijksbestuur aangewe­zen staat in werking heeft een inrichting van nijverheid, waarin te goeder trouw in voldoende mate het betrokken voortbrengsel wordt vervaardigd of de betrokken werkwijze wordt toegepast, is de octrooihouder verplicht de voor het in werking hebben van zodanige inrichting nodige licentie te verlenen, tenzij geldige redenen voor het ontbreken van zodanige inrichting blijken te bestaan. Voor de houder van een Europees octrooi ontstaat deze verplichting, indien niet na verloop van drie jaren na de dag, dat overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag de vermelding van de verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd, een inrichting van nijverheid als hiervoor be­doeld in werking is in Nederland of in een andere, bij algemene maatregel van Rijksbestuur aangewezen staat.

3. Het tweede lid is niet van toepassing, indien de octrooi­houder of een ander krachtens een hem verleende licentie in dat deel van het aan Nederland of de Nederlandse An­tillen grenzende - of, indien het een Europees octrooi be­treft, van het aan Nederland grenzende - continentaal plat, waarop het Koninkrijk soevereine rechten heeft, in werking heeft een inrichting van nijverheid, waarin te goeder trouw in voldoende mate handelingen als in dat lid bedoeld wor­den verricht, mits die handelingen zijn gericht op en worden verricht tijdens het onderzoek naar de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen als in artikel 44B bedoeld of het winnen daarvan.

4. De octrooihouder is te allen tijde verplicht de licentie te verlenen welke nodig mocht zijn voor de toepassing van een octrooi verleend op een aanvrage met een gelijke of latere dag van indiening of, indien voor de aanvrage een recht van voorrang bestaat, voorrangsdatum; de octrooi­houder is evenwel tot verlening van een licentie Welke nodig mocht zijn voor de toepassing van een Europees octrooi eerst verplicht nadat de voor het instellen van oppositie tegen het Europees octrooi gestelde termijn is verstreken of een ingestelde oppositieprocedure is afgesloten. Een zoda­nige licentie strekt zich niet verder uit dan noodzakelijk is voor de toepassing van het octrooi van verkrijger. Deze is verplicht aan de houder van het andere octrooi wederkerig licentie van zijn octrooi te verlenen.

5. De licentie bedoeld in het tweede of vierde lid wordt op verzoek van de belanghebbende door de Octrooiraad verleend, zo dit college meent, dat aan de verplichting tot het verlenen daarvan niet is voldaan. Het verzoek tot het verlenen van een licentie als bedoeld in de eerste volzin van het vierde lid kan ook worden gedaan door de houder van een ingevolge artikel 25, eerste lid, openbaar gemaakte oc­trooiaanvrage, of door de houder van een Europees octrooi, voordat de voor het instellen van oppositie tegen het Euro­pees octrooi gestelde termijn is verstreken of een ingestelde oppositieprocedure is afgesloten. De houder van het oc­trooi, waarvan licentie wordt verzocht, kan het verzoek tot het wederkerig verlenen van een licentie als bedoeld in de laatste volzin van het vierde lid reeds indienen vanaf het ogenblik, waarop het verzoek tot het verlenen van een licen­tie van zijn eigen octrooi is gedaan. Op deze verzoeken is het bepaalde in artikel 32, vierde lid, van overeenkomstige toepassing. Zij worden in de openbare registers van de Oc­trooiraad ingeschreven.

6. Een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid wordt in eerste instantie behandeld door een bijzondere afdeling. Deze afdeling stelt de wederpartij in de gelegenheid van het verzoek kennis te nemen en beslist na partijen te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Indien het verzoek tot het verlenen van een licentie als bedoeld in de eerste volzin van het vierde lid overeenkomstig de tweede volzin van het vijfde lid is ingediend en tevens tegen de betrokken aanvrage een bezwaar- of verzoekschrift als be­doeld in artikel 25 of 32 of tegen het betrokken Europees

octrooi een verzoekschrift als bedoeld in artikel 32 is inge­komen, zal de behandeling van het verzoek en van de ge­noemde bezwaar- of verzoekschriften en van een verzoek tot het wederkerig verlenen van een licentie als bedoeld in de laatste volzin van het vierde lid, voor zover mogelijk in verband met het tijdstip van indiening van bedoelde verzoe­ken, gezamenlijk plaatsvinden door de bijzondere afdeling. Een op grond van de eerste volzin van het vierde lid ver­zochte licentie kan niet worden verleend alvorens op de aanvrage van de verzoeker octrooi is verleend; indien de licentie nodig mocht zijn voor de toepassing van een Euro­pees octrooi kan zij niet worden verleend alvorens de voor het instellen van oppositie tegen het Europees octrooi ge­stelde termijn is verstreken tot een ingestelde oppositiepro­cedure is afgesloten. Artikel 27 is van overeenkomstige toe­passing.

7. In het met redenen omklede besluit van de Octrooiraad wordt de verleende licentie nauwkeurig omschreven, bij wel­ke omschrijving van hetgeen gevraagd wordt kan worden afgeweken. Bij zijn besluit kan de Octrooiraad de verkrijger van de licentie het stellen van zekerheid binnen een bepaal­de termijn opleggen. Een op grond van het tweede lid ver­leende licentie zal niet-uitsluitend zijn en zal niet kunnen worden overgedragen, zelfs niet door middel van de verle­ning van onder-licenties, dan te zamen met het gedeelte van de onderneming, waarin deze licentie wordt uitgeoefend. Een op grond van het vierde lid, eerste of derde volzin, verleende licentie vervalt niet doordat het octrooi, ten be­hoeve waarvan de licentie is verleend, als gevolg van het verstrijken van de in artikel 47 bedoelde termijn is geëindigd, dan wel doordat het octrooi geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard of met goed gevolg is opgeëist. Een op grond van het vierde lid, laatste volzin, ten behoeve van een Europees octrooi verleende wederkerige licentie vervalt niet doordat dit octrooi is herroepen.

8. Een besluit als bedoeld in het eerste of zevende lid wordt op verzoek van de verkrijger in de openbare registers van de Octrooiraad ingeschreven. Is het stellen van zeker­heid opgelegd, dan heeft de inschrijving niet plaats, voordat aan die verplichting is voldaan. Voor de inschrijving is een bedrag, waarvan de hoegrootheid nader bij algemene maat­regel van Rijksbestuur wordt vastgesteld, verschuldigd. De licentie werkt eerst na die inschrijving, maar dan ook tegen­over hen, die na de inschrijving van het in het vijfde lid bedoelde verzoek rechten op het octrooi hebben verkregen. Echter werkt een ingeschreven licentie, die op grond van het in het vierde lid bepaalde is verleend, terug -tot de dag waarop het verzoek is ingeschreven.

9. Nadat een licentie ingevolge de voorgaande leden is verleend, kunnen partijen zich schriftelijk wenden tot de Octrooiraad met het verzoek, dat door deze het bedrag van de aan de octrooihouder te betalen vergoeding worde vast­gesteld. De Octrooiraad voldoet aan dat verzoek. Aan zijn beslissing zijn partijen gehouden. Wenden partijen zich niet met zulk een verzoek tot de Octrooiraad en kunnen zij omtrent het bedrag der vergoeding niet tot overeenstemming komen, dan wordt de vergoeding op vordering van de meest gerede partij door de rechter bepaald, die de verkrijger der licentie het stellen van zekerheid binnen een bepaalde ter­mijn kan opleggen, dan wel de op grond van het eerste of zevende lid bepaalde zekerheid kan bevestigen of wijzigen.

Artikel 39. 1. Indien het octrooi aan verscheidene personen geza­

menlijk toekomt, wordt hun onderlinge verhouding beheerst door hetgeen tussen hen bij overeenkomst is bepaald.

2. Zo er geen overeenkomst is of zo in de overeenkomst niet anders is bepaald, heeft ieder rechthebbende de be­voegdheid de in artikel 30 genoemde handelingen te verrich­ten en tegen zulke handelingen alsmede handelingen als bedoeld in artikel 44A, eerste en tweede lid, die onbevoeg-delijk zijn verricht, ingevolge de artikelen 43-45 op te treden, doch kan een licentie of toestemming als bedoeld in artikel 44A, tweede lid, door de rechthebbenden slechts met ge­meen goedvinden verleend worden.

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 297

3. Voor de betaling van de in artikel 35 genoemde bedra­gen zijn de rechthebbenden hoofdelijk verbonden.

Artikel 43A. 1. Behoudens het bepaalde in het vierde lid, kan de oc­

trooihouder een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak, gelegen tussen de terinzagelegging overeen­komstig artikel 22C van de aanvrage die tot octrooi heeft geleid en de in artikel 25 bedoelde openbaarmaking van die aanvrage of van een daaruit ingevolge artikel 8A afgesplitste aanvrage, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 30, eerste lid, voor zover de octrooihouder daarvoor uitslui­tende rechten heeft verkregen.

2. Behoudens het bepaalde in het vierde lid, kan de oc­trooihouder eveneens een redelijke vergoeding vorderen van hem, die na de in het eerste lid bedoelde openbaarmaking handelingen als in dat lid bedoeld heeft verricht met voort­brengselen, die gedurende het aldaar genoemde tijdvak in het verkeer zijn gebracht. De octrooihouder kan een zelfde vergoeding vorderen van hem, die na de openbaarmaking ten dienste van zijn bedrijf voortbrengselen, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder a of b, heeft gebruikt die in het in het eerste lid genoemde tijdvak in zijn bedrijf zijn vervaar­digd.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde vergoeding is alleen verschuldigd voor handelingen die zijn verricht na verloop van dertig dagen, nadat de betrokkenen bij deur­waardersexploot, waarin nauwkeurig is aangegeven welk ge­deelte van de octrooiaanvrage op die handelingen betrek­king heeft, is gewezen op het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toekomende recht.

4. Het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toeko­mende recht strekt zich niet uit over handelingen verricht door een daartoe krachtens artikel 32 of krachtens overeen­komst gerechtigde, alsmede handelingen met voortbrengse­len, die het vóór de terinzagelegging van de betrokken aan­vrage om octrooi overeenkomstig artikel 22C in het verkeer zijn gebracht, hetzij nadien door de aanvrager om octrooi of een gerechtigde als hiervoor bedoeld.

Artikel 43B. 1. De houder van een Europees octrooi kan, behoudens

het bepaalde in het vierde lid, een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak, gelegen tussen de publikatie overeenkomstig artikel 93 van het Europees Oc­trooiverdrag van de aanvrage die tot octrooi heeft geleid en de in artikel 97, vierde lid, van dat Verdrag bedoelde publi­katie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi op die aanvrage of op een daaruit ingevolge artikel 76 van dit Verdrag afgesplitste aanvrage, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 30, eerste lid, voor zover de octrooihouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkre­gen en de handelingen worden bestreken door de laatstelijk ingediende gepubliceerde conclusies.

2. Behoudens het bepaalde in het vierde lid, kan de hou­der van een Europees octrooi eveneens een redelijke vergoe­ding vorderen van hem, die na de in het eerste lid bedoelde publikatie van de vermelding van de verlening van het Eu­ropees octrooi handelingen als in dat lid bedoeld heeft ver­richt met voortbrengselen, die gedurende het aldaar ge­noemde tijdvak in het verkeer zijn gebracht. De octrooihou­der kan een zelfde vergoeding vorderen van hem, die na bedoelde publikatie ten dijenste van zijn bedrijf voortbreng­selen als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder a of b, heeft gebruikt die in het in het eerste lid genoemde tijdvak in zijn bedrijf zijn vervaardigd.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde vergoeding is alleen verschuldigd voor handelingen, die zijn verricht na verloop van dertig dagen, nadat de betrokkene bij deurwaar­dersexploot is gewezen op het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toekomende recht. Bij dit deurwaardersex-ploit, waarin nauwkeurig is aangegeven welk gedeelte van de octrooiaanvrage op die handelingen betrekking heeft, moet zijn betekend een vertaling in het Nederlands van de conclusies zoals vervat in de publikatie van de Europese

octrooiaanvrage overeenkomsdtig artikel 93 van het Euro­pees Octrooiverdrag. Indien een Nederlandse vertaling als hiervoren bedoeld reeds voor het uitbrengen van het deur-waardersexploit bij het Bureau voor de industriële eigendom ter inzage is gelegd en daarvan door dit bureau is kennisge­geven in het in artikel 25, eerste lid, bedoelde blad, kan de betekening van de vertaling achterwege blijven, mits in het exploit melding wordt gemaakt van het feit van die terinza­gelegging.

4. Het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toeko­mende recht strekt zich niet uit over handelingen verricht door een daartoe krachtens artikel 32 of krachtens overeen­komst gerechtigde, alsmede handelingen met voortbrengse­len, die hetzij voor de in het eerste lid bedoelde publikatie van de aanvrage overeenkomstig artikel 93 van het Europees Octrooiverdrag in het verkeer zijn gebracht, hetzij nadien door de aanvrager om octrooi of een gerechtigde als hier­voor bedoeld.

5. De octrooiraad gaat zo spoedig mogelijk over tot de in het derde lid bedoelde terinzagelegging en bekendmaking van vertalingen die de raad hebben bereikt.

Artikel 44A. 1. De octrooihouder kan dezelfde vorderingen als hem

ten dienste staan bij de handhaving van zijn octrooi instellen tegen iedere derde, die, in het Koninkrijk of, als het een Europees octrooi betreft, in Nederland, in of voor zijn be­drijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen dan hen, die krachtens de artikelen 32-34B tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding be­voegd zijn, aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in het Koninkrijk of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland, een en ander mits die derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.

2. Het eerste lid geldt niet, indien het aanbieden of leve­ren geschiedt met toestemming van de octrooihouder. Dat lid geldt evenmin, indien de geleverde of aangeboden mid­delen algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de derde degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in artikel 30, eerste lid, vermelde handelin­gen.

3. Artikel 43, vierde lid, is van overeenkomstige toepas­sing.

Artikel 44B. 1. De rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de

artikelen 30-44A, gelden mede in, op en boven dat deel van het aan Nederland of de Nederlandse Antillen grenzende - of, indien het een Europees octrooi betreft, van het aan Nederland grenzende - continentaal plat, waarop het Ko­ninkrijk soevereine rechten heeft, doch uitsluitend voor wat betreft handelingen, gericht op en verricht tijdens het onder­zoek naar de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen of het winnen daarvan.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder natuurlijke rijkdommen verstaan: de minerale en andere niet-levende rijkdommen van de zeebedding en de onder­grond, alsmede levende organismen die tot de sedentaire soort behoren, dat wil zeggen organismen die ten tijde dat' ze geoogst kunnen worden, hetzij zich onbeweeglijk op of onder de zeebedding bevinden, hetzij zich niet kunnen ver­plaatsen dan in voortdurend fysiek contact met de zeebed­ding of de ondergrond.

Artikel 51. 1. Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover: a. het octrooi ingevolge de artikelen IA, 2,2A, 3 of 5 dan

welke, indien het een Europees octrooi betreft, ingevolge de artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend;

b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die, in voorkomend geval met toepassing van

298 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

artikel 22B, tweede lid, zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen.

c. het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage, of door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage indien het octrooi is ver­leend op een afgesplitste aanvrage dan wel op een nieuwe Europese octrooiaanvrage die is ingediend overeenkomstig artikel 61 van het Europees Octrooiverdrag;

d. na openbaarmaking of na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden, of

e. de houder van het octrooi geen aanspraak daarop had hetzij krachtens de bepalingen van hoofdstuk I van deze Rijkswet hetzij, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens artikel 60, eerste lid, van het Europees Octrooi­verdrag.

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onder a, wordt onder de stand van de techniek, bedoeld in artikel 54, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag, mede begrepen de inhoud van uit hoofde van deze Rijkswet ingediende oc­trooiaanvragen, waarvan de dag van indiening voor de da­tum van indiening van de desbetreffende Europese octrooi­aanvrage, die voor de toepassing van dat lid geldt, ligt, en die eerst op of na die datum overeenkomstig artikel 22C of 25, tweede lid, ter inzage zijn gelegd.

3. De rechtsvordering tot nietigverklaring komt in de on­der a-d genoemde gevallen toe aan een ieder en in het onder e genoemde geval aan degene, die krachtens de in dat on­derdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft. Indien laatstgenoemde zelf een octrooi voor de des­betreffende uitvinding heeft verkregen, komt de rechtsvor­dering tot nietigverklaring ook toe aan licentiehouders en pandhouders.

4. De dagvaarding moet binnen acht dagen na haar dag­tekening in de openbare registers van de Octrooiraad wor­den ingeschreven. Bij gebreke van tijdige inschrijving is de eiser verplicht de schade te vergoeden, geleden door hen, die te goeder trouw na die termijn en vóór de inschrijving rechten, waarop de nietigverklaring invloed uitoefent, heb­ben verkregen.

5. Een octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 30, 43A, 43B en 44A bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard.

6. De terugwerkende kracht van de nietigheid heeft geen invloed op:

a. een beslissing ter zake van handelingen in strijd met het in artikel 30 bedoelde uitsluitend recht van de octrooi­houder of van handelingen als bedoeld in de artikelen 43 A, 43 B en 44A, die voor de nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd;

b. een voor de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze voor de nietigverklaring is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedra­gen, en wel in de mate als door de omstandigheden gerecht­vaardigd is.

7. Voor de toepassing van het in het zesde lid, onder b, bepaalde wordt onder het sluiten van een overeenkomst mede verstaan het ontstaan van een licentie op een andere in artikel 33, tweede lid, 34A of 34B aangegeven wijze.

8. Ingeval een octrooi wordt nietig verklaard op grond van het eerste lid, onder e, en degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het oc­trooi heeft, zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvin­ding heeft verkregen, worden licenties, die te goeder trouw van het nietigverklaarde octrooi waren verkregen vóór de inschrijving der dagvaarding, geldig tegenover het bestaan­de octrooi, doch verkrijgt de houder daarvan overeenkom­stig artikel 33, derde lid, recht op de voor de licenties ver­schuldigde vergoeding. De houder van het nietigverklaarde octrooi, die bij zijn aanvrage te goeder trouw was of die het octrooi vóór de inschrijving der dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft in dat geval ten aanzien van het bestaande octrooi bevoegd tot toepassing van de uitvinding op de voet als omschreven in artikel 32.

9. Zodra een eindbeslissing aangaande een vordering tot nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan of wel de instantie is vervallen, wordt daarvan op verzoek van de meest gerede partij in de openbare registers van de Octrooi-raad aantekening gedaan. Van een in kracht van gewijsde gegane nietigverklaring wordt melding gemaakt in het in artikel 25 bedoelde blad.

Artikel 52. 1. Voor zover een uit hoofde van deze Rijkswet verleend

octrooi betrekking heeft op een uitvinding, waarvoor aan dezelfde uitvinder of zijn rechtverkrijgende een Europees octrooi is verleend, terwijl de dag van Indiening of in voor­komend geval de voorrangsdatum van de onderscheidene aanvragen om octrooi dezelfde is, heeft eerstbedoeld oc­trooi, voor zover het dezelfde uitvinding beschermt als het Europees octrooi, in Nederland niet meer de in artikel 30, 43 A en 44A bedoelde rechtsgevolgen vanaf de dag waarop:

a. de voor het instellen van oppositie tegen het Europees octrooi vastgestelde termijn is verstreken zonder dat oppo­sitie is ingesteld,

b. de oppositieprocedure is afgesloten, waarbij het Euro­pees octrooi in stand is gebleven, of

c. het octrooi uit hoofde van deze Rijkswet is verleend, indien deze dag ligt na die onder a of b bedoeld, al naar het geval.

2. Het teniet gaan, op welke wijze ook, van het Europees octrooi op een later tijdstip laat het bepaalde in het vorige lid onverlet.

3. Vorderingen ter vaststelling van een in het eerste lid bedoeld verlies van rechtsgevolg kunnen door een ieder worden ingesteld.

4. Artikel 51, vierde lid, achtste lid, eerste volzin, en ne­gende lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 53. 1. Een octrooi kan geheel, gedeeltelijk of in mede-eigen­

dom worden opgeëist door degene die krachtens de artike­len 9, 10 of 11 dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens artikel 60, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag aanspraak of mede aanspraak heeft op dat octrooi.

2. De dagvaarding moet in de openbare registers van de Octrooiraad worden ingeschreven.

3. De octrooihouder, die bij zijn aanvrage te goeder trouw was, of die het octrooi vóór de inschrijving der dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft ten aanzien van de nieuwe octrooihouder bevoegd tot toepas­sing der uitvinding op de voet als omschreven in artikel 32.

4. Te goeder trouw vóór de inschrijving verkregen licen­ties blijven geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, die overeenkomstig de bepaling van artikel 33, derde lid, recht verkrijgt op de voor de licenties verschuldigde vergoeding.

5. De bepalingen van het derde en het vierde lid zijn niet van kracht ingeval hij, die het octrooi met goed gevolg heeft opgeëist, reeds door zelf octrooi aan te vragen of door in­diening van een bezwaarschrift zijn aanspraken had doen gelden, en de dagvaarding, waarbij de vordering tot opeising werd ingesteld, binnen drie maanden na de verlening van het octrooi of, indien het een Europees octrooi betreft, na de publikatie overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag van de vermelding van de verle­ning van het Europees octrooi in de openbare registers van de Octrooiraad was ingeschreven.

6. Pandrechten, door een vroegere octrooihouder geves­tigd, zijn alleen geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, indien zij te goeder trouw zijn verkregen en vóór de inschrij­ving der dagvaarding gevestigd. Zij zijn nimmer tegenover deze geldig in het geval, bedoeld in het vorige lid.

7. De vordering in dit artikel vermeld verjaart, wanneer vijfjaren zijn verstreken na de dagtekening van het octrooi of, indien het een Europees octrooi betreft, na de datum, waarop overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Euro­pees Octrooiverdrag de vermelding van de verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd; nochtans kan hij, die bij

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 299

het verkrijgen van het octrooi wist of had moeten weten, dat hij of de persoon, die het hem overdroeg, geen aanspraak had op het octrooi, zich niet op deze verjaring beroepen. Artikel 2013 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is op deze verjaring toepasselijk.

8. Zodra een eindbeslissing aangaande een vordering tot opeising in kracht van gewijsde is gegaan ofwel de instantie is vervallen, wordt daarvan op verzoek van de meest gerede partij in de openbare registers van de Octrooiraad aanteke­ning gedaan.

Artikel 54. 1. Voor alle vorderingen tot nietigverklaring, vaststelling

van een verlies van rechtsgevolg of opeising van octrooien, bedoeld in onderscheidenlijk de artikelen 51, 52 en 53, voor alle vorderingen tot opeising van Europese octrooiaanvra­gen, alsmede voor alle vorderingen tot vaststelling van een vergoeding, als in artikel 34, negende lid, 34A, tweede lid, of 34B, derde lid, bedoeld, is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

2. De arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de president van die rechtbank in kort geding zijn in eerste aanleg in Nederland uitsluitend bevoegd voor alle vorderin­gen als bedoeld in de artikelen 43,43 A, 43B en 44A, alsmede voor alle vorderingen welke worden ingesteld door een an­der dan de octrooihouder ten einde te doen vaststellen dat

Jurisprudentie

Nr 69. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, derde kamer, 5 maart 1986 (Tussenvonnis).1)

(Giant)

President: Mr H. van Breda; Rechters: Mrs S. A. Rullman en K. Langelaar (plv).

Art. 4 aanhef en onder 6 Benelux-Merkenwet. De vaststaande feiten zijn niet zonder meer toereikend om

te concluderen tot kwade trouw aan de zijde van Hoenson, maar wettigen wel een zodanig vermoeden van kwade trouw dat Hoenson moet worden belast met het bewijs van feiten en omstandigheden, op grond waarvan moet worden aangeno­men, dat zij in weerwil van die [vaststaande] feiten niet heeft geweten of behoren te weten dat Giant Ltd. haar merk Giant vóór de datum van het door Hoenson van dat merk verrichte Beneluxdepot heeft gebruikt op de wijze als in art. 4 onder 6 BMW bedoeld.

Art. 5 aanhef en onder 3 Benelux-Merkenwet. Hoenson, die ter afwering van de door Giant Ltd. ingestelde

vordering tot nietigverklaring van haar - Hoenson 's - depot van het woordmerk Giant o.m. wegens niet normaal gebruik van dat merk heeft volstaan met een blote ontkenning van dat niet gebruik, dient bij akte of nadere conclusie nadere gegevens aan te voeren ter staving van haar stelling dat zij in de periode, bedoeld in art. 5 BMW binnen de Benelux enig normaal gebruik van het merk Giant heeft gemaakt.

De vennootschap naar vreemd recht Giant Manufactu-ring Co. Ltd. te Taichung Hsien, Taiwan, eiseres in conven­tie, gedaagde in reconventie, procureur Mr J. I. van Praag

') Bij eindvonnis dd. 18 februari 1987 is de vordering in conventie van Giant Ltd. toegewezen, en de reconventionele vordering van Hoenson afgewezen, wegens gebrek in de bewijsvoering. Red.

bepaalde door hem verrichte handelingen niet strijdig zijn met een octrooi.

3. Overigens gelden de gewone in Nederland van kracht zijnde voorschriften betreffende de rechtspraak.

Artikel 56. 1. Van alle andere geschillen dan in de beide voorgaande

artikelen bedoeld wordt kennis genomen door de rechter die daartoe volgens de algemene regeling der rechtspraak be­voegd is.

2. Rechtsvorderingen, die gegrond zijn op de bepaling van artikel 10, tweede lid, worden geacht te zijn rechtsvor­deringen betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst.

3. Indien de rechter meent, dat op de beslissing van een geschil van invloed kan zijn een rechtsvordering, die op grond van artikel 51, 52 of 53 is of zou kunnen worden ingesteld, kan hij de behandeling van het aanhangige geschil met of zonder tijdsbepaling schorsen. Gelijke bevoegdheid bezit hij, indien op de beslissing inzake zulk een rechtsvor­dering een uit anderen hoofde ingestelde rechtsvordering van invloed kan zijn.

4. De rechter kan de behandeling van een geschil ter zake van een Europees octrooi met of zonder tijdsbepaling schor­sen, indien bij het Europees Octrooibureau tegen dat octrooi oppositie is ingesteld ingevolge artikel 99 van het Europees Octrooiverdrag.

Sigaar, advocaat Mr P. J. M. Steinhauser te Rotterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk­

heid D. Hoenson & Co. B.V. te Amsterdam, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur Mr J. H. B. Rottinghuis, advocaat Mr G. M. Metz te Haarlem.

Gronden van de beslissing. In conventie en in reconventie: 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet

(voldoende) weersproken, alsmede op grond van overgeleg­de en in zoverre niet bestreden bewijsstukken staat in dit geding het navolgende vast:

a. Giant Ltd heeft sedert begin 1980 door haar vervaar­digde rijwielen in de Benelux op de markt gebracht onder het merk Giant. Aanvankelijk werd de verkoop verricht door bemiddeling van Werlimpex B.V., gevestigd te Beverwijk. Sedert maart 1984 is Koga Trading B.V., gevestigd te Hee­renveen, haar importeur.

b. Op 24 oktober 1980 heeft Hoenson, die zich ook op de markt in rijwielen beweegt, het merk Giant voor de Benelux gedeponeerd onder nr 369.419 voor vervoermiddelen, mid­delen voor vervoer over land (met inbegrip van rijwielen) door de lucht of over water.

c. Op 31 oktober 1980 heeft Giant Ltd het merk Giant voor de Benelux gedeponeerd onder nr 370.075 voor onder meer rijwielen.

d. Op het tijdstip dat Hoenson het merk Giant deponeer­de waren door Werlimpex B.V. zes zendingen van in totaal 2776 fietsen, gefabriceerd door Giant Ltd en gemerkt Giant geïmporteerd. Vóór 24 oktober 1984 had Werlimpex B.V. door het ondernemen van marketingactiviteiten al een begin gemaakt met de verhandeling van deze fietsen binnen het Benelux-gebied.

e. De directeur van Werlimpex B.V., Th. J. Chr. Jansen was ten tijde van het merkdepot door Hoenson, aandeelhou­der van Hoenson.

300 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

In conventie: 2. Giant Ltd vordert:

"(1) te verklaren voor recht dat het Beneluxdepot, dat ge­daagde op 24 oktober 1980 verrichte van het merk GIANT nietig is, zijnde te kwader trouw verricht, en de doorhaling uit te spreken van de inschrijving nummer 369.419; (2) gedaagde ieder gebruik te verbieden van het merk GIANT of van enig ander met het merk GIANT van eiseres overeenstemmend teken voor de waren, waarvoor eiseres dit merk heeft ingeschreven, danwei voor soortgelijke waren; (3) gedaagde te veroordelen aan eiseres ten titel van dwang­som te voldoen de somma van f 10000 (...) voor iedere over­treding van het onder 2 bedoelde verbod; (4) gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding."

3. ad (1) Giant Ltd grondt haar vordering in de eerste plaats op de

stelling dat, nu Hoenson actief is op de rijwielmarkt, zij van het merkgebruik door Giant Ltd op de hoogte moet zijn geweest. In dat verband wijst Giant Ltd er voorts op dat de directeur van Werlimpex, Th. J. Chr. Jansen aandeelhouder was van Hoenson op het tijdstip dat Hoenson haar merk deponeerde.

Hoenson ontkent ten tijde van het door haar verrichte depot ermee bekend te zijn geweest dat Werlimpex fietsen van het merk Giant verhandelde. Zij stelt dat de heer Jansen indertijd uitsluitend haar aandeelhouder was maar dat hij zich niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeide. Vol­gens haar stelling kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat zij te kwader trouw heeft gehandeld.

4. De vaststaande feiten acht de rechtbank niet zonder meer toereikend om te concluderen tot kwade trouw aan de zijde van Hoenson. Wel wettigen die feiten een zodanig vermoeden van kwade trouw, dat Hoenson moet worden belast met het bewijs van feiten en omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij in weerwil van die feiten niet heeft geweten of behoren te weten dat Giant Ltd haar merk Giant voor 24 oktober 1980 heeft gebruikt op de wijze als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 6 van de Benelux Merkenwet. In verband met rechtsover­weging 6 wordt echter thans nog geen bewijsopdracht gege­ven.

5. Giant Ltd voert als tweede grond voor haar vordering aan dat Hoenson het merk Giant na depot binnen de Bene­lux niet heeft gebruikt. Daartegen heeft Hoenson zich slechts met een blote ontkenning verweerd.

6. Het bepaalde in artikel 5 aanhef en onder 3 van de Benelux Merkenwet in aanmerking nemend oordeelt de rechtbank het nodig dat Hoenson allereerst, bij akte of na­dere conclusie nadere gegevens aanvoert ter staving van haar stelling dat zij in de periode bedoeld in evengenoemd artikel 5 binnen de Benelux enig normaal gebruik van het merk Giant heeft gemaakt. Slaagt Hoenson niet in dat bewijs dan zal het ervoor gehouden moeten worden dat Hoenson na haar depot het merk niet binnen de Benelux heeft ge­bruikt zodat reeds daarom de (op die grond toewijsbare) vordering van Giant Ltd dient te worden toegewezen.

7. ad (2), (3) en (4) De overige vorderingen behoeven in dit stadium van het

geding nog geen behandeling.

In reconventie: 8. Hoenson vordert om (aan) Giant Ltd:

"(1) ieder gebruik te verbieden van het merk Giant of van enig ander met het merk Giant van de besloten vennoot­schap met beperkte aansprakelijkheid D. Hoenson & Co. B.V. overeenstemmend teken voor de waren, waarvoor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D. Hoenson & Co. B.V. dit merk heeft ingeschreven, danwei voor soortgelijke waren. (2) te veroordelen aan de besloten vennootschap met be­perkte aansprakelijkheid D. Hoenson & Co. B.V. ter titel van dwangsom te voldoen de somma van f 10000,- voor iedere overtreding van het onder (1) bedoeld verbod."

9. Gezien de verwevenheid met de vorderingen in con­ventie wordt iedere beslissing omtrent de door Giant Ltd

gemotiveerd weersproken tegenvorderingen van Hoenson vooralsnog aangehouden.

Beslissing. De rechtbank: In conventie: - verwijst de zaak naar de rol van de tweede enkelvoudige

kamer (derde kamer zaken) van 16 april 1986 tot het in rechtsoverweging 6 aangegeven doel;

In conventie en in reconventie: - houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

Nr 70. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 31 maart 1987.

(Videofilmen/De Videofilmer)

Mr H. F. van den Haak.

Art. 12 onder Af art. 1 Benelux-Merkenwet. Titels van tijdschriften als de onderhavige zijn vatbaar voor

bescherming als merk in de zin van art. 1 BMW. Bij gebreke aan een depot kan eiseres MBI zich echter niet op bescherming van de BMW en ook niet op het gemene recht beroepen.

Art. 7 Auteurswet 1912. Het auteursrecht van MBI is geschonden door opneming

door gedaagde Thegra in het tijdschrift van een artikel dat door gedaagde Damsteeg in dienst van MBI is voorbereid/ geschreven.

Art. 8 Auteurswet 1912. Aan MBI komt ook het auteursrecht toe op een door een

free-lancer voor haar geschreven foldertekst, nu deze zonder vermelding van diens naam door MBI rechtmatig is openbaar gemaakt.

Art. 10, lid 1, aanhef en sub 1° f art. 13 Auteurswet 1912. MBI komt ook auteursrecht toe op de opschriftstelling van

cameragegevens, welke gedaagden in hun tijdschrift hebben ontleend, daarmee inbreuk makend op dit auteursrecht.

Aan het omslag van de folder van MBI voor haar blad komt een eigen persoonlijk karakter toe. Dit omslag en dat van het blad van Thegra doen, in hun geheel bezien, voldoende aan elkaar denken om bij het kopend publiek de indruk te wekken dat het gaat om produkten die van dezelfde uitgever afkomstig zijn. Gezien de omstandigheden hadden gedaagden extra alert moeten zijn op mogelijk associatiegevaar').

Art. 1401 Burgelijk Wetboek. Niet aannemelijk is dat MBI ten tijde van Damsteegs ont-

slagname definitief besloten had om van de uitgave van haar nieuwe videoblad af te zien. Wel aannemelijk is dat MBI in haar besluitvorming is belemmerd doordat Damsteeg haar niet adequaat informeerde.

De voor Damsteeg als (ex-)werknemer geldende zorgvuldig­heidsnormen brengen mee dat deze zich expliciet op de hoogte van de plannen van zijn (ex-)werkgever had moeten stellen alvorens soortgelijke plannen in dienst van diens concurrent Thegra te realiseren.

Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering f art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Naast verbod van inbreuk op auteursrechten rectificatie m.b.t. reeds gemaakte inbreuken bevolen.

Bevel tot medewerking aan overdracht van de op naam van gedaagde Damsteeg staande postbus aan MBI, nu Damsteeg de naar die postbus geretourneerde antwoordkaarten, bedoeld

1 2) Zie de noten onder het vonnis. Red.

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 301

voor MBI, heeft misbruikt ten behoeve van het door Thegra uitgegeven blad, en zulks met nieuwe kaarten ook zou kunnen doen. Dat daardoor ook voor Damsteeg persoonlijk bestemde post elders arriveert is het onontkoombaar sequeel van een maatregeldie door Damsteegs eigen handelen is opgeroepen.2)

De besloten vennootschap MBI Publications B.V. te Am­sterdam, eiseres [in kort geding] procureur Mr S. I. van der Staal, advocaat Mr C. J. van Raam te Amsterdam,

tegen 1. Theodorus Hendrikus Gransbergen te Bennebroek,

h.o.d.n. Thegra te Zandvoort en 2. E. Damsteeg te Purmerend, gedaagden [in kort geding]

procureur Mr K. Helmig, advocaat Mr M. R. Oranje te Amsterdam.

Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten: Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weer­

sproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast:

a. Eiseres, hierna ook te noemen "MBI", exploiteert een uitgeversbedrijf en is onder meer uitgeef ster van het maand­blad "Video Uit & Thuis". Gedaagde sub 2., hierna ook te noemen "Damsteeg", is tot 1 januari 1987 voor MBI werk­zaam geweest als bladmanager. Op of omstreeks 1 januari 1987 is hij bij gedaagde sub 1., hierna ook te noemen "The­gra", - eveneens een uitgever - in dienst getreden.

b. Ter voorbereiding van de (eventuele) uitgifte van een blad dat zich specifiek richt op de amateurvideofilmer heeft MBI medio 1986 een folder verspreid waarvan de voorpa­gina er uitziet als op de aan dit vonnis aangehechte bijlage 1. De folder bevat onder meer een beschrijving van de re­dactionele formule van het uit te geven blad VIDEOFIL-MEN als op voormelde bijlage weergegeven en een ant­woordkaart, waarmee geïnteresseerden zich onder meer konden aanmelden voor toezending van het eerste nummer van VIDEOFILMEN. De antwoordkaart is voorzien van een nummer dat correspondeert met een ten name van Dam­steeg staande postbus. Tot op heden zijn ongeveer negen­honderdenvijftig kaarten geretourneerd.

c. Thegra heeft op of omstreeks 1 februai 1987 een blad op de markt gebracht onder de titel DE VIDEOFILMER, waarvan de voorzijde er uitziet en de redactionele formule is omschreven als op de aan dit vonnis aangehechte bijlage 2. In de colofon van het blad is Damsteeg vermeld als bladmanager. Het blad bevat voorts een overzicht van tech­nische gegevens van een elftal videocamera's. Vier van de in dit overzicht opgenomen camera's komen eveneens voor in een "koopoverzicht camcorders", opgenomen in het blad Video Uit en Thuis van september 1986.

d. DE VIDEOFILMER is gedrukt en verspreid in een oplage van drieduizend stuks. Circa negenhonderdenvijftig exemplaren zijn verzonden naar degenen die vorenbedoelde antwoordkaart hebben geretourneerd. Damsteeg had het beheer over deze antwoordkaarten en heeft deze gebruikt voor overneming van de adresgegevens ten behoeve van zijn nieuwe werkgever.

2.2. De grondslag van de vordering: 2.2.1. MBI legt kort en zakelijk samengevat aan haar

vordering ten grondslag dat gedaagden inbreuk maken op haar auteursrechten dan wel anderszins onrechtmatig han­delen door:

- voor hun blad gebruik te maken van een titel die vrijwel identiek is aan die welke MBI voor het uit te geven blad heeft bedacht;

- nodeloos verwarring te scheppen door dit blad een formaat en een lay-out te geven die overeenkomen met formaat en lay-out van de IMB-folder;

- de redactionele formule van het door MBI uit te geven tijdschrift letterlijk te kopiëren.

2.2.2. Daarenboven stelt MBI dat gedaagden in DE VI­DEOFILMER teksten hebben opgenomen die de vrucht zijn van arbeid die Damsteeg in dienst en op kosten van MBI

heeft verricht. Zij doelt hierbij op het artikel "Het is een Pentax!", dat volgens MBI door Damsteeg is voorbereid en geschreven in de uitoefening van zijn dienstverband met MBI.

2.2.3. Ter adstructie van een en ander voert MBI aan dat in de loop van 1986 het idee is ontstaan om een apart blad voor de zélf filmende video-enthousiast uit te geven. Om de levensvatbaarheid van het idee te onderzoeken is besloten tot de uitgave van een folder in het formaat en met de voorpagina van het (eventueel) uit te geven blad. Damsteeg werd - geheel zelfstandig - met de uitvoering van een en ander belast. Een deel van de tekst van de folder - meer genoemde beschrijving van de redactionele formule - is in opdracht en voor rekening van MBI geschreven door tekst­schrijver Lambert. De voor de aktie gebruikte postbus was in 1985 met een ander oogmerk aangevraagd en op naam van Damsteeg gesteld. Damsteeg heeft de naar deze postbus geretourneerde kaarten achtergehouden en heeft op desbe­treffende vragen van de zijde van MBI telkens geantwoord dat de respons "niet veel bijzonders" was. Damsteeg blijkt echter met het gehele project naar de concurrent te zijn gestapt.

2.2.4. MBI stelt dat een en ander het treffen van voorzie­ningen rechtvaardigt. Damsteeg heeft volgens MBI jegens haar gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die hij als ex-werknemer in acht had moeten nemen; Thegra heeft dit handelen uitgelokt en daarvan geprofiteerd.

2.3. Het verweer: 2.3.1. Gedaagden bestrijden in de eerste plaats de door

MBI gegeven feitelijke lezing van de gebeurtenissen. Ge­daagden stellen dat het idee om een nieuw blad op de markt te brengen afkomstig was van Damsteeg. MBI voelde echter niets voor het plan van Damsteeg en was slechts bereid om de litigieuze folder uit te geven op voorwaarde dat het haar niets zou kosten en dat de aktie niet met MBI in verband zou worden gebracht. Damsteeg is op die basis aan de slag gegaan en ontving een flink aantal kaarten van mensen die te kennen geven dat zij het eerste nummer van VIDEOFIL­MEN wensten te ontvangen. Desondanks kreeg Damsteeg niet de ruimte om het blad van de grond te trekken; MBI zag er geen brood in. Damsteeg besloot toen - mede om andere redenen - zijn dienst met MBI te beëindigen. Hij heeft bij zijn vertrek de binnengekomen antwoordkaarten meegenomen, waartegen van de zijde van MBI geen be­zwaar is gemaakt. Vervolgens ontmoette Damsteeg Thegra, die wel interesse toonde voor zijn ideeën. Het resultaat van de samenwerking is het blad DE VIDEOFILMER.

2.3.2. Gedaagden stellen dat MBI nooit aanstalten heeft gemaakt om degenen die de antwoordkaart hebben gere­tourneerd een eerste nummer van VIDEOFILMEN toe te zenden. Sterker nog, volgens gedaagden blijkt nergens uit dat MBI serieus bezig is een blad met de naam VIDEOFIL­MEN uit te geven. Dit was voor hen aanleiding om te besluiten de antwoordkaarten te beantwoorden door een exemplaar van DE VIDEOFILMER naar de betrokkenen te zenden.

2.3.3. Gedaagden betwisten tegen deze achtergrond dat MBI exclusieve rechten kan doen gelden op het in de liti­gieuze folder belichaamde concept voor DE VIDEOFIL­MER. Voor zover het daarbij gaat om de in de folder opge­nomen beschrijving van de redactionele formule stellen ge­daagden dat het auteursrecht ter zake berust bij de schrijver, Lambert, die dit recht niet aan MBI heeft overgedragen. Wel heeft hij Thegra toestemming gegeven voor het gebruik van de betreffende tekst. De titel VIDEOFILMEN is volgens gedaagden niet als merk gedeponeerd en heeft bovendien geen onderscheidend vermogen; het is een werkwoord met een beschrijvend karakter. Het gebruik van de naam DE VIDEOFILMER is alleen op die grond niet onrechtmatig jegens MBI.

2.3.4. Gedaagden betwisten voorts dat de lay-out van de voorpagina van DE VIDEOFILMER zodanig overeenstemt met die van de door MBI uitgegeven folder dat daardoor gevaar voor verwarring wordt opgeroepen. Ook voeren ge­daagden aan dat de in het september-nummer van Video uit

302 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

en Thuis opgenomen opsomming van technische gegevens alleen gegevens bevat die vrij verkrijgbaar zijn en uit iedere folder van betreffende apparatuur kan worden geput, zodat de opsomming niet voor auteursrechtelijke bescherming vat­baar is.

2.3.5. Tenslotte, en subsidiair stellen gedaagden dat MBI door hun handelen geen schade heeft geleden en dat haar derhalve geen aktie toekomt.

3. Beoordeling van het geschil De onderdelen a. en b. van de vordering: 3.1. MBI verzet zich tegen hernieuwd gebruik van: a. de titel DE VIDEOFILMER; b. een omslag voor het door Thegra uitgegeven tijdschift

als weergegeven op bijlage 2; c. teksten die zijn ontleend aan de door MBI uitgegeven

bladen. 3.2. Bij beantwoording van de vraag of de desbetreffende

voorzieningen voor toewijzing vatbaar zijn heeft als uit­gangspunt te gelden dat het gedaagden vrij staat om een blad te produceren en uit te geven voor dezelfde kring van lezers als waarop MBI zich met de door haar geproduceerde en verspreide folder heeft gericht casu quo tracht te richten. Voor een verbod van het gebruik van voormelde onderschei­dingsmiddelen en teksten is slechts aanleiding wanneer daardoor aan MBI toebehorende absolute rechten van inte-lectuele eigendom worden geschonden, of wanneer - bij ontsteltenis van zodanige rechten - op grond van bijkomen­de omstandigheden sprake is van onrechtmatige nabootsing van het product van MBI.

De titel: 3.3. Titels van tijdschriften als de onderhavige zijn vat­

baar voor bescherming als merk in de zin van artikel 1 van de Benelux Merkenwet. Voorwaarde voor bescherming is een rechtsgeldig depot. Nu gesteld noch gebleken is dat een dergelijk depot is verricht kan MBI zich niet beroepen op een exclusief recht op het gebruik van de titel VKDEOFIL-MEN. Onder die omstandigheden kan MBI op grond van het bepaalde in artikel 12 A van de Benelux Merkenwet ook geen aanspraak maken op bescherming krachtens het geme­ne recht. In het midden kan derhalve blijven of DE VIDEO­

FILMER ten opichte van VIDEOFILMEN als overeen­stemmend teken moet worden beschouwd. Ook wanneer dit het geval is zijn er geen termen voor een verbod van het gebruik van de aanduiding DE VIDEOFILMER voor het door Thegra op de markt gebrachte tijdschrift.

De omslag: 3.4. MBI kan zich wèl beroepen op exclusieve rechten

met betrekking tot de omslag van haar folder. Die omslag getuigt in haar samenstel van elementen (de vrouw met de videocamera, de wijze waarop zij is afgebeeld, de kleurkeu­ze, de stylering van de kaders met de daarin voorkomende tekst en van de tekst zélf) van een eigen persoonlijk karakter en is als zodanig vatbaar voor auteursrechtelijke bescher­ming. MBI kan zich op grond van haar auteursrecht verzet­ten tegen gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing van de omslag in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.

3.5. Visuele waarneming en vergelijking van voornoemde omslag met de omslag van DE VIDEOFILMER voert de President tot het oordeel dat beide omslagen weliswaar ver­schillen vertonen, maar, in hun geheel bezien, voldoende aan elkaar doen denken om bij het kopend publiek de indruk te wekken dat het gaat om producten die van dezelfde uit­gever afkomstig zijn. In beide ontwerpen zijn de kleuren rood, groen en blauw dominant; beide - van gelijke grootte zijnde - ontwerpen bevatten een afbeelding van een vrouw met een videocamera en zijn voorzien van schuin over de pagina aangebrachte kaders met tekst. De President neemt hierbij in aanmerking dat Damsteeg, destijds belast met de productie van de folder VIDEOFILMEN, als bladmanager eveneens verantwoordelijk was voor de productie van DE VIDEO FILMER. Aangenomen moet worden dat (de omlag

van de) folder VIDEOFILMEN ook bij Thegra bekend was. Gegeven de grote vrijheid die een ontwerper van omslagen als de onderhavige heeft, had onder die omstandigheden van gedaagden mogen worden verwacht dat zij bij de keuze van het ontwerp voor de omslag van DE VIDEOFILMER in het bijzonder alert waren geweest op mogelijke associaties met het bij MBI op stapel staande blad. Dat die associatiemoge-lijkheden aanwezig zijn wordt geïllustreerd door de mede-ling van Damsteeg ter terechtzitting dat hij nadat DE VI­DEO-

FILMER was toegezonden aan de personen die de meer-dergenoemde antwoordkaart hadden geretourneerd - in te­genstelling tot de daaraan Voorafgaande maanden - van deze respondenten geen boze brieven meer ontving met opmer­kingen als: "waar blijft het toegezegde blad?".

Teksten: 3.6. Gedaagden hebben niet betwist dat de in bijlage 2

weergegeven tekst een getrouwe kopie is van de tekst die is opgenomen in de folder VIDEOFILMEN. Wel betwisten zij dat het MBI auteursrechthebbende is en stellen ze voor opname van de tekst van de (werkelijke) auteursrechtheb­bende toestemming te hebben gekregen.

3.7. De President is van oordeel dat MBI zich ook in dit verband met succes op auteursrecht kan beroepen. Tussen partijen staat weliswaar vast dat de betreffende tekst in opdracht van MBI (op free-lancebasis) is geschreven door Lambert, maar nu Lambert in de folder niet als maker van de tekst is vermeld en gesteld noch gebleken is dat open­baarmaking zonder die vermelding onrechtmatig was moet MBI op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Auteurs­wet als maker worden aangemerkt. Gedaagden hadden voor het gebruik van de betreffende tekst dan ook geen toestem­ming aan Lambert, maar aan het MBI moeten vragen. Nu dit niet is gebeurd hebben gedaagden met de opname van de betreffende tekst de auteursrechten van MBI geschon­den.

3.8. Ook komt MBI auteursrecht toe op de opschriftstel­ling van de cameragegevens in het in 2.1. sub c. bedoelde koopoverzicht camcorders. Gelet op de omstandigheid dat in de kolommen van het "movie-overzicht" in DE VIDEO­FILMER die betrekking hebben op de camera's die in het koopoverzicht camcorders zijn opgenomen dezelfde foutie­ve gegevens zijn verwerkt als in dit koopoverzicht moet het ervoor worden gehouden dat gedaagden de betreffende ge­gevens aan dit koopoverzicht hebben ontleend, daarmee inbreukmakend op het auteursrecht van MBI.

3.9. Nu door Damsteeg niet is bestreden dat het op de pagina's zes tot en met negen van de DE VIDEOFILMER afgedrukte artikel "Het is een Pentax!" door hem is voor­bereid/geschreven in dienst van MBI is de President van oordeel dat ook voor het gebruik van dit artikel voorafgaand toestemming aan MBI had moeten worden gevraagd. Ook in dit opzicht hebben gedaagden derhalve het auteursrecht van MBI geschonden.

3.10. Voor zover gedaagden met de door hen gegeven lezing van de achtergronden van Damsteegs vertrek bij MBI beogen te stellen dat MBI haar (auteurs)rechten met betrek­king tot de folder VIDEOFILMEN heeft prijsgegeven casu quo ten opzichte van gedaagden heeft verwerkt faalt dit betoog. Niet aannemelijk is dat MBI ten tijde van Damsteegs ontslagname definitief had besloten om van de uitgave van een nieuw blad als voorgenomen af te zien. Wèl aannemelijk is dat MBI in haar besluitvorming ter zake is belemmerd doordat Damsteeg haar niet adequaat heeft geïnformeerd omtrent het aantal teruggestuurde kaarten, temeer nu door MBI onweersproken is aangevoerd dat Damsteeg is vertrok­ken "in een wolk van onduidelijkheid" en bij zijn vertrek op geen enkele wijze heeft gerefereerd aan het aantal kaarten dat op dat moment was ontvangen. De voor Damsteeg als (ex-)werknemer geldende zorgvuldigheidsnormen brengen met zich dat van Damsteeg had mogen worden verlangd dat deze zich door het stellen van expliciete en gerichte vragen van de plannen van zijn (ex-)werkgever op de hoogte had gesteld alvorens soortgelijke plannen in dienst van de con­current te realiseren.

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 303

3.11. Het voorgaande voert de President tot de slotsom dat MBI zich met recht beroept op schending van haar auteursrechten. Nu uit de gang van zaken met betrekking tot de productie van het eerste nummer van DE VIDEOFIL­MER is gebleken dat gedaagden zich aan die rechten weinig gelegen laten liggen heeft MBI belang bij een verbod van inbreuk voor de toekomst. De in onderdeel a. van de vorde­ring gevraagde voorziening is derhalve voor toewijzing vat­baar voor zover deze ertoe strekt om het (hernieuwd) gebruik van een op de omslag van de folder VIDEOFILMEN gelij­kende omslag te verbieden. Ook onderdeel b. van de vorde­ring is voor toewijzing vatbaar.

De onderdelen c. en d. van de vordering: 3.12. MBI heeft onvoldoende weersproken aangevoerd

dat gedaagden met de uitgave van DE VIDEOFILMER op de wijze als bovenomschreven haar in belangrijke mate het gras voor de voeten hebben weggemaaid. Gedaagden kun­nen reeds hierom niet staande houden dat MBI door hun handelen geen schade heeft geleden. Bij dit handelen heb­ben ze niet alleen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van MBI, maar ook op onrechtmatige wijze gebruik gemaakt van een adressenbestand - de kaarten - waarover Damsteeg krachtens zijn dienstverband met MBI het beheer voerde. Ook in dit verband geldt dat normen voor zorgvuldig han­delen met zich brengen dat Damsteeg dit bestand niet dan na expliciete toestemming van MBI ten behoeve van de concurrent had mogen aanwenden. Damsteeg heeft echter verzuimd deze toestemming te vragen.

3.13. Rectificatie van een en ander door opname van een daartoe strekkende tekst in de volgende aflevering van DE VIDEOFILMER is een geëigend en adequaat middel om de uit voormeld handelen voortvloeiende schade voor MBI zoveel mogelijk te beperken. Deze rectificatie zal derhalve worden bevolen, zij het met enige aanpassing van de door MBI voorgestelde tekst.

3.14. Bij een bevel tot verstrekking van een adressenlijst en het zenden van een schriftelijke rectificatie als in onder­deel c. van de vordering omschreven heeft MBI naast voor­noemd bevel tot rectificatie onvoldoende belang zodat de daartoe strekkende voorziening zal worden geweigerd.

Onderdeel e. van de vordering: 3.15. Op grond van hetgeen over en weer ter terechtzitting

is aangevoerd en de ter staving daarvan overgelegde beschei­den is niet aannemelijk dat postbus 333 ten onrechte op naam van Damsteeg is gesteld. Niettemin zijn er termen voor toewijzing van de in onderdeel e. van de vordering gevraag­de voorziening. De wijze waarop Damsteeg de feitelijke beschikkingsmacht over de naar postbus 333 geretourneerde kaarten heeft misbruikt wettigt de conclusie dat onvoldoen­de verzekerd is dat Damsteeg MBI in de toekomst in het bezit van de kaarten zal stellen zonder de adresgegevens ten behoeve van eigen doeleinden te kopiëren en/of aan te wenden. MBI heeft derhalve belang bij directe en exclusieve beschikkingsmacht over de binnenkomende kaarten. Dit belang is temeer reëel nu door MBI onweersproken is aan­gevoerd dat de folder VIDEOFILMEN nog steeds via een aantal handelaren in video-apparatuur wordt verspreid.

3.16. Wijziging van de tenaamstelling van postbus 333 als door MBI gevorderd is met het oog op dit belang adequaat te achten. Weliswaar zal het daartoe strekkende bevel Dam­steeg noodzaken om ervoor zorg te dragen dat de post die aan hem persoonlijk is gericht elders arriveert, maar dit moet worden beschouwd als onontkoombaar sequeel van een maatregel die Damsteeg door te handelen als voormeld zélf heeft opgeroepen. Damsteeg zal een termijn van twee weken worden gegund om de noodzakelijke voorzieningen te tref­fen.

Dwangsom: 3.17. Voor zover de vordering een dwangsom op te leggen

betrekking heeft op overtreding van het in 4.1. te geven verbod wordt met de term "iedere overtreding" in het peti-tum kennelijk gedoeld op ieder exemplaar van DE VIDEO­

FILMER dat in strijd met dit verbod wordt verspreid. Het komt de President doelmatig voor om de dwangsom te kop­pelen aan de verspreiding van afleveringen van dit blad in strijd met dit verbod. De dwangsom zal worden opgelegd en gemaximeerd als na te melden.

De kosten: 3.18. Gedaagden dienen als de overwegend in het onge­

lijk gestelde partij de kosten van het geding te dragen.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Verbiedt gedaagden een tijdschrift te verspreiden met

een omslag die door kleur en lay-out van de opdrukken overeenstemt met de door eiseres ontworpen omslag van de folder VIDEOFILMEN;

4.2. Verbiedt gedaagden teksten te publiceren die zijn ontleend aan door eiseres uitgegeven bladen of waarvan anderszins auteursrecht bij eiseres berust;

4.3. Beveelt gedaagden om in het eerstvolgende nummer van het blad DE VIDEOFILMER op pagina drie een recti­ficatie op te nemen met de volgende tekst:

"Rectificatie: In het eerste nummer van ons blad hebben wij op de pagina's 6 tot en met 8 en 19 zonder toestemming teksten geplaatst waarop de uitgeefster van het blad Video Uit & Thuis en de folder VIDEOFILMEN au­teursrecht heeft. Ook hebben wij het eerste nummer van ons blad voorzien van een voorpagina die associaties kan oproepen met voornoemde folder. Wij hebben daarmee naar het oordeel van de President van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem onrechtmatig gehandeld jegens de uitgeefster van het blad Video Uit & Thuis en de folder VIDEOFILMEN. Deze rectificatie is geplaatst op last van genoemde President.";

4.4. Veroordeelt gedaagde sub 2. om uiterlijk twee weken na betekening van dit vonnis mede te werken aan het op eiseresses >naam doen stellen van postbus 333, 1000 AH Amsterdam;

4.5. Bepaalt dat gedaagden bij verspreiding van iedere aflevering van het tijdschrift DE VIDEOFILMER in strijd met het sub 4.1. opgelegde verbod aan eiseres een dwangsom verbeuren van f25.000,- (...);

4.6. Bepaalt dat gedaagden respectievelijk gedaagde sub 2. voor iedere overtreding van de sub 4.2. tot en met 4.4. opgelegde verboden respectievelijk bevelen en voor iedere dag dat een dergelijke overtreding voortduurt aan eiseres een dwangsom verbeuren van f5.000,- (...);

4.7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor­raad;

4.8. Wijst het meer of anders gevorderde af; 4.9. Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding,

tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiseres begroot op f 366,70 aan verschotten en f 1.100,- aan procu­reurssalaris. Enz.

') Auteurs- en merkenrechtelijke inbreukcriteria. Qua motivering en uitkomst kan dit vonnis in een veel

omvattende zaak welhaast als "model" gelden. Als ik mij toch een kleine aantekening permitteer, is dat

bij rov. 3.5. Het valt op dat de President bij de aangenomen inbreuk op het auteursrecht op het omslag zo sterk in mer­kenrechtelijke criteria motiveert.

Een doodzonde is dit natuurlijk niet. Met wijziging van een aantal woorden kon in het gegeven geval óók (naar de tekst van art. 13 Auteurswet) gesproken worden van een verveelvoudiging in gewijzigde vorm, die niet als een nieuw, oorspronkelijk werk viel aan te merken. En bij zo'n motive­ring naar de tekst van art. 13 Aw kunnen beoordelingsme­thodieken uit de merkenrechtelijke discipline misschien in­derdaad dienst doen. Voer voor een uitvoerige - mede se­mantische - studie?!

304 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

Intussen duiden de bewoordingen van rov. 3.5 erop dat de President in casu wellicht extra gemotiveerd was tot beoordeling in merkenrechtelijke termen nu hij, met reden, in de omslagen óók onderscheidingsmiddelen voor de tijd­schriften zag. Dat roept dan echter weer de vraag op, of daarvoor niet óók art. 12A BMW zou moeten gelden, net als aangenomen m.b.t. de titel.

Zie over samenloop van auteursrecht en merkenrecht Wi-chers Hoeth in Naar behoren, Zwolle 1982, blz. 137, mijn bijdrage in het Limpergnummer van Auteursrecht/AMR 1982, blz. 141, en Bruin, Auteursrecht/AMR 1985, blz. 12. Het blijft een boeiend onderwerp.

2) Bevel tot overdracht postbus. Ik signaleer dit bevel als een nouveauté onder de noemer

'aangepaste veroordelingen': vgl. de verzameling in On­rechtmatige Daad UB (Van Nispen, nr 225 sub 45). Het gaat wel vér: vgl. over het enigszins vergelijkbare geval van af­sluiting van een telefoonnummer de noot van S.B. onder Pres. Rb. Arnhem 30 juli 1980, BIE1982, blz. 143 (Sanders). Maar het gedrag van gedaagde Damsteeg in bovenstaande zaak was óók vér gegaan.

D.W.F. V.

Nr 71. Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, eerste kamer 27 juni 1986.l)

(Cartier/Roland Cartier)

President: Mr F. A. A. E. J. M. Hengst; Rechters: Mrs J. P. F. Rijken en A. M. J. Van Buchem-

Spapens.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub lenz Benelux Merkenwet.

Mede gelet op de Franse tekst van het Union-arrest (Ben GH 20 mei 1983, NJ 1984, 72; B.I.E. 1984, nr 40) is de rechtbank van oordeel dat met de woorden in dit arrest "dat ... de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk wor­den gewekt" enerzijds een ruimer publiek wordt bedoeld dan een enkel persoon en anderzijds dat slechts de mogelijkheid van associaties bedoeld kan zijn en niet een daadwerkelijke associatie.

Toetsend aan het criterium van genoemd arrest oordeelt de rechtbank dat er overeenstemming is tussen Cartier en Roland Cartier, zowel auditief als visueel.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Soortgelijkheid in merkenrechtelijke zin aanwezig geacht

van shawls en lederwaren zoals tassen, koffers en ceintuurs enerzijds en schoenen anderzijds, nu zij op dezelfde markten worden verhandeld en tot dezelfde tak van handel, namelijk kleding en mode, gerekend moeten worden.

Daaraan doet niet af dat de schoenen van gedaagde alleen maar in haar eigen winkels te verkrijgen zijn waar de shawls en lederwaren van eiseres niet te koop zijn, en evenmin dat die schoenen goedkoop zijn en de waren van eiseres duur en exclusief. Deze verschillen zijn immers kenmerkend noch duur­zaam.

De vennootschap naar Frans recht Cartier S. A. te Parijs, Frankrijk, eiseres, procureur Mr W. M. C. van der Eerden, advocaat Mr P. J. M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk­

heid Huf Schoenen B.V. te 's-Hertogenbosch en 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

') Tussenvonnis; de zaak is nadien geschikt. Red.

heid Hoogenbosch Schoenen B.V. te 's-Hertogenbosch, ge­daagden, procureur Mr J. H. M. Erkens, advocaat Mr H. Ferment te Den Haag.

Overwegende ten aanzien van het Recht: Eiseres vordert dat de rechtbank bij vonnis, voorzoveel

mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1. Het depot door gedaagden op 1 februari 1977 verricht,

bewijs van inschrijving no 343.587, vervallen verklaart inge­volge artikel 14C B.M.W., althans nietig verklaart dat depot ingevolge artikel 14D B.M.W.;

2. De doorhaling uitspreekt van de inschrijving van het vervallen althans nietigverklaarde depot;

3. Gedaagden met onmiddellijke ingang verbiedt elk ge­bruik van het merk Roland Cartier of van een ander met het merk Cartier van eiseres overeenstemmend teken, met ver­oordeling van gedaagden om aan eiseres ten titel van dwangsom te voldoen de somma van fl. 10.000,- voor iedere overtreding van dat verbod;

4. Gedaagden in de kosten van het geding veroordeelt; Kort samengevat stelt eiseres daartoe dat zij ingevolge een

drietal inschrijvingen bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van industriële eigendom voor onder andere de Benelux houdster is van het merk Cartier. Deze interna­tionale inschrijvingen zijn genummerd 397.100, 402.012 en 403.342 en dateren van respectievelijk 31 maart 1973, 16 oktober 1973 en 5 december 1973. Deze merken zijn inge­schreven voor een zeer groot aantal waren, waaronder voor kledingsartikelen met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels. Eiseres gebruikt haar merk Cartier zeer intensief, onder andere in de Benelux, voor een zeer breed assortiment luxe artikelen, welke een zeer grote reputatie genieten door hun goede kwaliteit en fraaie uiterlijk. Eiseres heeft moeten bemerken dat gedaagden op 1 februari 1977 een beeld/ woordmerk Roland Cartier hebben gedeponeerd in de Be­nelux voor schoeisel, in het bijzonder laarzen, schoenen en pantoffels en onderdelen en toebehoren, ingeschreven onder no 343.587. Sedert het depot van gedaagdes merk heeft eiseres tot op de dag van de dagvaarding geen enkel spoor van enig gebruik van het merk door gedaagden kunnen vinden, zodat ingevolge artikel 5 onder 3 B.M.W. het recht op het merk is vervallen door niet normaal gebruik binnen het Benelux-gebruik. Eiseres roept krachtens artikel 14C B.M.W. dat verval in.

Voorts meent eiseres dat het merk Roland Cartier over­eenstemt met haar merk Cartier, zodat, aangezien het depot van gedaagden in rangorde komt na de depots van eiseres, eiseres ingevolge artikel 14D onder 1 B.M.W. de nietigheid van gedaagdes depot inroept. De rechtbank te 's-Hertogen­bosch is ingevolge artikel 37 A B.M.W. de te dezen bevoegde rechter.

Gedaagden hebben de vordering van eiseres weerspro­ken. Gedaagden hebben de inschrijvingen no 397.100 voor het woordmerk Cartier, no 402.012 voor het beeldmerk Car­tier en no 403.342 voor het woordmerk Cartier Paris erkend, en ook dat zij op 1 februari 1977 een beeld/woordmerk Roland Cartier hebben gedeponeerd in de Benelux voor schoeisel, in het bijzonder laarzen, schoenen en pantoffels en onderdelen en toebehoren onder no 343.587.

Gedaagden voeren aan binnen het Benelux-gebied wel degelijk normaal gebruik te hebben gemaakt van hun merk, en wel gedurende een zodanige periode dat hun rechten op dat merk niet vervallen zijn. Ook betwisten gedaagden de vordering tot nietigverklaring van hun latere depot, nu ten eerste van overeenstemming tussen de gedeponeerde tekens geen sprake is, en ten tweede van soortgelijkheid tussen de waren waarvoor het posterieure depot verricht is en de wa­ren waarvoor aan het anterieure depot nog merkrechten zijn verbonden geen sprake is.

Gedaagden hebben geen enkele aanwijzing gevonden dat van het woordmerk Cartier, inschrijvingsnummer 397.100, binnen het Benelux-gebied ooit enig normaal gebruik ge­maakt is voor de waren waarvoor het is gedeponeerd, zodat het er voor moet worden gehouden dat het recht op dat merk ingevolge artikel 5 aanhef en sub 3 B.M.W. vervallen is,

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 305

hetzij door niet-gebruik gedurende de driejaren volgend op het depot, hetzij door niet-gebruik gedurende een later on­onderbroken tijdvak van 5 jaren.

Gedaagden bestrijden dat overeenstemming bestaat tus­sen het woordmerk Carrier en het merk Roland Carrier; toegegeven kan worden dat het tweede woord van Roland Carrier overeenstemt met Carrier, maar voor de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken moet volgens de jurisprudentie acht geslagen worden op de merken in hun geheel en door het bestanddeel Roland verschilt de totaal indruk, gewekt door het merk Roland Carrier, zo zeer van die, gewekt door het merk Carrier, dat geen overeenstem­ming kan worden aangenomen.

Gedaagden voeren aan dat ook het beeldmerk Carrier, inschrijvingsnummer 402.012, door niet-gebruik vervallen is en gedaagden bestrijden ook dat overeenstemming bestaat tussen dat beeldmerk Carrier en het merk Roland Carrier. Op gelijke gronden betwisten gedaagden de vordering van eiseres op grond van het woordmerk Carrier Paris, inschrij­vingsnummer 403.342.

Met betrekking tot de vordering om het merk Roland Car-tier vervallen te verklaren.

Eiseres stelt dat gedaagden nimmer enig gebruik gemaakt hebben binnen het Benelux-gebied van het merk Roland Carrier.

Gedaagden hebben deze stelling betwist. Gedaagden voe­ren aan dat zij wel degelijk normaal gebruik gemaakt hebben van hun merk en zij hebben daartoe overgelegd copie van hun orderbon d.d. 19 oktober 1982, waarbij 3600 paar schoe­nen door gedaagde sub 2 werden besteld met binnenzool • met een stempel Roland Carrier.

Naar het oordeel van de rechtbank kan uit het enkele overleggen van bedoelde orderbon nog niet worden afgeleid dat gedaagden binnen het Benelux-gebied enig normaal gebruik gemaakt hebben van het merk Roland Carrier als bedoeld in artikel 5 aanhef en sub 3 B.M.W. Immers zo is bijvoorbeeld vooralsnog niet gebleken dat die order ook is uitgeleverd, terwijl evenmin duidelijk is geworden wat ge­daagden met die schoenen, zo deze aan gedaagden, al dan niet voorzien van het binnenzoolstempel Roland Carrier, zijn uitgeleverd, gedaan hebben.

Ook hebben gedaagden aangevoerd ook al voor de datum van de orderbon, zijnde 19 oktober 1982 hun merk normaal gebruikt te hebben, zij het dat zij geen bescheiden ten bewijze daarvan hebben overgelegd.

De rechtbank vindt in het vorenstaande aanleiding om gedaagden in de gelegenheid te stellen om feiten en omstan­digheden bij te brengen waaruit kan blijken dat zij in het (ononderbroken) tijdvak van 5 jaren voorafgaande aan de dagvaarding enig normaal gebruik gemaakt hebben binnen het Benelux-gebied van hun merk.

Subsidiair hebben gedaagden aangevoerd dat juist eiseres geen normaal gebruik gemaakt heeft van haar Carrier-mer­ken voor waren soortgelijk aan die waarvoor het merk Ro­land Carrier gedeponeerd is, althans zijn deze merkrechten door niet-gebruik ingevolge artikel 5 aanhef en sub 3 B.M.W. vervallen.

Eiseres heeft daar tegenover gesteld dat zij wel degelijk normaal gebruik van haar Cartier-merken heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor waren soortgelijk aan die waarvoor het merk Roland Carrier is ingeschreven.

Ter adstructie van het bedoelde gebruik heeft eiseres overgelegd een aantal facturen, welke zij ter gelegenheid van de pleidooien op voorhand aan gedaagden heeft toegezon­den.

Gedaagden hebben dienaangaande opgemerkt dat de no­ta's alle uit 1985 dateren.

Eiseres heeft haar omzetcijfers voor lederwaren en shawls binnen de Benelux voor de jaren 1983, 1984 en 1985 ten pleidooi gesteld en voorts heeft eiseres aangevoerd dat zij jaarlijks fl. 260 000,- in Nederland aan reclame uitgeeft. Ei­seres heeft ook nog overgelegd een aantal brochures en folders betreffende haar merk.

Uit de folders en brochures kan echter niet zonder meer

worden opgemaakt dat deze ook binnen het Benelux-gebied gebruikt zijn, terwijl de omzetcijfers eerst bij pleidooi naar voren zijn gekomen. Anders dan eiseres stelt blijkt uit de overgelegde procedures van het reclamebureau ARA d.d. 13 september 1985 niet dat in aan het jaar 1985 voorafgaande jaren ook enig budget voor reclame in de Benelux aanwezig was.

Nu gedaagden bij antwoord uitdrukkelijk het verval van het woordmerk Carrier (inschrijvingsnummer 397.100) en van het beeldmerk Carrier (inschrijvingsnummer 402.012) en het woordmerk Carrier Paris (inschrijvingsnummer 403.342) hebben ingeroepen op grond van niet-gebruik als in artikel 5 aanhef en sub 3 B.M.W. bedoeld, en eiseres heeft gesteld dat zij wel degelijk normaal gebruik van haar merken heeft gemaakt, merkt de rechtbank als relevante periode aan een periode van 5 jaar voorafgaande aan het inroepen van het verval en aldus een periode van 5 jaar voorafgaande aan de dag van het nemen van de conclusie van antwoord, redenen waarom de rechtbank eiseres bewijs op zal dragen van haar stelling in voege als na te melden. Om proceseconomische redenen zal de rechtbank deze bewijsopdracht, te geven naar aanleiding van het subsidiair door gedaagden gevoerde ver­weer, reeds thans verlenen.

Met betrekking tot de vordering om het merk Roland Car-tier nietig te verklaren.

Ten aanzien van het merk Carrier (inschrijvingsnummer 397.100), het merk Carrier (inschrijvingsnummer 402.012) en het merk Carrier Paris (inschrijvingsnummer 403.342) ener­zijds en het merk Roland Carrier (inschrijvingsnummer 343.587) anderzijds verschillen partijen allereerst van me­ning omtrent de soortgelijkheid van halsdoeken en bepaalde lederwaren enerzijds en schoenen anderzijds.

Eiseres heeft daartoe als criterium gesteld: De aanwezigheid van zodanige punten van verwantschap,

dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt, dat het in aanmerking komende publiek aan die waren als waren, dus ongeacht de daarvoor gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen.

Eiseres .heeft voorts gesteld dat dit criterium in de recht­spraak is vertaald met:

- waren die tot dezelfde tak van handel en/of industrie behoren;

- verkrijgbaarheid in dezelfde winkels; - vervaardigd uit dezelfde grondstoffen; - gebruik voor dezelfde doeleinden; - verhandeld op dezelfde markten; Gelet op deze uitwerkingen heeft eiseres voor de onder-

werpelijke waren geconcludeerd tot soortgelijkheid daarvan in merkenrechtelijke zin.

Gedaagden hebben de juistheid van het criterium niet weersproken, doch hebben geconcludeerd dat juist niet van soortgelijkheid sprake is.

Waar tussen partijen vaststaat dat het geschil tussen par­tijen te dezen gaat om shawls, en allerlei lederwaren zoals tassen, koffers en ceintuurs enerzijds zijdens eiseres en schoenen anderzijds zijdens gedaagden, is de rechtbank van oordeel dat al deze waren zozeer op dezelfde markten ver­handeld worden en zozeer tot dezelfde tak van handel, namelijk kleding en mode, gerekend moeten worden en ook alle dienen tot kleding en mode, dat de rechtbank soortge­lijkheid in merkenrechtelijke zin van bedoelde waren aan­wezig acht.

Daaraan doet niet af dat de schoenen van gedaagden alleen maar in haar eigen winkels te verkrijgen zijn en niet in winkels waar shawls en lederwaren van eiseres te koop zijn, en evenmin dat die schoenen van gedaagden goedkoop zijn terwijl de waren van eiseres duur en exclusief zijn. Immers, gesteld al dat deze verschillen zijn als door gedaag­den betoogd, dan zijn toch deze verschillen nog niet ken­merkend en uit de aard der produkten duurzaam, weshalve deze gestelde verschillen terzijde gelaten kunnen worden.

Dan nog verschillen partijen van mening omtrent het bestaan van overeenstemming tussen de Cartier-merken en het merk Roland Carrier.

306 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

Dienaangaande heeft eiseres beroep gedaan op het arrest Julien/Verschueren van 20 mei 1983, BIE 1984, bladzijde 137, hetwelk voorzover te dezen van belang luidt:

Van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanig gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt

Gedaagden hebben daartegen aangevoerd dat dit crite­rium voor meerdere uitleg vatbaar is, en dat de letterlijke

betekenis dat "een iemand" associaties tussen het merk en het teken word gewekt toch niet aanvaard is, zodat alsnog aan het Benelux-gerechtshof uitleg moet worden gevraagd, evenals omtrent de strofe dat "de mogelijkheid bestaat... dat associaties worden gewekt", nu toch slechts een daadwer­kelijke associatie kan zijn bedoeld.

Eiseres heeft daartegenover gesteld dat met iemand wordt bedoeld het in aanmerking te nemen publiek, terwijl gedaag­den nog hebben aangevoerd dat dit moet worden opgevat als een voldoende groot deel van het in aanmerking komen­de publiek. Eiseres heeft nog gesteld dat in het arrest geen daadwerkelijke associatie kan zijn bedoeld.

Met partijen is de rechtbank van oordeel, gelet ook op de Franse tekst van de betreffende overweging als weergegeven op pagina 26 van de pleitnota zijdens eiseres, dat in voren-geciteerde overweging van het Benelux-gerechtshof een rui­mer publiek wordt bedoeld dan een enkel persoon. De recht­bank is voorts van oordeel dat gelet op de teksten in twee talen van het arrest niets anders dan de mogelijkheid van associatie bedoeld kan zijn.

Toetsend aan'dit criterium overweegt de rechtbank dat de hier in het geding zijnde merken, in hun geheel bezien daar waar het te dezen gaat om soortgelijke waren als hierboven overwogen, zowel auditief- nu bij de merken van eiseres het zwaartepunt ligt bij het woord Cartier, terWijl ook het merk van gedaagden dat woord bevat, zij het voorafgegaand door het voorvoegsel Roland - als visueel, toch in het bijzonder op grond van het gezamenlijke bestanddeel Cartier zodanige gelijkenis vertonen dat associaties tussen de merken kunnen worden gewekt bij confrontatie daarmee.

De rechtbank acht dan ook overeenstemming in merken-rechtelijke zin tussen de onderhavige merken aanwezig.

Met betrekking tot het gevorderde gebruiksverbod van het merk Roland Cartier.

De rechtbank vindt aanleiding om iedere verdere beslis­sing te dezen aan te houden, zulks gelet op de hierboven bedoelde en hierna te geven bewijsopdrachten aan gedaag­den en aan eiseres.

Onder aanhouding van iedere verdere beslissing dient thans als volgt te worden beslist.

Rechtdoende: In naam der Koningin! Alvorens verder te beslissen: Laat gedaagden toe, en voorzoveel nodig beveelt gedaag­

den ambtshalve, om door alle middelen rechtens maar voor­eerst door getuigen, feiten en omstandigheden bij te brengen waaruit kan blijken dat zij in het (ononderbroken) tijdvak van 5 jaren voorafgaande aan de dagvaarding binnen het Benelux-gebied enig normaal gebruik gemaakt hebben van hun merk;

Laat eiseres toe, en voorzoveel nodig beveelt haar ambts­halve, om door alle middelen rechtens, maar vooreerst door getuigen, feiten en omstandigheden bij te brengen waaruit kan blijken dat zij in het (ononderbroken) tijdvak van 5 jaren voorafgaande aan de dag van het nemen van de conclusie van antwoord binnen het Benelux-gebied enig normaal ge­bruik gemaakt heeft van haar respectieve merken;

Bepaalt op eenparig verzoek van partijen dat deze getui­genverhoren zullen plaatsvinden voor een rechter-commis-saris, als zodanig te dezen wordt benoemd het lid van deze

rechtbank Mr F.A.A.E.J.M. Hengst, die daartoe zitting zal houden in een der lokalen van het Gerechtsgebouw aan de Beurdsestraat no. 30 te 's-Hertogenbosch, en wel op dinsdag de 23 september 1986 des voormiddags te 10.00 uur, voor het getuigenverhoor aan zijde van gedaagden, en op dinsdag de 23 september 1986 des voormiddags te 11.30 uur, voor het getuigenverhoor aan de zijde van eiseres;

Houdt iedere verdere beslissing aan; enz.

Nr 72. Voorzitter Rechtbank van koophandel te Brussel, 22 april 1986.

(CLARKS/CRALK)

Mr J.L. Duplat.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet f art. 1382 Belgisch Burgerlijk Wetboek (te vergelijken met art. 1401 Ned. B. W.).

Verweerster betwist terecht niet dat door gebruik te maken van het woord of merk CRALK voorschoenen zij een flagrante merkinbreukpleegt op de rechten van eiseres (terzake het merk CLARKS voor schoenen, laarzen, pantoffels enz., Red.).

Verweerster verkoopt deze schoenen net als eiseres verpakt in een groene doos met in witte letters de tekst "shoesfor men by ...'. (Deze verpakking is door eiseres niet als merk gedepo­neerd. Red.).

Eiseres houdt terecht voor dat conform art. 1382 BW het gebruik van die verpakking voor de verkoop van 'CRALK' schoenen een onrechtmatige daad uitmaakt die eiseres bijzon­der zware schade toebrengt.

Art. 12 Belgische Merkenwet van 1 april 1879. Handhaving van sekwestratie met het oog op eventuele

verbeurdverklaring door de bodemrechter bevolen, ook al heeft gedaagde aangeboden de gesekwesteerde schoenen te ontdoen van de inbreukmakende merken, en om deze te verhandelen in blanco dozen.

De vennootschap naar Brits recht Clark Overseas Shoes Limited te Street, Somerset, Groot-Brittannië, eiseres [in kort geding], advocaat Mr T. van Innis te Brussel,

tegen de naamloze vennootschap Chaussures Cecil te Brussel,

verweerster [in kort geding], advocaten Mrs. T. Eyers en G. Bogaert te Brussel.

De feiten. 1. Eiseres is een britse schoenfabrikant die sedert ruim

50 jaar onder meer in het Beneluxgebied gebruik maakt van het merk "CLARKS" voor de verkoop van schoenen van het type "desert boot".

Dit merk werd voor het laatst bevestigend gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau op 21.4.77 onder nummer 033697 voor waren van de klasse 25 (schoenen, laarzen, pantoffels, enz...).

2. Naast haar merk CLARKS dient aangestipt dat eiseres haar CLARKS schoenen verkoopt in een doos van groene kleur met op de doos, in witte letters gedrukt de woorden "shoes for men by...".

3. Verweerster baat in ons land vijf schoenwinkels uit. Op 7 februari 1986 stelde eiseres vast dat in de winkel

door verweerster te Eisene, 57, steenweg op Eisene, uitge­baat, desert boots te koop werden aangeboden niet alleen onder de benaming "CRALK" maar ook in een groene doos verpakking met de witte letters "shoes for men by...".

De door Ons op 11.2.86 aangestelde deskundige en se-kwester, de heer L. van Vooren, heeft op 12.2.86 vastgesteld dat er zich in de 5 winkels 127 paar CRALK schoenen bevonden. Enz.

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 307

(post alia) 2. Overwegende, wat de voorziening bij voorraad betreft,

dat verweerster terecht niet betwist dat door gebruik te ma­ken van het woord of merk CRALK voor schoenen zij een flagrante merkinbreuk pleegt op de rechten van eiseres;

O. dat verweerster echter voorhoudt dat de groene kleur van de schoenendoos alsmede de uitdrukking 'SHOES FOR MEN BY ...' niet voor bescherming vatbaar zouden zijn en derhalve tot het openbaar domein zouden behoren nu deze niet als merk worden gedeponeerd;

O. dat eiseres terecht voorhoudt dat, conform artikel 1382 van het B.W. het gebruik van een schoenendoos van groene kleur vergezeld van de woorden 'SHOES FOR MEN BY...' voor de verkoop van 'CRALK' schoenen een onrecht­matige daad uitmaakt die eiseres bijzonder zware schade toebrengt;

O. dat de kort geding rechter, die uiteraard de bodem-rechter niet bindt, de door de partijen ingeroepen rechten moet toetsen aan hun graad van kennelijke waarschijnlijk­heid;

O. dat het Ons in casu voorkomt dat door schoenen van het type CRALK te verkopen verweerster niet alleen flagrant de merkrechten van eiseres krenkt doch dat zij ook een flagrante foute begaat door deze schoenen onder de aange­vochten verpakking te verkopen;

O. dat verweerster in haar aanvullende besluiten uiterst subsidiair vraagt dat haar akte zou worden verleend dat zij aanbiedt om:

1) het merk CRALCK, zich bevindend aan de binnenzij­de van de kwestieuze geïnventorieerde schoenen te verwij­deren, zodat van deze naam geen enkel spoor meer zichtbaar overblijft,

2) de etiketten, aan de veters van de kwestieuze schoenen aangebracht, te verwijderen,

3) de kwestieuze schoenen, voor zover deze volgens de stock nog aanwezig zijn, verder te verhandelen in blanco dozen, zonder ook maar enige verwijzing naar het merk van eiseres of naar de door haar gebruikte dozen, dit tot uitput­ting van de stock;

O. dat eiseres artikel 12 van de wet van 1.4.79 op de fabrieksmerken en handelsmerken inroept om zich te ver­zetten tegen de uiterst subsidiaire verdediging van verweer­ster;

O. dat dit artikel 12 o.m. bepaalt dat de produkten waar­op een nagemaakt merk voorkomt geheel of gedeeltelijk kunnen (door Ons onderlijnd) worden verbeurd verklaard wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn;

O. dat artikel 9 § 3 van het Unieverdrag van Parijs van 14.7.1967 anderzijds voorziet dat de waren die onrechtmatig van een fabrieks- of handelsmerk voorzien zijn door de belanghebbende partij in beslag kunnen worden genomen;

O. dat de kort geding rechter een beslissing zou nemen, later niet vatbaar voor enig herstel, zo hij gevolg zou geven aan deze uiterst subsidiaire vraag van verweerster;

O. inderdaad dat aan eiseres de kans moet gelaten wor­den zich voor de bodemrechter te beroepen op deze speci­fieke bepaling (art. 12 van de wet van 1.4.1879 en Uniever­drag van Parijs);

O. dat eiseres snel de bodemrechter moet adiëren, te weten binnen de maand van huidige uitspraak;

O. dat de 127 paar schoenen derhalve verder onder de hoede van de door Ons aangeduide sekwester dienen te blijven voor zover de bodemrechter binnen de maand werd gevat;

O. dat zo eiseres deze termijn niet naleeft het in uiterst subsidiaire orde door verweerster gedane aanbod dient te worden ingewilligd;

Om deze redenen: Wij, Jean-Louis Duplat, Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw, ter openbare terechtzitting inzake kort geding, bijgestaan door Ghislena Vanderstappen, griffier,

Bevestigen de bij onze beschikking van elf februari 1986 reeds genomen maatregelen,

Daarenboven, leggen verbod op aan verweerster de aan­gevochten namaakprodukten verder te verhandelen onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van vijftigduizend frank per éénmalige inbreuk op dit verbod,

Zeggen voor recht dat eiseres de bodemrechter moet adië­ren binnen de maand van huidige uitspraak,

Zeggen voor recht dat de 127 paar schoenen derhalve verder onder de hoede van de door Ons aangeduide sekwes­ter dienen te blijven voor zover de bodemrechter binnen de maand werd gevat;

Zeggen voor recht dat zo eiseres deze termijn niet naleeft, het in uiterst subsidiaire orde door verweerster gedane aan­bod dient te worden ingewilligd,

Behouden de beslissing over de kosten voor. Enz.

Nr 73. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 12 juni 1987.

(Gardisette/Intradex)

Mr H.F. van den Haak.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek, art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 Benelux-Merkenwet.

Gebruik door gedaagde van beeldmerk Gardisette, op een wijze waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat zij deel uitmaakt van de dealersorganisatie van eiseressen, is in strijd met artikel 13A, lid 1, aanhef en sub 2.

Licentiehoudster is niet-ontvankelijk in een op art. 13A gebaseerde vordering. Het door het voeren van het beeldmerk ten onrechte, zonder noodzaak en zonder toestemming, wek­ken van de indruk te behoren tot haar dealersorganisatie is jegens haar wel onrechtmatig.

1. De vennootschap naar Zwitsers recht Gardisette Inter­national A.G. te Luzern, Zwitserland en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk­heid Gardisette Benelux B.V. te Etten-Leur, eiseressen [in kort geding], procureur Mr W. M. U. van der Blom, advocaat Mr H. Struik te Utrecht,

tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk­

heid Intradex International B.V. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, gedaagde [in kort geding], verschenen in de persoon van haar directeur, D. van Vuuren.

1. Verloop van de procedure 1.1. Ter terechtzitting van 3 juni 1987 hebben eiseressen

op de bij inleidende dagvaarding gestelde gronden gevor­derd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad voor zover wettelijk toelaatbaar:

1. gedaagde met onmiddellijke ingang te verbieden in­breuk te plegen op de merkrechten van eiseres sub 1, meer in het bijzonder gedaagde te verbieden op enigerlei wijze gebruik te maken van de hierna te omschrijven beeldmerken of daarmee overeenstemmende tekens;

2. gedaagde met onmiddellijke ingang te verbieden op enigerlei wijze de indruk te wekken deel uit te maken van het dealernet van eiseres sub 2, met name door de merken van eiseres sub 1 of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken op/in advertenties, folders of andere van haar bedrijf uitgaande geschriften of mededelingen;

3. gedaagde te verbieden bij de aanbieding van haar pro­dukten (prijs)misleidende reclame te maken;(...)

2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weer­

sproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast:

a. G.I. [eiseres sub 1; Red] is houdster van de internati-

308 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

onale merkinschrijvingen 385478 (warenklassen 20, 24, 25, 26 en 27) en 452128 (warenklasse 24) - jalouzieën, gordijnen en aanverwante produken - voor zowel het woordmerk als het beeldmerk Gardisette. Beide inschrijvingen zijn ook gel­dig in de Benelux.

b. G.B. [eiseres sub 2: Red.] leidt in Nederland een orga­nisatie van officiële dealers van de door haar in het verkeer gebrachte Gardisette produkten. G.I. staat deze dealers on­der meer toe om de Gardisette merken in de uitoefening van hun bedrijf op basis van exclusiviteit te gebruiken, onder meer door de merkaanduidingen aan te brengen in/op ad­vertenties, brochures, offertes, facturen, briefpapier, dealer-signs en stickers.

c. Intradex behoort niet tot de kring van erkende dealers. d. Intradex heeft in het verleden in het arrondissement

Haarlem Gardisette-gordijnen en vitrages te koop aangebo­den, onder meer door opname van het hieronder afgebeelde Gardisette beeldmerk in een advertentie die is geplaatst in een tweetal door haar verspreide folders.

Gardisette De tekst van de betreffende advertenties luidt: "Nu: Gardisette vitrages en gordijnen 60% korting.".

e. Intradex heeft op sommaties van de zijde van eiseres­sen om voormeld gebruik van het Gardisette merk te staken aanvankelijk niet gereageerd. Eerst na het uitbrengen van de dagvaarding heeft Intradex laten weten de verkoop van Gardisette produkten gestaakt te hebben en niet te zullen hervatten.

2.2. De grondslag van de vordering ^ Eiseressen leggen tegen de achtergrond van voormelde

feiten - kort samengevat - het volgende aan hun vordering ten grondslag.

2.2.1. Intradex heeft bij de verkoop van haar Gardisette produkten zonder toestemming en zonder geldige reden gebruik gemaakt van het beeldmerk Gardisette. Daartoe bestond geen noodzaak. Intradex had zich zonder bezwaar kunnen beperken tot het gebruik van het woordmerk Gar­disette in strikte zin. Intradex heeft derhalve inbreuk ge­maakt op de merkrechten van G.I. op de wijze als bedoeld in artikel 13A, lid 1, aanhef en sub 2 van de Benelux Mer-kenwet.

2.2.2. Door voornoemd gebruik van het Gardisette merk wordt bij het publiek ten onrechte de indruk gewekt dat Intradex deel uitmaakt van de dealersorganisatie van G.B., althans met deze dealersorganisatie of met eiseressen op enigerlei wijze is verbonden, terwijl eiseressen geen controle kunnen (doen) uitoefenen op de door Intradex te verlenen service, garantie en informatie. Hierdoor kunnen bij het publiek met betrekking tot de Gardisette produkten onjuiste verwachtingen worden gewekt, waardoor de reputatie van eiseressen en/of voornoemde dealersorganisatie in discre-diet kan raken. Eiseressen leiden hierdoor schade.

2.2.3. Intradex handelt bovendien in strijd met artikel 1416a e.v. van het Burgerlijk Wetboek door in haar adver­tenties misleidende prijsaanbiedingen op te nemen. Verkoop met 60% korting betekent dat Intradex de betreffende pro­dukten verkoopt tegen een lagere prijs dan waarvoor ze ze zelf heeft ingekocht. Een zodanige korting kan niet worden gegeven.

2.3. Het verweer Gedaagde voert tegen de vordering het volgende verweer. 2.3.1. Eiseressen hebben geen belang bij de gevraagde

voorzieningen. Reactie op de gestuurde sommaties is alleen uitgebleven omdat die niet naar de hoofdvestiging van In­tradex in Hoofddorp, maar naar de nevenvestiging in Uit­

hoorn zijn gezonden, waar echter geen postbus aanwezig is. Inmiddels is echter medegedeeld dat het litigieuze gebruik van het Gardisette merk is gestaakt en niet zal worden hervat.

2.3.2. De betreffende partij gordijnstof is tegen een "spot­prijsje" betrokken van een Westduitse opkoper, die het op zijn beurt heeft opgekocht uit een faillissement van een aantal in West-Duitsland gevestigde Gardisette bedrijven. De curator in dit faillissement heeft ten tijde van de verkoop verklaard dat het merk "vrij" was.

2.3.3. Van misleidende reclame is geen sprake. Voor de lage inkoopsprijs kan Intradex de betrokken partij tegen scherpe prijzen verkopen.

Beoordeling van het geschil

Toepasselijk recht: 3.1. Nu niet in geschil is dat de aan Intradex verweten

gedragingen in Nederland hebben plaatsgevonden is op het onderhavige geschil Nederlands recht van toepassing.

Bevoegdheid: 3.2. Voor zover de door eiseressen ingestelde vordering

is gebaseerd op de Benelux Merkenwet verklaart de Presi­dent zich in verband met het bepaalde in artikel 37 van deze wet uitdrukkelijk bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen nu Intradex is gevestigd binnen het arron­dissement Haarlem en de gestelde merkinbreuk bovendien in dit arrondissement heeft plaatsgevonden.

Ontvankelijkheid: 3.3. Vast staat dat Intradex om de onderhavige procedure

af te wenden pas stappen heeft ondernomen nadat de dag­vaarding was uitgebracht. De ter verklaring aangevoerde (onweersproken) omstandigheid dat de naar de nevenvesti­ging Uithoorn gezonden sommaties (de directeur van) In­tradex niet ofte laat hebben bereikt kan aan eiseressen niet worden tegengeworpen. Eiseressen mochten ervan uitgaan dat Intradex ook op het adres van haar nevenvestiging be­reikbaar is. Zij stellen zich onder die omstandigheden niet ten onrechte op het standpunt dat uit de na het uitbrengen van de dagvaarding gegeven verzekering dat de gesignaleer­de rechtsschending niet meer zal plaatsvinden onvoldoende zekerheid kan worden geput dat dit ook inderdaad het geval is. Het door gedaagde opgeworpen ontvankelijkheidsver-weer - als hoedanig de President het sub 2.3.1. vermeld verweer verstaat - faalt derhalve.

3.4. Voor zover de vordering is ingesteld door G.I. ver­dient het volgende opmerking. Onder het regime van de Benelux Merkenwet kan een op artikel 13A van die wet gebaseerde vordering slechts worden ingesteld door de merkhouder, die de bevoegdheid om deze vordering in te stellen aan anderen kan overdragen of anderen tot instelling van een vordering kan machtigen. Gesteld noch gebleken is dat zodanige overdracht of machtiging in casu heeft plaats­gevonden. G.B. is dan ook niet ontvankelijk in de vordering voor zover deze op de Benelux Merkenwet is gebaseerd.

De vordering voorzover ingesteld door G.I: 3.5. G.I. heeft haar merkenrechtelijke onderdelen van de

vordering gebaseerd op artikel 13 A lid 1, aanhef en sub 2 van de Benelux Merkenwet. De President stelt vast dat de sub 2.2.1. en 2.2.2. weergegeven stellingen onweersproken zijn gebleven, hetgeen betekent dat aan de voorwaarden die genoemd artikel voor het uitspreken van een verbod stellig [lees: stelt; Red.] is voldaan.

3.6. Intradex doelt met het sub 2.3.2. weergegeven ver­weer kennelijk op het bepaalde in artikel 13A lid 3 van de Benelux Merkenwet. De President merkt ten aanzien van dit verweer op dat dit artikel Intradex de vrijheid laat om Gar-disette-produkten te verhandelen (met gebruik van het woordmerk Gardisette) indien zij deze produkten direct of indirect van G.I. of haar licentiehouders betrekt. Aanneme­lijk is dat dit tot op heden het geval is geweest. G.I. heeft de sub 2.3.2. weergegeven stellingen weliswaar betwist bij ge-

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 309

brek aan wetenschap, maar deze betwisting moet tegenover de consistente en gedetailleerde lezing van Intradex onvol­doende worden geacht.

3.7. Intradex mag de merkaanduiding Gardisette echter niet gebruiken op een manier die bij het kopend publiek een niet bestaande band suggereert tussen haar bedrijf enerzijds en de verkooporganisatie waarvan G. I. zich bedient ander­zijds. Nu G. I. onweersproken heeft gesteld dat het Gardi­sette merk door lang en intensief gebruik een grote bekend­heid heeft verworven moet worden aangenomen dat het gebruik van het Gardisette beeldmerk in advertenties en dergelijke voornoemd suggestief effect heeft. Voor zover de onderdelen 1. en 2. van de door G. I. ingestelde vordering ertoe strekken om dit geruik van het Gardisette merk onmo­gelijk te maken, zijn ze derhalve voor toewijzing vatbaar.

3.8. Onderdeel 3. van de vordering is niet voor toewijzing vatbaar. Zoals reeds overwogen acht de President het sub 2.3.2. weergegeven betoog van Intradex aannemelijk. Dit betekent dat Intradex is staat kan worden geacht de betref­fende gordijnstof aan te bieden tegen een prijs die 60% beneden de normale (advies)verkoopprijs ligt. Van mislei­ding is derhalve geen sprake.

De vordering voor zover ingesteld door G. B. : 3.9. Het in onderdeel 2. van de vordering gevraagde ver­

bod kan ook worden gegrond op artikel 1401 van het Bur-gelijk Wetboek. Het ten onrechte, zonder noodzaak en zon­der toestemming wekken van de indruk te behoren tot G. B.'s dealersorganisatie door het voeren van het litigieuze beeldmerk op een wijze als door eiseressen onweersproken gesteld (2.2.1. en 2.2.2.) is onrechtmatig jegens G. B. Onder­deel 2. van de vordering is derhalve ook voor toewijzing vatbaar voor zover ingesteld door G.B.

3.10. Voor wat betreft onderdeel 3. van de vordering geldt ook ten aanzien van G. B. hetgeen in 3.6. is overwogen. Ook G.B. heeft derhalve geen recht op de in dit onderdeel ge­vraagde voorziening.

Kosten: 3.11. Nu partijen over en weer op enige punten in het

ongelijk zijn gesteld zijn er termen voor compensatie van de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Verklaart G. B. niet ontvankelijk in onderdeel 1. van

de vordering; 4.2. Verbiedt Intradex met onmiddelijke ingang inbreuk

te maken op de merkrechten van G. I. op de wijze als omschreven in 3.7. van dit vonnis;

4.3. Verbiedt Intradex met onmiddellijke ingang op eni­gerlei wijze de indruk te wekken deel uit te maken van het dealernet van G. B., met name door het beeldmerk van G. I. of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken op/in advertenties, folders of andere van haar bedrijf uit­gaande geschriften of mededelingen;

4.4. Bepaalt dat Intradex aan eiseressen een dwangsom verbeurt van f 10.000,- per overtreding, dan wel per dag, zulks naar keuze van eiseressen, voor iedere overtreding van de voormelde verboden;

4.5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor­raad;

4.6. Wijst het meer of anders gevorderde af; 4.7. Compenseert de kosten van-het geding in die zin dat

iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr 74. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 26 juni 1987 (KG 1987, 272).

(Como, Garda, Lugano, Riva)

Mr H. F. van den Haak. t

Art. 2 lid 7Berner Conventiejo. art. 4 Benelux-Tekeningen en Modellenwet en artt. 1 en 10, lid 1, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912.

Buiten geschil is dat Italië, het land van vestiging van Ska, de rechtsvoorgangster van Bertella, geen auteursrechtelijke bescherming voor werken van toegepaste kunst kent, doch slechts een specifieke wettelijke bescherming verleent aan ge­deponeerde modellen. Aangezien Bertella reeds voorde inwer­kingtreding van de BTMW is begonnen met de uit Italië afkomstige bloempotten/schalen volgens het model van Sica in Nederland op de markt te brengen, kon Sica resp. Bertella geen bescherming ontlenen aan de BTMW, gelet op de blijkens art. 4 vereiste nieuwheid ten tijde van het depot. Als gevolg daarvan waren op grond van art. 2 lid 7 BC voor het model van Sica hier te lande rechtsregels van toepassing zoals die vóór 1 januari 1975 op modellen van toepassing waren, en waartoe onder andere de Aw behoort.

Art. 10 lid, 1, aanhef en onderlF Auteurswet 1912. Het model van de bloempotten/schalen van Sica/Bertella

heeft een zodanig eigen en oorspronkelijk karakter, dat het als een voorwerp van toegepaste kunst voor bescherming krach­tens de Aw in aanmerking komt, nu de vorm van die schalen zich kenmerkt door een origineel te noemen brede, doorgezette gebogen rand in samenhang met een geringe hoogte van het gehele model, op welke punten dat model zich van reeds be­kende modellen onderscheidt. Ook indien Sica bij het ontwerp van haar model op enige punten, met name de bedoelde rand, geïnspireerd zou zijn door reeds bestaande modellen, geldt dat het model van Sica/Bertella in zijn geheel bezien een - in dit verband - voldoende persoonlijk stempel van de ontwerper draagt. V

Art. 13 Auteurswet 1912. Van de vier modellen opmaakschaaltjes/bloempotten van

Ypma zijn er twee qua vorm nagenoeg identiek te achten aan het model van Bertella. Het verweer dat die modellen geheel zelfstandig binnen haar bedrijf zijn ontwikkeld, komt weinig aannemelijk voor, gelet op de niet weersproken bekendheid van Ypma met de collectie van Bertella en de omstandigheid dat Ypma daartegenover onvoldoende heeft aangevoerd waar­uit valt af te leiden dat zij onafhankelijk van het reeds bestaan­de model van Bertella tot het uiterlijk van haar modellen is gekomen, zodat het ervoor dient te worden gehouden dat Ypma het idee voor de vormgeving van haar opmaakschaal­tjes/bloempotten heeft ontleend aan het model van Bertella. Ten aanzien van de beide andere modellen opmaakschaaltjes/ bloempotten van Ypma wordt inbreuk op het auteursrecht van Bertella niet aanwezig geacht, uit overweging dat deze model­len wel met het model van Bertella overeenkomen voor wat betreft de brede, doorgezette gebogen rand, maar zij als geheel beschouwd aanzienlijk afwijkend ogen, waarbij met name de grotere hoogte van die modellen en de als gevolg daarvan minder bepalende rol die de rand in het geheel speelt, van belang is.

Bertella B.V. te Kamerik, eiseres [in kort geding], procu­reur Mr M. S. M. Herz-Meijer, advocaat Mr B. E. van der Molen te Woerden,

tegen Gebr. Ypma B.V. te Zwanenburg, gemeente Haarlemmer­

meer, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R. J. G. Smit, advocaat Mr M. B. Ruisbroek Jetten te Amsterdam.

2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten 2.1.1. Als gesteld en erkend althans onvoldoende gemo-

310 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

tiveerd weergesproken, alsmede op basis van - in zoverre niet betwiste - overgelegde bescheiden, staat tussen partijen (hierna mede aan te duiden als "Bertella" en "Ypma") het volgende vast.

a. Bertella importeert en verkoopt in Nederland sinds omstreeks 1970 (onder meer) bloempotten/-schalen van ke­ramiek in verschillende kleuren en formaten (voorzien van het typenummer 611), die zich alle kenmerken door een brede, doorgezette gebogen rand en een geringe hoogte (cir­ca 5 centimeter).

Bertella betrekt deze artikelen van de Societa Italiana Ceramiche Artistiche S.N.C, te Vicenza, Italië (verder "Si-ca" te noemen).

b. Bij akte van 24 februari 1987 heeft Sica een Bertella het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot (onder andere) de onder a. genoemde vazen, bloempotten en schalen, overge­dragen.

c. Ypma is een groothandel in plantenschalen en tuin- en aanverwante artikelen, alsmede ontwerper en producent van deze produkten. Sinds omstreeks 1985 verkoopt Ypma plas­tic opmaakschaaltjes en bloempotten, eveneens voorzien van een doorgezette gebogen rand onder de namen Garda, Como, Lugano en Riva.

d. Deze modellen - waarop het in dit geding door Ber­tella gevraagde verbod ziet - zijn ongeveer 5 centimeter (Garda en Como) respectievelijk 9 tot 17 centimeter (Riva) en 6,5 tot 10,5 centimeter (Lugano) hoog.

e. Op 6 maart 1985 (Como en Garda) en 16 oktober 1985 (Lugano en Riva) heeft Ypma haar voornoemde opmaak­schaaltjes en bloempotten gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen te Den Haag.

f. Ypma geeft geen gevolg aan sommaties van Bertella de verkoop van de meergenoemde modellen te staken.

2.2 De grondslag van de vordering 2.2.1. Bertella stelt bij haar vordering een spoedeisend

belang te hebben en legt daaraan - zakelijk weergegeven -ten grondslag dat Ypma inbreuk maakt op het auteursrecht van Bertella ten aanzien van het onder 2.1. La. genoemde model van haar bloemen- en plantenaccesoires, althans on­rechtmatig handelt doordat zij Bertella's model slaafs en onnodig heeft nagebootst.

2.3 Het Verweer 2.3.1. Ypma heeft (zakelijk samengevat) tegen de vorde­

ring het navolgende aangevoerd. 2.3.2. De President is niet bevoegd om van het geschil

kennis te nemen, aangezien in de dagvaarding niet is gesteld dat Bertella een spoedeisend belang heeft bij het treffen van de gevraagde voorziening.

2.3.3. Indien de President ondanks het voorgaande toch bevoegd is, dient eiseres in haar vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard, gelet op het in feite ontbreken van een spoedeisend belang aan de zijde van Bertella.

2.3.4. Aangezien het Italiaanse recht (het recht van het land waarin Sica is gevestigd) geen auteursrecht kent ten aanzien van voorwerpen van toegepaste kunst, komt het in geding zijnde model van Bertella in verband met het bepaal­de in de Berner Conventie geen auteursrechtelijke bescher­ming toe.

2.3.5. Overigens bezit het model van Sica/Bertella niet de voor bescherming krachtens de Auteurswet vereiste oor­spronkelijkheid en originaliteit.

Mocht dit al anders zijn, dan kan Ypma geen inbreuk op het auteursrecht van Bertella worden verweten, aangezien zij haar model zelfstandig en onafhankelijk van het model van Bertella heeft ontworpen.

2.3.6. Ook van "slaafse nabootsing" is geen sprake, aan­gezien de hier aan de orde zijnde produkten van partijen aanmerkelijk verschillen in vorm, materiaal, gewicht en prijs. Er bestaat dan ook geen kans op directe of indirecte verwarring van de onderscheiden, door partijen verhandel­de modellen.

2.3.7. Een belangenafweging verzet zich tegen het treffen van de gevraagde voorzieningen, als in de onderdelen 1. tot en met 4. van het petitum gevraagd, in verband met de

funeste gevolgen die het gevorderde verbod zal hebben voor de continuïteit van het bedrijf van gedaagde en (een deel van) haar rond honderd werknemers.

2.3.8. Voor toewijzing van de gevorderde geldsom als voorschot op een schadevergoeding bestaat geen aanleiding, nu niet onomstotelijk vast staat dat de bodemrechter enige schadevergoeding aan Bertella zal toekennen.

3. Beoordeling van het geschil Spoedeisend belang 3.1. De president is bevoegd van het geschil van partijen

kennis te nemen en Bertella kan een voldoende spoedeisend belang om in kort geding te worden ontvangen niet worden ontzegd.

3.2. Ten aanzien van de bevoegdheid geldt dat artikel 289 Rechtsvordering niet als eis stelt dat het spoedeisend belang van de aanlegger met zoveel woorden in de dagvaarding is vermeld. Indien, zoals zich hier voordoet, uit de aanleiding of aard van de vordering blijkt dat sprake is van enig spoed­

eisend belang is daarmee de bevoegdheid van de Presi­dent gegeven.

Aan die spoedeisendheid doet in het onderhavige geval niet af dat Bertella - in haar visie: - inbreuk op haar au­teursrecht en onrechtmatig handelen van Ypma of een derde enige tijd door de vingers heeft gezien.

3.3. Naar onweersproken door Bertella is gesteld heeft Ypma onlangs een derde - die aan de hier omstreden mo­dellen soortgelijke bloemenaccesoires verhandelde - ge­noopt een gestelde inbreuk op haar onder 2.1.1 .d. genoemde modellenrecht te staken. Uitgaande van de stellingen van Bertella, ligt daarin begrijpelijkerwijs aanleiding voor Ypma juist nu effectief te confronteren met Bertella's rechten ten van het omstreden model bij wege van een te treffen voor­ziening in kort geding.

Auteursrecht 3.4. Buiten geschil is dat het Italiaanse recht geen au­

teursrechtelijke bescherming kent voor werken van toege­paste kunst, doch slechts een specifieke wettelijke bescher­ming verleent aan gedeponeerde (tekeningen en) modellen. Er voorlopig van uitgaande dat het model van Bertella valt aan te merken als een "werk" in de zin van de (Nederlandse) Auteurswet, valt te bezien of Sica, respectievelijk (sedert de overdracht van onder andere het auteursrecht op 24 februari 1987, zie 2.1.1 .b.) Bertella in het licht van het bepaalde in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen ("BTMW", in Nederland in werking getreden op 1 januari 1975) en de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst ("BC") daadwerkelijk be­scherming1 kan ontlenen aan de Auteursrecht.

3.5. Onweersproken is dat Bertella sedert omstreeks 1970 (derhalve voor inwerkingtreding van de BTMW) de uit Italië afkomstige bloempotten/-schalen van het hier in geding zijnde model (op de onderzijde voorzien van het opschrift "611 Italy") in verschillende formaten in Nederland op de markt brengt. Daarit vloeit voort dat Sica respectievelijk Bertella na inwerkinghtreding van de BTMW haar model niet kon deponeren en derhalve geen bescherming kon ont­lenen aan deze wet, gelet op de blijkens artikel 4 BTMW vereiste nieuwheid van het te deponeren model ten tijde van het depot. Ten aanzien van het Sica/Bertella-model gelden op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 7 van de BC (bij welke Conventie zowel Nederland als Italië aangesloten zijn) de rechtsregels zoals die voor 1 januari 1975 op (teke­ningen en) modellen van toepassing waren. Daartoe behoort onder andere de Auteurswet.

3.6. Anders dan Ypma is de President van oordeel dat het in geding zijnde model van de bloempotten/-schalen van Sica/Bertella een zodanig eigen en oorspronkelijk karakter heeft dat het als een voorwerp van toegepaste kunst voor bescherming krachtens de Auteurswet in aanmerking komt.

3.7. De vorm van de bloempotten/-schalen van Sica/ Bertella kenmerkt zich immers (zie 2.1. La.) door een origi­neel te noemen brede, doorgezette gebogen rand - bijna tot de bodem - in samenhang met een geringe hoogte van het

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 311

gehele model. Daaruit wijkt het model van Sica/Bertella (in termen van oorspronkelijkheid, vereist voor bescherming krachtens de Auteurswet) in voldoende mate af van door Ypma genoemde, reeds voor de introductie van Sica/Ber-tella-modellen in Nederland bekende vormen en modellen.

3.8. Anders dan Ypma heeft betoogd vertoont het model van Sica/Bertella weliswaar wat betreft de vorm van de rand overeenkomsten met de door Ypma ter zitting getoonde glazen schaal uit de Premsela-verzameling, doch over het geheel genomen bezitten de bloempotten/-schalen van Si­ca/Bertella een aanzienlijk daarvan verschillend uiterlijk, met name gelet op de aanmerkelijke geringere hoogte van laatstgenoemd model en de - daarmee samenhangende -meer overwegende rol die de doorgezette rand daarin speelt.

3.9. Ook in vergelijking met de door Ypma overgelegde modellen van Delfos en Gorbon Isil valt het "eigen" karak­ter van het model van Sica/Bertella op. Zo is de Delfos-pot aanzienlijk verschillend door de grotere hoogte en de mede daardoor minder in het oog springende gebogen rand, die overigens ook minder is doorgezet dan de rand in het model van Sica/Bertella. De plantenschaaltjes van Gorbon Isil zijn weliswaar eveneens van geringe hoogte, maar hebben daar­entegen een veel minder doorgezette gebogen rand.

3.10. Ypma heeft haar beroep op ontlening door Sica/ Bertella aan (de vorm van) terra sigillata-schaaltjes en Mak-kummer-schalen niet nader concreet geadstrueerd, terwijl dit beroep ook overigens niet gegrond voorkomt.

Bovendien kunnen aan de verklaringen van vormgever Bremselaar en keramiek-expert De Jong geen argumenten worden ontleend die tot een ander oordeel aanleiding vor­men.

3.11. Ook indien moet worden aagenomen dat Sica bij het ontwerpen van haar model op enig punt, met name wat betreft de meergenoemde rand, is geïnspireerd door reeds bestaande modellen, geldt naar het oordeel van de President dat het model van Sica/Bertella in zijn geheel bezien een - in dit verband - voldoende persoonlijk stempel van de ontwerper draagt.

Inbreuk op auteursrecht/onrechtmatig handelen 3.12. Ypma's opmaakschaaltjes/bloempotten Como en

Garda zijn qua vorm (nagenoeg) identiek te achten aan het model van Bertella. Met de produktie en verkoop van deze modellen maakt Ypma inbreuk op het auteursrecht van Bertella.

Het verweer van Ypma dat voornoemde modellen geheel zelfstandig binnen haar bedrijf zijn ontwikkeld komt weinig aannemelijk voor. Bertella heeft onweersproken gesteld dat zij reeds ongeveer vijftien jaar een stand heeft in het Jaar­beursgebouw te Utrecht, waar zij - onder meer - het betref­fende model heeft geëxposeerd, en dat Ypma - middels nauwe banden tussen de directies van partijen - bekend was met de collectie van Bertella. Nu Ypma hiertegenover on­voldoende heeft aangevoerd waaruit valt af te leiden dat zij onafhankelijk van het reeds bestaande model van Bertella tot het uiterlijk van Como en Garda is gekomen, dient het ervoor te worden gehouden dat Ypma het idee voor de vormgeving van haar opmaakschaaltjes/bloempotten Co­mo en Garda heeft ontleend aan het model van Bertella.

3.13. Ten aanzien van de beide andere opmaakschaal­tjes/bloempotten, Lugano en Riva, is naar het oordeel van

de President geen sprake van inbreuk op het auteursrecht van Bertella. Deze modellen komen wel overeen met het model van Bertella voor wat betreft de brede, doorgezette gebogen rand, maar ogen als geheel beschouwd aanzienlijk afwijkend. Daarbij is met name de grotere hoogte van Lu­gano en Riva en de als gevolg daarvan minder bepalende rol die de rand in het geheel speelt, van belang.

3.14. De stelling van Bertella dat Ypma haar model slaafs heeft nagebootst kan ten aanzien van Como en Garda buiten beschouwing blijven, nu reeds is geoordeeld dat Ypma daar­mee inbreuk maakt op het auteursrecht van Bertella. Ten aanzien van Lugano en Riva geldt dat in het onder 3.13 gereleveerde aanzienlijke verschil in uiterlijk besloten ligt dat van onrechtmatige nabootsing evenmin sprake is.

Belangenafweging 3.15. Hetgeen hiervoor (onder 3.12.) is overwogen over

de modellen Como en Garda vormt reden tot het treffen van een voorlopige voorziening, die er onder meer toe moet strekken dat Ypma de produktie en de verkoop van deze opmaakschaaltjes/bloempotten staakt. In de door Ypma aangevoerde omstandigheden (de veel grotere omvang en omzet van haar bedrijf) bestaat onvoldoende grond het tref­fen van de voornoemde voorziening achterwege te laten. De mogelijke bedrijfseconomische gevolgen van het inbreuk-makend handelen van Ypma komt immers voor haar reke­ning.

Voorschot schadevergoeding 3.16. Bertella heeft onvoldoende aangegeven en in con­

creto geadstrueerd waaruit de materiële c.q. immateriële schade bestaat die beweerdelijk is ontstaan door inbreuk op haar auteursrecht. Gelet op de voor toewijzing van een geld­vordering in kort geding geldende eisen, bestaat onvoldoen­de grond tot het treffen van deze voorziening.

Slotsom, dictum en kosten 3.17. Behalve de gevorderde veroordeling tot betaling

van een voorschot zullen de gevraagde voorzieningen wor­den getroffen in vroege als na te melden. Rekening houdend met het aan te nemen belang van Ypma dat de door haar te verstrekken bedrijfsgegevens omtrent afnemers vertrouwe­lijk zullen worden behandeld, zal de President bevelen dat de afgifte daarvan geschiedt aan de raadsman van Bertella, er daarbij van uitgaande dat deze zal zorgdragen voor een op basis van die gegevens uit te voeren controle op de naleving van het dictum, zonder dat Bertella van die gege­vens zal kennisnemen. Nu partijen deels in het gelijk deels in het ongelijk worden gesteld, bestaat er aanleiding tot compensatie van de kosten in voege als na te melden.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Gebiedt gedaagde terstond na betekening van dit

vonnis de produktie en verkoop van kunststof schalen en potten die gedaagde thans in het verkeer brengt onder de namen Como en Garda te staken en gestaakt te houden;

4.2. Veroordeelt gedaagde om uiterlijk op 1 augustus 1987 aan al haar afnemers te laten weten dat zij de produktie en verkoop van de voornoemde modellen heeft gestaakt en gestaakt zal houden en hun te verzoeken, de nog bij hen aanwezige voorraden van de modellen aan haar terug te zenden onder aanbieding de reeds betaalde koopprijs en de vrachtkosten te vergoeden;

4.3. Veroordeelt gedaagde om uiterlijk op 1 augutus 1987 aan de raadsman van eiseres (mr B. E. van der Molen, postbus 155, 3440 AD te Woerden) een opgave te verstrek­ken van alle door haar tot dan toe geleverde en niet terug­genomen inbreukmakende modellen, zulks gespecificeerd per afnemer;

4.4. Veroordeelt gedaagde om uiterlijk op 1 augustus 1987 aan de raadsman van eiseres een lijst te verstrekken, inhoudende de namen en adressen van al degene aan wie zij de voornoemde modellen heeft geleverd, zulks ter controle op de naleving van het voorgaande;

4.5. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres een dwangsom van f 1.000,- (...) te betalen voor elke overtreding van het hiervoor gemelde of voor elke dag dat de overtreding voort­duurt;

4.6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor­raad ;

4.7. Compenseert de kosten in dier voege dat elke partij de eigen kosten draagt;

4.8. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

312 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

Nr 75. Arrondissementsrechtbank te Zwolle, meervoudige handelskamer, 28 april 1987.

(AA-TAX/AATAX Almere)

President: Mr G. Mannoury; Rechters: Mrs M. H. S. Lebens-de Mug en Th. A. Ariëns.

Art. 5 Handelsnaamwet. Er is geen reden om aan geïntimeerde de bescherming van

haar handelsnaam tegenover appellant te onthouden op de enkele grond dat derden die wellicht een ouder recht hebben, gelntimeerde ongemoeid hebben gelaten. In deze procedure kan slechts de vraag aan de orde komen of appellant door het gebruik van zijn handelsnaam Aatax Almere onrechtmatig handelt tegenover geïntimeerde, niet de vraag of geïntimeerde door het gebruik van haar handelsnaam Aa-Tax wellicht on­rechtmatig handelt tegenover derden. Verwarringsgevaar aangenomen tussen taxibedrijven te Bussum resp. Almere.

Art. 6 Handelsnaamwet f art. 429k Wetboek van Burger­lijke Rechtsvordering.

In deze procedure is géén plaats voor een kostenveroorde-ling, in gevolge art. 429 KRv., omdat de 12e titel van Boek 1 Rv. niet toepasselijk is [zie ook HR 18 jan. 1980, NJ 1980, 472; B.I.E. 1983, nr 84 (Churrasco). Red./

Jeroen Marinus Gerardus van den Bosch, h.o.d.n. Aatax Almere, te Almere, appellant, procureur Mr E. uit de Fles,

tegen Josina van Leeuwen, h.o.d.n. Aa-Tax, te Bussum, geïnti­

meerde, procureur Mr V. C. van Ahee, advocaat Mr S. C. Spaans.

a) Kantonrechter te Harderwijk, 28 januari 1987 (Mr D. J. Buijs).

1. Partijen exploiteren ieder een taxi-onderneming, ver­zoekster [van Leeuwen; Red] te Bussum onder de naam AA-TAX, verweerder te Almere onder de naam AATAX Almere.

2. De onderneming van verzoekster functioneert in ieder geval sinds eind jaren zestig onder die naam, die van ver­weerder sinds 1 mei 1982.

3. Verzoekster stelt dat verweerder door het bezigen van zijn handelsnaam in strijd handelt met artikel 6 van de Handelsnaamwet en vordert veroordeling van verweerder haar handelsnaam te wijzigen, met een nevenvordering.

4. Verweerder beroept zich erop dat hij al vier jaar zijn handelsnaam gebruikt zonder dat verzoekster daar eerder een punt van heeft gemaakt, stelt dat verwarringsgevaar bij het publiek niet te duchten is en beroept zich op de lokale gebondenheid van taxi-ondernemingen. Hij meent dat het verzoek niet kan worden toegewezen.

5. Ter bescherming van de handelsnaam in zijn verhou­ding tot andere handelsnamen, verbiedt art. 5 het voeren van een handelsnaam, die door een ander reeds rechtmatig wordt gevoerd, of die van diens handelsnaam zo weinig afwijkt, dat bij het publiek verwarring tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen te duchten valt, in aanmerking genomen hun aard en hun plaats(en) van vesti­ging. Het artikel gaat er aldus vanuit, dat voor verschillende ondernemingen, toebehorende aan verschillende gerechtig­den, dezelfde of overeenstemmende handelsnamen worden gevoerd en beschermt dan de eerder rechtmatig gevoerde naam tegen het verwarringsgevaar, dat van het gebruik der daaraan identieke of daarmede overeenstemmende naam te duchten valt.

6. In dit geding kan ervan worden uitgegaan dat sprake is van overeenstemmende handelsnamen als bedoeld in art. 5, en dat de door verzoekster gevoerde handelsnaam het eerst is gevoerd.

7. Dat elders in den lande wellicht nog eerder een derge­lijke handelsnaam is gevoerd, is voor de toepassing van art. 5 niet van belang. Het gaat hier slechts om de namen van de

gedingvoerende partijen. Voor de vraag of verzoeksters han­delsnaam rechtmatig wordt gevoerd, is niet bepalend of deze naam, toen zij voor het eerst werd gevoerd, tot verwarring met nog oudere namen van derden aanleiding kon geven.

8. In dat verband is immers van belang dat bij beantwoor­ding van de rechtmatigheidsvraag van het gebruik in het kader van art. 5 de vestigingsplaats van de betrokken onder­nemingen in aanmerking moet worden genomen. Nu taxi­ondernemingen niet landelijk werkzaam plegen te zijn, speelt de plaats van vestiging een belangrijke rol. En dan moet worden geoordeeld dat ondernemingen die eerder dan verzoekster de naam AA-TAX voerden, doch dit in de buurt van Eindhoven, Dordrecht, Alkmaar en Heerlen doen, van het gebruik van die naam in het Gooi weinig te duchten hadden. Ook met Amersfoort is een te ver verwijderd ver­band om te dezen anders te oordelen.

9. In de verhouding tussen verzoekster en verweerder ligt dit geheel anders. Vast staat dat beide ondernemingen ook in eikaars vestigingsgebied personen vervoeren en dat regel­matig wagens van verweerder in Bussum worden gesigna­leerd.

10. Dit brengt met zich dat het publiek - dat niet geacht kan worden op de hoogte te zijn van alle voor taxi-onderne­mingen geldende wettelijke bepalingen als de Wet Autover­voer Personen - de ondernemingen van partijen wegens hun overeenstemmende namen met elkaar gelieerd acht.

11. Dat tussen de ondernemingen van partijen geen di­recte concurrentieverhouding bestaat, doet daaraan niet af (vgl. HR 26 juni 1970, NJ 1971, 264).

12. Verweerder stelt dat de gekozen benaming slechts ten doel heeft om als taxi-bedrijf als eerste in telefoonboeken e.d. te worden vermeld. Niet valt in te zien dat om die reden de gekozen handelsnaam zich niet voor handelsnaamrech-telijke bescherming leent. Het tegendeel kan immers even­zeer worden beargumenteerd.

13. Juist de omstandigheid dat de ondernemingen van partijen in de Gouden Gids onder elkaar zijn vermeld, geeft grond voor de vrees dat de onder 10 bedoelde situatie reëel geacht kan worden.

14. In dat verband is ook de suggestie van verweerder dat verzoekster haar naam maar moet wijzigen door de toevoe­ging "Bussum", pikant. Dan komt verweerder als eerste in de Gouden Gids te staan!

15. Weliswaar bestaan de activiteiten van taxi-onderne­mingen in beginsel en vooral uit lokaal gebonden diensten, in dat geval stralen de activiteiten van verweerder ook uit naar het vestigingsgebied van verzoekster, nu Bussum ten opzichte van Almere (nog) een regionale functie bezit op o.a. het gebied van de gezondheidszorg.

16. Het vorenstaande brengt met zich dat het verzoek behoort te worden toegewezen, in na te melden vorm. De gevorderde dwangsom leent zich voor matiging.

17. Verweerder zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing Verweerder wordt veroordeeld om binnen één maand na

verzenddatum van deze beschikking het woord AATAX uit zijn handelsnaam te verwijderen.

Verweerder wordt veroordeeld tot betaling aan verzoek­ster van een bedrag van f500,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat hij na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen.

Tot zover is deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. Verweerder wordt veroordeeld in de proceskosten tot op

heden aan de zijde van verzoekster begroot op f600,- waar­onder f500,- voor salaris gemachtigde. Enz.

b) Rechtbank, etc. 1. In zijn beroepschrift heeft appellant vier grieven tegen

de bestreden beschikking aangevoerd: I. Ten onrechte is appellant bij de bestreden beschikking veroordeeld in de proceskosten. II. Ten onrechte hanteert de kantonrechter ten aanzien van

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 313

de door geïntimeerde gevoerde handelsnaam Aa-Tax een relatief rechtmatigheidsvereiste. III. Ten onrechte overweegt de kantonrechter datgene wat hij overweegt ten aanzien van de plaats van vestiging van beide ondernemingen in verband met het gevaar voor ver­warring bij het publiek. IV. Ten onrechte overweegt de kantonrechter ten aanzien van het met elkaar gelieerd achten van de ondernemingen dat het publiek niet geacht kan worden op de hoogte te zijn van alle voor taxiondernemingen geldende wettelijke bepa­lingen als de Wet Autovervoer Personen.

Bij de mondelinge behandeling heeft appellant er voorts op gewezen dat hij in eerste aanleg een beroep op rechtsver-werking heeft gedaan, op welk beroep de kantonrechter niet is ingegaan.

2. Op de onderhavige procedure ex artikel 6 van de Han-delsnaamwet is de twaalfde titel van het eerste boek Wet­boek van Burgerlijke Rechtsvordering niet toepasselijk en is derhalve voor een kostenveroordeling ingevolge artikel 429 k Rv. geen plaats. De eerste grief richt zich dan ook terecht tegen de door de kantonrechter gegeven kostenver­oordeling.

3. In zijn tweede grief voert appellant aan dat niet valt in te zien waarom juist geïntimeerde ingevolge de Handels-naamwet bescherming zou verdienen, terwijl vele andere taxi-ondernemingen die eerder de onderhavige handels­naam hebben gevoerd, geïntimeerde ongemoeid hebben ge­laten. Appellant staat daarmee het zogenaamde absolute rechtmatigheidsvereiste voor. De rechtbank deelt deze zienswijze niet. Zij ziet geen reden om aan geïntimeerde de bescherming van haar handelsnaam tegenover appellant te onthouden op de enkele grond dat derden die wellicht een ouder recht hebben, geïntimeerde ongemoeid hebben gela­ten. In deze procedure kan slechts de vraag aan de orde komen of appellant door het gebruik van zijn handelsnaam Aatax Almere onrechtmatig handelt tegenover geïntimeer­de, niet de vraag of geïntimeerde door het gebruik van haar handelsnaam Aa-Tax wellicht onrechtmatig handelt tegen­over derden. Immers, nu andere taxi-ondernemingen met dezelfde of nagenoeg dezelfde handelsnaam geen partij in dit geding zijn, kan niet worden vastgesteld of en in hoeverre geïntimeerde mogelijk onrechtmatig handelt tegenover hen. De tweede grief is mitsdien ongegrond.

4. Appellant betwist niet dat zijn handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van die van geïntimeerde. Hij is even­wel, zoals naar voren komt in de derde en vierde grief, op grond van de verschillende plaatsen van vestiging van de twee betreffende ondernemingen in samenhang met de be­palingen van de Wet Autovervoer Personen, van oordeel dat gevaar voor verwarring bij het publiek niet te duchten is. De rechtbank verwerpt echter de zienswijze van appellant dat ingevolge het bepaalde in artikel 49 lid 4 van voornoemde wet taxi-ondernemingen strikt locaal gebonden dienst ver­richten. Die bepaling verbiedt immers een taxi-onderneming -niet om personen van buiten de plaats van vestiging te vervoeren, maar schrijft slechts voor dat de opdracht daartoe moet geschieden aan de stalling of het kantoor van het betreffende bedrijf ter plaatse. Wel denkbaar is derhalve dat telefonisch een taxi door klanten van buiten de vestigings­plaats wordt besteld. Appellant betwist dat er feitelijk bij het publiek verwarring bestaat tussen Aa-Tax en Aatax Almere, daartoe aanvoerende dat het publiek in de praktijk louter ter plaatse een taxi bestelt Geïntimeerde heeft echter bij de mondeling behandeling onweersproken gesteld dat vele be­drijven en instellingen uit Almere tot haar vaste klantenkring behoren en dat met name bij deze klanten verwarring bestaat omtrent de relatie tussen Aatax Almere en Aa-Tax. De recht­bank is met geïntimeerde van oordeel dat er bepaald wel gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen bij het publiek te duchten is. Overigens houdt het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet niet in dat het gevaar zich ook daadwerkelijk gerealiseerd moet hebben, in het bijzon­der in die zin dat het publiek, in de veronderstelling dat het te maken heeft met de ene onderneming, zich niettemin wendt tot de andere, verwarring wekkende onderneming.

Uit het voorgaande volgt dat ook de derde en vierde grief ongegrond zijn.

De rechtbank wijst het beroep van appellant op rechts-verwerking aan de zijde van geïntimeerde af. Het enkele feit dat er sinds de vestiging van Aa-Tax Almere vier jaar zijn verlopen eer geïntimeerde deze procedure heeft aangevan­gen rechtvaardigt dat beroep niet.

5. Nu de eerste grief gegrond is geoordeeld, zal de recht­bank de bestreden beschikking vernietigen en opnieuw rechtdoen.

Beslissing De bestreden beschikking wordt vernietigd. Appellant dient binnen één maand na verzenddatum van

deze beschikking het woord Aatax uit zijn handelsnaam te verwijderen.

Appellant dient aan geïntimeerde te betalen een bedrag van f500,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daar­onder begrepen, dat hij na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen. Enz.

Nr 76. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 2 december 1986.

Voorzitter: Mr W. Neervoort; Leden: Ir H. A. Meesters en Ir P. L. van den Bogert.

Artt. 2 en 2Af artt. 22A en 22B Rijksoctrooiwet. Bij het opstellen van een octrooibeschrijving dient alléén te

worden uitgegaan van literatuur die niet is (voorgepubli­ceerd, indien door afbakening van een tot de stand der techniek behorende liceratuurplaats niet duidelijk kan worden aangegeven, wat in een gegeven geval de uitvinding is, en mits bij afbakening van de niet (voor-)gepubliceerde literatuur de conclusie duidelijk genoeg aangeeft op welke maatregelen de uitsluitende rechten betrekking hebben.

Beschikking nr 2875/artikel 27 Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 7709218, waarop inmiddels octrooi is verleend onder nr 166.367.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep: Gehoord opposante-appellante bij monde van de

octrooigemachtigde Ir. G. Veenstra, vergezeld door Drs. A. J. W. Hooiveld en aanvraagster bij monde van de octrooigemachtigde Ir. L. H. G. M. Bauwens;

Gezien de stukken; Overwegende, dat opposante tijdig in beroep is gekomen

van de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 16 augustus 1983, waarbij de oppositie ten dele gegrond is verklaard en is besloten octrooi te verlenen op het onderwerp van de onderhavige aanvrage in de vorm van gewijzigde openbaargemaakte stukken onder erkenning van het ingeroepen recht van voorrang;

dat aanvraagster d.d. 8 mei 1984 een schriftelijk antwoord op de memorie van grieven van opposante heeft ingediend;

dat de Aanvraagafdeling daarom in het onderwerp van de onderhavige aanvrage een octrooieerbare uitvinding kon waarderen, en dan ook heeft besloten daarvoor octrooi te verlenen, zij het in de vorm van gewijzigde openbaargemaakte stukken;

dat de Aanvraagafdeling bij de herziening van de openbaargemaakte aanvrage in het bijzonder noodzakelijk achtte, dat als uitgangspunt voor de aanvrage zou gelden aanvraagsters oudere voorstel volgens het door de Aanvraagafdeling ambtshalve in het geding gebrachte Duitse "Offenlegungsschrift" 2.538.932, dat weliswaar - aldus de Aanvraagafdeling - niet behoort tot de stand van de techniek voor de onderhavige aanvrage - aangezien het Duitse "Offenlegungsschrift" is gepubliceerd na de

314 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

voorrangsdatum van de onderhavige aanvrage en het voor de aanvrage ingeroepen recht van voorang kan worden erkend -, maar wèl de beschrijving van een werkwijze geeft waarop de werkwijze volgens de onderhavige aanvrage voortbouwt;

O. dienaangaande: (...) dat uit het vorenoverwogene volgt, dat het beroep van

opposante ten dele gegrond dient te worden verklaard, namelijk voor zover dit geleid heeft tot een beperking van de gevraagde uitsluitende rechten en een betere bespreking van de stand van de techniek;

dat de Afdeling van Beroep ambtshalve nog wil opmerken, dat de aansporing van de Aanvraagafdeling om

de uitsluitende rechten af te bakenen van een niet-voorge­publiceerde - en derhalve niet tot de stand van de techniek behorende - buitenlandse octrooiaanvrage in casu een weinig gelukkige is geweest;

dat de Afdeling van Beroep van oordeel is, dat bij de opstelling van een octrooischrift alléén dient te worden uitgegaan van literatuur die niet is (voor-)gepubliceerd, als door afbakening van een tot de stand van de techniek behorende literatuurplaats niet duidelijk kan worden aangegeven wat in een gegeven geval de uitvinding is, en mits bij afbakening van de niet-(voor)gepubliceerde literatuur de conclusie duidelijk aangeeft op welke maatregelen de uitsluitende rechten betrekking hebben; enz.

Wetgeving

Besluit van 27 oktober 1987 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Rijkswet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van de

Rijksoctrooiwet.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economi­sche Zaken, van 7 oktober 1987, nr 687/1477 W.J.A./W;

Gelet op artikel X van de wet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Van de Rijkswet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet treden met ingang van 1 december 1987 de volgende artikelen en onderdelen daarvan in wer­king: artikel I, de onderdelen A, onder 4, E, onder 2, F, G, K, N, onder 1, 3, 4, 6 en 7, O, onder 1, P, Q, R, AA, onder 5, AE, AG, wat betreft de aanhef en artikel 29Q (nieuw), AI,

onder 1 en 3, AJ, AK, AL, onder 1, AM, AN, onder 1, AP, AQ, AR, onder 1, AS, AT, AU, onder 1,3,4,5 en 6, met dien verstande dat het zinsdeel', in voorkomend geval met toe­passing van artikel 22B,' onder 1 eerst in werking treedt op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel I in werking treedt, AV, onder 2 en 4, AW, onder 1, AX, AY, en de artikelen V, VI, VIII en IX.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en het Publi­catieblad van de Nederlandse Antillen, alsmede in het Af­kondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 1987

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis

Staatsblad 1987, 000.

Mededeling

Computer/Law Forum.

Op maandagmiddag 23 november 1987 organiseert het Instituut voor Informatica en Recht een vierde studiedag onder de naam Computer/Law Forum, die dit keer gewijd zal zijn aan Juridische bescherming van chips. Sprekers zijn Ir M. Martin, Mr A. P. Meijboom, Prof. Mr J. H. Spoor, Ir J. W. Veerman en Prof. Dr G. P. V. Vandenberghe.

Het betreft de eerste studiedag in Nederland die geheel aan het fenomeen van de bescherming van 'topografieën van halfgeleiderprodukten' gewijd zal zijn. Allereerst zal de aan­leiding van de Nederlandse 'chipswet' worden geschetst, waarna een uitgebreid overzicht van de wet zal worden gegeven. Vervolgens zal de rol van het Bureau voor de Industriële Eigendom worden besproken, waarbij het vraag­

stuk van de registratie en haar betwisting aan de orde komt. Hierna zal de Nederlandse wet worden vergeleken met an­dere wettelijke beschermingsvormen. Omdat Computer/ Law Fora vanuit een praktische invalshoek worden opgezet, zal de laatste voordracht de visie van de praktijk op de wet en haar instrumenten en beperkingen, en reeds opgedane ervaringen met chipsbescherming weergeven. Deelenemers worden in de gelegenheid gesteld met de inleiders van ge­dachten te wisselen over dit nieuwe fenomeen op gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

De prijs van het Forum is f270,- per deelnemer. Inschrij­ving en inlichtingen bij mevrouw J. ten Have of Mr Drs C. Stuurman/Mr A. P. Meijboom, telefoon (020)5 484666 of (020)5484668.

16 november 1987 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 315

Boekbespreking

Paul Mathély, Le Droit Francais des Signes Distinctifs. Parijs, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, VII en 925 blz. Prijs FF 650,-.

Een boekbespreking die tot stand komt ruim drie jaar nadat het betreffende werk is verschenen en bijna twee jaar (daar zit een stukje excuus) nadat daarvan een recensie exemplaar werd ontvangen, kan niet anders beginnen dan met het maken van verontschuldigingen. Waarom heeft het zolang geduurd? Ik heb het boek met veel genoegen gelezen en daarvan heel wat aantekeningen gemaakt en toch is het blijven liggen. Ik denk dat het probleem zit in het onder­scheid tussen een boekaankondiging en een boekbespre­king; in de woorden van mijn mederedacteur Helbach: een boekaankondiging vermeldt wat er in het boek staat, een boekbespreking noemt op wat er niet in het boek staat. Dit boek verdient meer dan - alleen maar - een aankondiging; ik acht mijzelf echter niet in staat om op te sommen waar het tekort schiet. Zo ben ik dus tussen twee hooibergen blijven steken. Dat alles gezegd hebbende wordt het hoog tijd dat ik aan het werk ga teneinde tenminste diegenen onder U die dit werk niet kennen daarop attent te maken.

Mathély, advocaat te Parijs en Professeur au Centre d'Etudes Internationales de Propriété Industrielle de 1'Uni-versité de Strasbourg, is op het terrein van de industriële eigendom, met name op het gebied van het merkrecht, een gezaghebbend man. Zijn noten onder vonnissen of arresten in de "Annales" zijn altijd een genot om te lezen, niet in de laatste plaats om de heldere en bondige stijl van schrijven. Die bijzondere stijl is ook het eerste wat de lezer van het onderhavige boek opvalt. Mathély vertelt het recht alsof hij het een kind moet leren: duidelijke stijl, duidelijke letter, duidelijke indeling, een bondig betoog. Dat het dan toch een pil van een boek is geworden komt enerzijds door de ruime opzet - grote letters en ruime marges - en anderzijds door de enorme hoeveelheid feitelijke informatie en bijbehoren­de, steeds op begrijpelijke wijze uiteengezette ideeën over het recht. Voor beide ben ik dankbaar.

Het boek is opgezet als een - ik zou menen uitputtende -beschrijving van het in Frankrijk geldende recht ten aanzien van merken en "namen", waaronder Mathély verstaat de eigennamen, pseudoniemen, (statutaire) namen van rechts­personen, handelsnamen en enseignes, en ook geografische aanduidingen en appellations d'origine. Het grootste deel van het boek - 775 bladzijden - is gewijd aan het nationale en internationale merkrecht; het stuk daarna over de diverse namen is wat beknopter, zo te zien beperkt tot de grote lijnen

Boekaankondiging

E. C. M. Jurgens en N. van Lingen, Omroeprecht en auteurs­recht, (Nieuwe ontwikkelingen in informatie- en communi-catierecht.) Preadviezen voor de gezamenlijke vergadering van de Calvinistische Juristen Vereniging en de Rechtskun­dige Afdeling van het Thijm-Genootschap op 7 mei 1986. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1986, XIII en 75 blz.

De in deze preadviezen aan de orde gestelde onderwerpen hebben beide te maken met openbaarmaking en verveelvou­diging en met een deel van het recht dat een snelle ontwik­

die in de jurisprudentie (een Handelsnaamwet ontbreekt in Frankrijk) zijn uitgezet.

Ik zou menen dat het voor een Nederlander die geïnte­resseerd is in dit deel van het industriële eigendomsrecht op zichzelf al de moeite is om kennis te nemen van het geldende Franse recht zoals het hier wordt gepresenteerd. Vanuit de vroegere en huidige wetsteksten en de jurisprudentie wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen die het recht heeft doorgemaakt en die geleid hebben tot het recht zoals het thans dat wil dus zeggen in 1984) de facto geldt. De zich daarbij voordoende practische problemen zijn dezelfde als wij ondervinden; de rechtsregels verschillen slechts op en­kele punten van belang - bijvoorbeeld de handhaving in Frankrijk van het specialiteitsbeginsel dat de bescherming van het merk beperkt tot gebruik voor dezelfde soort waren of diensten; het is dan altijd verhelderend om te zien langs welke wegen en op grond van welke juridische redenering men aldaar oplossingen voor die problemen heeft gevonden of tracht te vinden.

Wat dit boek echter extra interessant maakt is het theore­tisch exposé dat telkens voorafgaat aan de behandeling van de diverse onderwerpen en waarin Mathély zijn visie geeft op aard en functie van de verschillende onderscheidingste­kens, om die visie daarna te gebruiken als grondslag voor zijn verdere betoog, met name om het door wet en recht­spraak gevormde recht aan die visie te toetsen. Enerzijds vertelt hij dus - met uitvoerige bronvermelding - hoe het geldende recht er uit ziet, anderzijds geeft hij daarvan een beoordeling vanuit de principiële benadering die hij voorop heeft gesteld. Daarmede stijgt het boek uit boven het niveau van een (zij het uitstekend) handboek.

De behandelde onderwerpen behoef ik denk ik niet te noemen; men vindt ze in iedere verhandeling over het merk­recht: wat voor teken kan merk zijn, hoe ontstaat een mer­krecht, wat omvat het, hoe gaat het te niet, etc. en iets soortgelijks bij de bespreking van de andere onderschei-dings- tekens. Alles wordt bezien vanuit het vroegere recht (de wet van 1857), het huidige recht (de merkenwet van 1964 die ook het dienstmerk introduceerde) en het Verdrag van Parijs, en geïllustreerd met een overvloed aan jurispruden­tie.

Nu zou ik met mijn kritische opmerkingen moeten begin­nen, maar ik zie geen kans op dit punt iets zinnigs naar voren te brengen. Ik laat het dus hierbij. Ik vind het een monument van een boek.

Heemstede, 22 juli 1987. S.B.

keling doormaakt, ten gevolge van de opkomst van nieuwe technieken van massa-communicatie. Voor het overige heb­ben de beide onderwerpen weinig met elkaar gemeen. Voor wat betreft het Bijbladlijkt mij het tweede preadvies, van Van Lingen over de ontwikkelingen in het auteursrecht, het meest van belang en daartoe zal ik mij hier dan ook beper­ken.

De herbezinning en herwaardering van aard en functie van het auteursrecht is sinds enige tijd ook in Nederland in de belangstelling gekomen en dat komt, zoals Van Lingen

316 Bijblad Industriële Eigendom, nr 11 16 november 1987

terecht aanvoert, omdat auteursrecht "big business" gewor­den is: het gaat langzamerhand om veel geld. De schrijver memoreert de economische betekenis van het auteursrecht in het huidige informatietijdperk, met daaruit voortvloeiend het economisch belang van de exploitatie enerzijds en de behoefte aan rechtsbescherming voor de produkten van nieuwe technieken anderzijds. De veranderende communi­catiepatronen spelen bij de herbezinning eveneens een rol. De schrijver memoreert voorts de inpassing van het auteurs­recht in het ruimere gebied van het mediarecht en het nog ruimere gebied van het informatierecht, zoals voorgestaan door Cohen Jehoram. In zijn verdere kritische beschouwing plaatst Van Lingen het auteursrecht in zijn spanningsver­houding met de informatievrijheid, waarbij Van Lingen de informatievrijheid centraal zou willen stellen in het gehele informatierecht en het auteursrecht functioneel zou willen opvatten, dat wil zeggen doelgebonden.

Litteratuur

B o e k e n .

BUITENLAND

Goldstein, P., E. Kitch en H. Perlman, Selected Statutes and International Agreements on Unfair Competition, Trade-marks, Copyrights and Patents.

Mineola, New York, The Foundation Press, Inc., 1986, 322 blz.

Huttegger, Th., Die steuerliche Behandlung von Einkünften aus Erfindungen. Ein internationaler Vergleich.

Frankfurt a/d Main, Peter Lang, V en 253 blz. Jehl, J., Le commerce international de la technologie. Ap-

proche juridique. <. Parijs, Librairies Techniques, 1985, IX en 502 blz. [besproken door W. Fikentscher in 7/C(18) april 1987 (2) blz. 292/3.]

Knaak, R., Demoskopische Umfragen in der Praxis des Wettbewerbs- und Warenzeichenrechts.

Weinheim, VCH Verlag, 1986, VII en 101 blz. Prijs DM 58,- [besproken door W. Floy in GRUR (89) juni 1987 (6) blz. 405/6.]

Kuscko, G., Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Paten­trecht. Skriptum auf der Grundlage der Vorlesung von Prof. Schönherr (3e druk).

Wenen, Manzsche Verlags- und Universitatsbuch-handlung, 1987, X en 143 blz.

Lewinsky, D. en R. Krasser, Deutscher und europaischer Patent- und Markenschutz. Sammlung ausgewahlter Auf-satze zur neueren Entwicklung des Patent- und Waren­zeichenrechts in der Bundesrepublik Deutschland, des Europaischen Patentübereinkommens und der künftigen EG-Marke in den Jahren 1957-1986.

Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1987, VIII en 176 blz.

Megede, E. zur, Rechtsschutz von Software. Urheber- und Verlagsrecht.

Berlijn, Delta Verlagsgesellschaftm.b.H., 1987,110 blz. Pearce, J., en J. Sutton, Protection and Industrial Policy in

Europe. Londen, Routledge and Kegan Paul, 1986, 220 blz.

Skaupy, W., Franchising. Handbuch für die Betriebs- und Rechtspraxis.

München, Verlag Franz Vahlen, 1987, XIII en 287 blz. Thalhammer, H., Die einstweilige Anordnung im deutschen

und europaischen Kartellverfahrensrecht. München, Verlag V. Florentz GmbH, 1986, XXX en 360 blz.

Wiedemann, S., G. Henner en E. Popp, Der Patentverlet-zungsprozess. Patent- und Prozessrecht, 3e druk.

Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1987, XXI en 375 blz.

Tot slot van zijn betoog komt Van Lingen met een aantal stellingen, waarvan ik als de belangrijkste zie dat hij een onderscheid zou willen maken in het auteursrecht tussen de bescherming van creatief makerschap en die van de verdere verspreiding en exploitatie van werken. De eerste fase ziet hij als gelijkwaardig aan het grondrecht van uitingsvrijheid, maar de tweede fase wordt overheerst door het utilitaire aspect van het auteursrecht en kan veeleer aan beperkingen worden onderworpen; daarbij bestaat aanleiding tot diffe­rentiatie en regulering naar informatiepatroon.

In zeer kort bestek geeft de auteur in dit preadvies een aanzet tot herbezinning op het auteursrecht in het kader van het algemene informatierecht. Zijn korte beschouwingen zijn zeker de moeite waard. Ik kan zijn preadvies aan ieder die in het auteursrecht geïnteresseerd is, aanbevelen.

S.B.

T i j d s c h r i f t a r t i k e l e n .

NEDERLAND

Bois, Mr R. L. du, Het auteursrecht als paradigmatisch maatkostuum.

AMI tijdschrift voor auteurs-, media- en informatie­recht (11) juni 1987 (3) blz. 47/8.

Widdershoven, Mr R. J. G. M., Een behoorlijk proces in gespecialiseerde rechtsgangen.

NJB (62) 27 juni 1987 (26) blz. 809-813.

INTERNATIONAAL

Beier, Prof. Dr F.-K., e.a., Harmonization of Industrial Pro-perty and Copyright Law in the European Community. Report of a Symposium held by the Max Planck Institute,

IIC(IS) juni 1987 (3) blz. 303-337. Bezzenberger, H., Gedanken zum europaischen Patentrecht.

GRUR Int. juni 1987 (6) blz. 367-372. Biotechnological Inventions. A position Paper of the Inter­

national Chamber of Commerce. //C(18) april 1987 (2) blz. 223-242.

Bunnen, L. Van, Les marques formées d'une seule lettre. Revue de droit intellectuel - L'Ingenieur-conseil (77) maart-april 1987 (3-4) blz. 37-44.

Callewaert, Ir J., Octrooibescherming voor uitvindingen in de chemische sektor.

het ingenieursblad & ingenieurtijdingen (Antwerpen) (56) april 1987 (4) blz. 231/9.

Chengsi, Zeng, China: The Alternatives: Patent, Utility Mo­del or Design Registration.

European InteUectual Property Review (9) april 1987 (4) blz. 103/7.

Danner, K., Bedürfnisse der Anmelder bio-technologischer Erfindungen.

GRUR Int. mei 1987 (5) blz. 315/7. Demaret, P., Industrial Property Rights, Compulsory Licen-

ses and the Free movement of Goods under Community Law.

//C(18) april 1987 (2) blz. 161-191. Demeester, Ir G., Merken en modellen of tekeningen.

het ingenieursblad & ingenieurtijdingen (Antwerpen) (56) april 1987 (4) blz. 219-223.

Eminescu, Y., Rechtsstellung und Rolle der Urheberverei-nigungen und Urheberverbande in Rumanien und ande­ren sozialistischen Landern Osteuropas.

GRUR Int. maart 1987 (3) blz. 152/6.